«Дослідження перетину торгової марки та дизайну: захист візуальних елементів в інтелектуальній власності»

Перевидано Платоном

читають: 0

Складний взаємозв’язок між законодавством про товарні знаки та зразками в контексті права інтелектуальної власності неодноразово розглядався судами. У цій частині роботи розглядаються дії з передачі разом із справами про порушення дизайну, включаючи їх обґрунтування, виявлені недоліки та еволюцію їхньої позиції з часом, висвітлюючи конкретні випадки, щоб з’ясувати поточну правову позицію з цього питання.

Нещодавно у справі 2023 року Casio Keisanki Kabushiki Kaisha проти Riddhi Siddhi Retail Venture^[1], питання перетину між товарним знаком і дизайном постало знову. У цій справі Вищий суд Делі залишив у силі тимчасовий наказ, який забороняв відповідачу продавати музичні клавішні, дизайн яких оманливо схожий на Casio. Суд встановив, що клавіатури відповідача дуже нагадували дизайн Casio.

У 2009 році Casio зареєструвала свій дизайн клавіатури під назвою «Blueberry», що міцно асоціювалося з брендом. Позивач стверджував, що дизайн клавіатури відповідача, який продається під брендом «Nexus32», був майже ідентичним їхньому та викликав плутанину серед споживачів.

Суд вирішив, що дизайн клавіатури відповідача був очевидною імітацією позивача відповідно до Закону про зразки. Тягар доведення відсутності новизни чи оригінальності лежав на відповідачу, і оскільки він не міг надати докази попередньої публікації, суд постановив, що дизайн позивача не підлягає скасуванню.

Вищий суд Делі підтримав судову заборону проти відповідача, визнавши дизайн їх клавіатури оманливо схожим на дизайн Casio та відхиливши претензії щодо відсутності новизни чи оригінальності.

Відповідно до Закону про товарні знаки 1999 року[2], торгова марка визначається як марка, яка може бути представлена графічно та здатна відрізняти товари чи послуги однієї особи від інших. Це визначення прямо включає форму товарів як зареєстровану торгову марку.

Навпаки, Закон про дизайн 2000 р[3] визначає «дизайн» як обмежений особливостями форми, конфігурації, малюнка, орнаменту або композиції ліній або кольорів, застосованих до будь-якого виробу. Реєстрація дизайну вимагає новизни та забороняє попередню публікацію. Немає жодних положень щодо прав загального права чи позовів про передачу знаків дизайну, а засоби правового захисту обмежені законодавчою базою, викладеною в Розділі 22[4] Закону про дизайн.

Це створює перекриття між дизайном і товарним знаком, де форми можуть служити і тим, і іншим. Реєстрація торгової марки не має таких же вимог щодо новизни, як реєстрація зразка. Суди надали різні відповіді щодо співіснування дії з передачі разом із порушенням дизайну.

Вивчення нових відповідей суду та ключових справ
У справі 1983 року о Tobu Enterprises проти Meghna Enterprises^[5], суд чітко дав зрозуміти, що коли обидві сторони мають зареєстровані проекти, вони не можуть вимагати судових заборон або відшкодування збитків відповідно до двох законів одночасно. Позивач стверджував як про порушення прав на дизайн, так і про видачу відповідачем, але суд постановив, що Закон про зразки 1911 року не дозволяє позов про видачу. Така претензія дозволена лише відповідно до Закону про товарні знаки 1958 року. Суд підкреслив, що право на «видачу» є правом загального права, але підпорядковується конкретним законодавчим положенням. Оскільки Закон про зразки не передбачав засобів правового захисту у разі підведення, заборона не могла бути надана на цих підставах.

Крім того, в M/S Micolube India Limited проти Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^[6], суд зробив наступні зауваження:-

Щодо порушення зареєстрованих зразків:

Відповідно до Закону про зразки заборонено подавати позов про порушення прав на дизайн, якщо обидві сторони є зареєстрованими власниками, а реєстрація дизайну стосується однакової форми та конфігурації виробу.

Щодо видачі для захисту форми:

Передача не може бути використана для забезпечення прав на захист форм відповідно до Закону про зразки. Метою Закону є надання обмеженого захисту без поширення його на захист форми.

Щодо приєднання обману до порушення дизайну:

Видалення можна використовувати разом із претензіями щодо порушення дизайну, але лише у випадках, пов’язаних із такими елементами, як торгові марки, комерційний вигляд або пов’язані з торгівлею особливості, окрім форми товарів, на які поширюється реєстрація дизайну.

Винятки з передачі для захисту форми:

Передача для захисту форми залишається доступною протягом і після періоду монополії на дизайн, якщо на форму не поширюється заява про новизну дизайну. Однак після закінчення терміну дії дизайну, якщо форма є частиною претензії на новизну, вона стає частиною суспільного надбання та не може бути захищена шляхом передачі.

Однак, в разі Мохан Лал проти Sona Paint & Металовироби^[7], колегія у складі трьох суддів постановила наступне:

Костюм для зареєстрованого дизайну: особа, яка має зареєстрований дизайн, може подати позов проти іншої особи, яка також має зареєстрований дизайн.
Видача за зареєстрований дизайн: якщо хтось із зареєстрованим дизайном використовує його як торговельну марку та відповідає необхідним вимогам, він може подати до суду за видачу. Це означає, що вони можуть подати до суду, якщо хтось інший використовує їхній дизайн як торгову марку.
Композитний костюм: Однак ви не можете поєднувати позов про зареєстроване порушення дизайну з позовом про передачу. Вони мають бути окремими судовими діями.

Простіше кажучи, якщо особа має зареєстрований дизайн, то ця особа може подати позов до суду проти когось із зареєстрованим дизайном або якщо він використовує свій дизайн як торгову марку. Але якщо особа хоче зробити і те, і інше, тоді вона має подати два окремі позови: один за порушення дизайну, а інший – за фальсифікацію.

Ключова відмінність між цими двома справами полягає в підході до об’єднання зареєстрованої претензії щодо порушення прав на дизайн із претензією про передачу. У справі Micolube India було роз’яснено, що Закон про зразки не передбачає видачу, тоді як у справі Mohan Lal суд дозволив окремі позови, але не один складний костюм.

Але в 2018 році колегія з п’яти суддів Високого суду Делі в Справа Carlsberg Breweries проти Som Distilleries And Breweries[8], скасував попередній прецедент Мохана Лала. Нове рішення дозволило позивачу об’єднати дві судові вимоги в одному позові: одну щодо порушення їхнього зареєстрованого зразка, а іншу – щодо видачі відповідачем їхніх товарів.

Головне питання полягало в тому, чи може комбінований позов включати як позов про порушення дизайну, так і позов про видачу в одному судовому позові. Суд встановив, що суд у справі Мохан Лал неправильно зрозумів попередні прецеденти, на які він посилався, і що ці справи не стосувалися об’єднання підстав для позову в одному комплексному позові. Згідно з рішенням суду, коли претензії щодо порушення дизайну та підману випливають із однієї операції купівлі-продажу, вони стосуються схожих юридичних та фактичних питань. Тому, щоб запобігти непотрібному дублюванню судових процесів, доцільно об’єднати ці дві підстави позову в один позов. Це рішення спрощує судові процедури, дозволяючи поєднувати права на дизайн і передавати претензії в таких випадках.

У разі Symphony Ltd. проти Thermo King India Pvt Ltd [9]., Symphony Ltd. подала позов проти Thermo King India Pvt Ltd., насамперед щодо ймовірного порушення прав Symphony на дизайн і товарні знаки в їхніх повітроохолоджувачах. З іншого боку, в Crocs Inc. США проти Aqualite India та інших [10], суд роз’яснив, що зареєстрований дизайн не може бути торговою маркою. Проте, якщо додаткові функції, окрім зареєстрованого дизайну, використовуються як торгові марки та створюють доброзичливість, ці додаткові функції можуть бути захищені як торгові марки. Ці випадки разом ілюструють розвиток закону про інтелектуальну власність в Індії.

Трохи інший випадок, Havells India Ltd проти Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], поставив під сумнів те, чи може один позов охоплювати як видачу фірмового стилю, так і порушення дизайну, причому суперечка виникає через схожі дизайни вентиляторів.

Позивач, маючи реєстрацію дизайну своїх стельових вентиляторів Enticer, подав судову заборону проти вентиляторів Venice Prime від відповідача, стверджуючи про подібність. Відповідно до прецеденту Carlsberg суд постановив, що об’єднання позовів про видачу та порушення дизайну для одного продукту в одному позові допустимо. Воно віддало перевагу позивачеві, видавши тимчасову заборону на вболівальників Venice Prime, які належать відповідачеві.

In Diageo Brands проти Alcobrew Distilleries[12], бренди Diageo, відомі віскі «Johnnie Walker», володіли правами на дизайн унікальної форми пляшки. Вони подали до суду на Alcobrew Distilleries, стверджуючи про порушення торгової марки та дизайну через використання Alcobrew знака «OFFICER'S CHOICE» та подібного дизайну пляшки.

Суд оцінював відмітність торгової марки, схожість дизайну пляшки та потенційну плутанину споживача. Визнаючи репутацію марки «JOHNNIE WALKER» і дизайну пляшки, суд ухвалив рішення на користь Diageo Brands. Вони видали судову заборону проти Alcobrew і присудили відшкодування збитків.

Цей випадок підкреслює необхідність захисту як торгових марок, дизайну, так і правового захисту, доступного власникам брендів, коли їхня інтелектуальна власність зазнає порушення в алкогольній промисловості.

Разом ці випадки дають цінну інформацію про складність і еволюцію закону про інтелектуальну власність в Індії. Вони охоплюють низку питань, у тому числі допустимість об’єднання претензій в одному позові, відмінність між правами на дизайн і товарними знаками та захист унікальних характеристик продукту на конкурентному ринку.

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. проти Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] Закон про товарні знаки 1999 року (Закон 47 1999 року), С. 2(1)(зб)

[3] Закон про дизайн, 2000, S.2(d)

[4] Закон про дизайн, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises проти Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited v. Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Мохан Лал проти Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries проти Som Distilleries and Breweries, CS(COMM) 690/2018 & IA No.11166/2018

[9] Symphony Ltd. проти Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. США проти Aqualite India та інших, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd проти Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd, [CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands проти Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

Адіті Сінгх

автор

Я навчаюся на четвертому курсі, навчаюся за ступенем бакалавра права (Hons.) у Національному університеті передових юридичних досліджень (NUALS). Мене дуже цікавлять закони про інтелектуальну власність і технології, зокрема правове середовище, що розвивається. Водночас я також уважно стежу за конституційною юриспруденцією, з акцентом на права жінок. Моє зобов’язання поширюється на те, щоб бути в курсі кліматичних справ у всьому світі. Мені подобаються фільми на юридичну тематику, різноманітне читання та жваві дискусії про поточні справи та геополітичні питання з друзями.