Åtalshistoria estoppel i Indien - En rustning eller ett tveeggat svärd?

Beskrivning

Varumärken har över tiden utmärkt sig som de populära barnen bland immateriella rättigheter. Detta beror på att de kanske är de mest skyddade bland paketet av IP-rättigheter och ja, oundvikligen ansiktet utåt för ditt företag. Ett varumärke bygger ditt varumärkesvärde genom att göra det exklusivt, genom att särskilja ditt företag från de miljontals konkurrenter som dyker upp på marknaden varje dag.

När man börjar registrera sitt märke måste man hålla ut vid varje steg i undersökningsprocessen och se till att varje dokument, varje argument och varje påstående har adekvat belägg. Det är här begreppet åtalshistoria estoppel spelar in.

Vad betyder läran?

Läran om åtalshistoria estoppel är populärt förknippad med patenttvister. I patentsammanhang utgör doktrinen ett rättsligt försvar mot ett påstående om intrång där granskaren bestämmer omfattningen av intrånget genom att undersöka om det finns en överlappning mellan elementen i de ifrågasatta produkterna/processen mot bakgrund av patentkraven, snarare än en bokstavlig överträdelse av densamma. Även om det inte är lika uppenbart som vid patentansökan, gäller estoppel av åtalshistorik också för varumärken, främst när det gäller relativa skäl för vägran. Läran om motsvarigheter i varumärken, utgör en förebyggande åtgärd som utövas av granskaren vid prövningen av varumärkesansökningar. Varje svar på de anförda invändningarna kan sedan åberopas för ett påstående om intrång eller på annat sätt, i ett intrångsförfarande.

Läran i den indiska regimen

Denna doktrin har sällan utövats av de indiska domstolarna i ljuset av varumärken vid bedömningen av ett varumärkesintrång, med undantag för några få där förlitan på åtalshistorik uttryckligen togs fram i domen.

In Mankind v Chandran Mani Tiwari och Anr., lyckades kärandena hindra svarandena från att använda varumärket MERCYKIND, eftersom de kunde förlita sig på det undersökningssvar som de lämnade in med angivande av att de är innehavare av en familj av märken som slutar med suffixet "KIND" i kraft av varav märket som sådant har erhållit synonymitet med kärandena, med tillräckliga bevis som styrker detsamma.

In Bata India Ltd v. Chawla Boot House, noterade Delhi High Court uttryckligen de motsägelser som de tilltalade angav genom en omfattande granskning av åtalshistoriken för både kärandena och de tilltalade, och dömde till förmån för kärandena i omfattningen av sådana motsägelser.

Med det sagt, även om åtalshistoria estoppel är ett lysande försvar som hjälper till att hävda intrång i fallet med tidigare användare, det är också relevant att notera att alla uttalanden som görs i varumärkesrättsliga åtal på något sätt är ett tveeggat svärd. Den populära metoden för att övervinna relativa skäl för vägran är att föra fram påstridiga argument för att undvika varje räckvidd av förväxling mellan de åberopade varumärkena och ens ämnesmärke. I lekmannasammanhang kan alla uttalanden du gör till registraren skriftligen användas mot dig i en process om intrång.

I ett färskt fall Keller Williams Realty, Inc. v. Dingle Buildcons Pvt. Ltd. & Ors., Delhi High Court fällde käranden med avseende på det ex parte-föreläggande som begärdes mot de tilltalade för deras användning av märket "KW", delvis med utgångspunkt i åtalshistoriken som antagits av de tilltalade. Svarandena identifierade däri att kärandena förnekade att de varor och tjänster som omfattas av varumärkena liknar varandra i ett svar på granskningsrapporten och hävdade annat i målet om intrång. 

Utmaningar

Här kommer en fråga - varför inte invända mot varje betyg som citeras i en undersökningsrapport? När vissa betyg nämns i tentamensrapporten förblir de ofta i förreklamstadiet och de handlar ofta om ett snävt utbud av varor och tjänster. Med detta handikapp är det enklaste sättet att övervinna invändningen att skilja mellan varumärkena eller dess varuklass. Dessutom är invändningar en dyr prövning, för att inte tala om den tid det tar att avsluta förfarandet även om ett sådant inleds. Med en talan om intrång kan en omedelbar rättelse (föreläggande) mot den försumliga parten sökas. Med detta sagt är det också relevant att ta hänsyn till den tid som går åt för att behandla varumärkesansökningar också. Inom den tid som går mellan inlämnandet av anmälan om registrering av varumärket skulle det åberopade varumärket ha byggt upp sin verksamhet i en omfattning som orsakar en väsentlig intrång i det föremål för varumärket, vilket under tiden skulle ha uppnått ett betydande erkännande på marknaden.

Inblandning

Därför vore det tillrådligt att ta hänsyn till kundens framtida verksamhet och de angivna varumärkena när de utarbetar undersökningssvar. När det gäller tidigare användare, inhemska eller på annat sätt, kan det i många fall vara idealiskt att fokusera på användningspåståendet och bevis snarare än att ta fram skillnaderna mellan de citerade varumärkena och sig själv. Detta skulle visa sig vara en rustning som skyddar ditt företag mot alla som försöker smutskasta dess goodwill.

Denna teori skulle dock sällan gälla internationella ansökningar. Madrid-systemet har ett olyckligt fel, varvid användardetaljen ständigt läggs till som föreslagits att användas, även om märket har en långvarig användning i Indien. Beviset om användning kan endast göras gällande genom ett svar på undersökningsprotokollet, om ett sådant utfärdas. Det finns ingen bestämmelse för att uppdatera användningsanspråket någon annanstans. Detta ger inhemska företag ett övertag, även om det är tillfälligt eftersom de kan lita på åklagarhistoriken och förlita sig på ett användningsanspråk.

En bestämmelse om internationella märken för att göra anspråk på användning genom Madrid-systemet skulle lösa problemet. Under tiden, så långt det är praktiskt möjligt, är det förmodligen det bästa att iaktta försiktighet i en varumärkesundersökningsprocess och utarbeta strategier i ljuset av åtalshistoriken. Du vet vad de säger, 'säkra före det osäkra!'.

Den här artikeln har författats av Drisya R

Källa: https://selvams.com/blog/prosecution-history-estoppel-in-india-a-suit-of-armour-or-a-double-edged-sword/