Questões processuais gritantes decorrentes de um recente processo de acusação de patente  

Idealmente, é responsabilidade do Escritório de Patentes verificar se todo requerente que deseja obter um registro de patente está cumprindo as regras e formalidades processuais exigidas e, caso haja algum lapso, o escritório deve tomar as medidas cabíveis. No entanto, um caso recente levanta questões alarmantes sobre a forma como estas verificações são realizadas. Em um caso com registros atrasados ​​aparentemente ignorados pelo Requerente, um pedido de patente foi transferido abruptamente de um oficial para outro, ignorando um aviso de oposição persistente. Discutindo os antecedentes do caso neste post convidado, Suriya Balakanthan destaca como ocorreram esses lapsos processuais e destaca o impacto que este caso pode ter na configuração do processo de patente. Suriya é analista de patentes de Salem Tamil Nadu. As opiniões expressas apenas pelo autor.

Questões processuais gritantes decorrentes de um recente processo de acusação de patente

Por Suriya Balakanthan

Uma invenção intitulada “TIAZOLIDIN-3-YL-IMIDAZO-PYRIDINE-3-CARBOXAMIDE AS ANTIMALARIAL AGENTS” com o pedido de patente nº 202221034803 foi depositada em 17/06/2022 por Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University (Requerente) de Gujarat. O relatório de exame (FER) foi emitido em 29/08/2022 pelo Vice-Controlador de Patentes e Desenhos do Kolkata Patent Office (o primeiro Oficial) e a resposta foi apresentada em 17/11/2022. Depois disso, um oposição pré-concessão foi arquivado em 09/01/2023 pelo Sr. T. Iyer (primeiro oponente) de Madurai, Tamil Nadu.

O Curioso Caso de Duas Notificações de Oposição de Dois Diretores

Em 30/01/2023 foi emitido um aviso de oposição pelo primeiro Oficial que deveria ter sido respondido pelo Requerente no prazo de 3 meses conforme Regra 55 (4) da Lei de Patentes da Índia de 1970. Surpreendentemente, outro aviso de oposição foi emitido em 24/03/2023 por outro vice-controlador de patentes e designs do Escritório de Patentes de Mumbai (segundo oficial) sem indicar o motivo do primeiro aviso de oposição (datado de 30 /01/2023) não pode ser registrado. De acordo com a prática do Escritório de Patentes da Índia, os Controladores enviam a notificação por e-mail junto com uma cópia física da notificação. Aqui, o 1^st O oficial comunicou a notificação de oposição ao requerente e ao oponente em 30/01/2023 apenas por e-mail que não foi carregado pelo Escritório de Patentes da Índia, enquanto o 2^nd O oficial comunicou a notificação por e-mail junto com uma cópia física em papel timbrado do Escritório de Patentes da Índia em 24/03/2023, que é carregada no módulo (veja aqui (pdf) para o pedido de urgência via declaração datada de 10/06/2023 protocolada por 1^st Oponente mostrando o e-mail datado de 30/01/2023 e aqui (pdf) para notificação de oposição do 2º^nd Policial).

Em relação à questão da transferência do caso de um oficial para outro, o oficial que descartou o pedido (ou seja, o segundo oficial) mencionado em sua decisão (pdf) que-

"A transferência do caso de um Controlador para outro é feita de acordo com o disposto em Seção 73 (4) da Lei de Patentes pelo Controlador de Patentes e o oponente antes do resultado da sua oposição pré-concessão teve uma visão estreita dela. Porém, constatada a alegação do oponente, sem reagendar a audiência marcada para 15/06/2023, o argumento do oponente deveria ser discutido na audiência. Para esta questão é necessário não há razão para que o mesmo tenha sido transmitido ao requerente para resposta. Nem o oponente compareceu à audiência nem foi dada qualquer indicação ao Controlador de que não compareceria à audiência. A decisão do oponente de não comparecer à audiência sem citar qualquer motivo parece ser uma tentativa de atrasar o processo. De acordo com o esquema, a audiência foi conduzida conforme programado.”

No entanto, o Controlador cometeu um erro nas suas conclusões acima, uma vez que, independentemente da comparência do Oponente na audiência, o Controlador deveria ter considerado o facto de existirem dois avisos de oposição subsistindo para a mesma oposição pré-concessão. Portanto, em vez de responsabilizar a Oponente pelo atraso, o Controlador deveria ter considerado se a resposta apresentada pela Requerente à luz das duas notificações subsistentes foi apresentada dentro do prazo ou não.

Tal conclusão também é crucial, uma vez que o Requerente apresentou uma resposta à notificação do segundo Oficial dt. (24/03/2023), no mesmo dia da sua emissão. Aqueles familiarizados com os detalhes do processo de patentes saberiam que é bastante improvável analisar criticamente a representação, preparar o argumento e apresentar a declaração de resposta no mesmo dia. Assim, isto leva a uma questão, ou seja, se o Requerente tem conhecimento prévio do aviso de oposição? E, em caso afirmativo, o prazo previsto no artigo 55.º não deveria ser calculado a partir da data do primeiro aviso de oposição?

Arquivamento atrasado de envio escrito

Foi marcada audiência para 15/06/2023 pelo segundo Diretor sem apreciação e descarte do pedido de medidas de urgência interposto pela primeira Oponente. O motivo pelo qual o pedido de medida de urgência foi desconsiderado não foi discutido na decisão. O Requerente compareceu à audiência conforme agendado e carregou sua petição por escrito em 22/07/2023. No entanto, conforme Regra 28 (7) das Regras de Patentes, as submissões escritas e os documentos relevantes devem ser arquivados dentro de 15 dias (independentemente do modo de preenchimento, ou seja, online ou físico) a partir da data da Audiência. Conforme informado acima, a data da audiência é 15/06/2023 e a data de submissão escrita conforme carregado no portal é 22/07/2023 ou seja, além do prazo de 15 dias. No que diz respeito ao módulo eletrónico relativo ao processo de acusação de patentes, a data de carregamento de qualquer documento no portal do Instituto de Patentes é considerada como a data de depósito desse documento. Alguns leitores podem pensar que é possível que a resposta tenha sido apresentada através de uma cópia impressa que poderia ter sido posteriormente carregada pelo Escritório de Patentes. Mas este não é o caso aqui porque se algum documento é arquivado fisicamente, então o IPO indica uma data e hora na parte inferior do documento, como abaixo:

(Consulte o documento (pdf) que foi arquivado fisicamente e carregado em 28/08/2023). Porém, a submissão escrita do Requerente não contém marcas que estabeleçam claramente que o documento foi carregado diretamente por ele após o prazo de 15 dias. Além disso, o Requerente mencionou a data 24/06/2023 na carta de apresentação mas o mesmo é 'arquivado' on 22/07/2023 ou seja, após o prazo de 15 dias.

Também é altamente surpreendente que, normalmente, se os documentos não forem arquivados dentro do prazo programado (ou seja, dentro de 15 dias), o módulo/portal eletrônico (O Escritório de Patentes) geralmente não aceita o documento em uma data posterior. No entanto, no presente caso, o Escritório de Patentes aceitou o atraso no depósito deste documento sem que qualquer pedido de prorrogação fosse apresentado pelo Requerente. 

Problemas substanciais com o aplicativo

Outro oposição pré-concessão foi apresentado em 10/07/2023 por Omprakash Singh Barkhamba de Meerut, Uttar Pradesh (segundo oponente) levantando a voz sobre a ligação entre o Escritório de Patentes da Índia, incluindo o Controlador Geral de Patentes, Desenhos e Marcas Registradas e o Requerente/inventor baseado em Gujarat, além de outros técnicos objeções incluindo novidade e atividade inventiva da invenção.

O segundo oponente também mencionou na página nº 9-10 da representação que “uma vez que o próprio Requerente admitiu que o composto (Fórmula I) do pedido impugnado é um efeito de inspiração/motivação da Fórmula 2-6, a alegada invenção é óbvia e pode ser recusada apenas por este motivo”.  

Recebida a representação apresentada pelo segundo opositor, o ato de oposição foi emitido em 14/09/2023 pelo segundo Diretor e a Requerente apresentou a réplica à representação em 28/09/2023, mas não contestou a alegação do opositor acima . Em 09/10/2023, o segundo Diretor emitiu Edital de Audiência que foi agendada para 08/11/2023. A petição escrita foi apresentada pelo Requerente em 21/11/2023 explicando a novidade e atividade inventiva da invenção contestada da seguinte forma:

Para o ponto de motivação levantado pelo segundo adversário, o Controlador (segundo Oficial) mencionou na ordem que o mesmo "não aguenta bem. " E considerou que o Controlador poderia ter recebido provas suficientes. Contudo, deve notar-se que uma vez que o Requerente tenha admitido que: 1) se inspirou na técnica anterior;

2) o composto reivindicado é uma porção combinada de 4-tiazolidinonas à base de imidazol-piridina e quinolina para atividade antimalárica.

3) E o Requerente não conseguiu contestar o mesmo na sua declaração de resposta e na submissão por escrito, então não está claro por que o Controlador precisa de provas suficientes para um facto auto-admitido.

Além disso, a fim de “diferenciar” a invenção, o Requerente está dizendo [depois de citar o documento (coluna da esquerda como acima) que a invenção reside agora na substituição de arila (conforme destacado na coluna da direita como acima), enquanto o conforme depositado especificação (3^rd parágrafo, Página No. 11, Descrição Detalhada da Invenção) diz:

A página No. 9, Fig. 2, Descrição detalhada da invenção afirma:

Agora deve ser notado que o próprio Requerente diz na parte de fundo que eles são inspirados porque a porção imidazol-piridina e 4-tiazolidinona são bons membros para a malária. A fórmula reivindicada (como acima) diz claramente que é uma combinação da porção imidazo-piridina e 4-tiazolidinona. Se houver algum conceito inventivo de inserção da porção tiazolidinona em 3^rd posição do anel imidazol-piridina através de um ligante amida, então deve haver algumas deficiências em outra posição (como 2^nd, 4^th…..). No entanto, tal ensino/discussão não é feito na especificação. Aqueles familiarizados com a área saberiam que a posição da inserção não importa, mas sim a combinação das metades.

Agora, deixe-me explicar como a fórmula reivindicada atrai claramente novidade e objeção inventiva e seção 3(d) tendo em vista a Prova 3 do Oponente II:

O Requerente afirma que a “invenção” reside na combinação da porção imidazol-piridina e 4-tiazolidinona para a malária. Mas a especificação sim. Não especifica como o “substituinte aril” (conforme destacado em vermelho acima) pode ser considerado uma atividade inventiva. 

Tal esclarecimento é necessário, uma vez que, exceto pela substituição de aril, o composto é estruturalmente o mesmo (isso também foi aceito pelo Requerente, conforme discutido acima) e a incorporação da substituição de aril será óbvia para um especialista na técnica. Além disso, é pertinente notar que este esclarecimento sobre a substituição do arilo foi feito na declaração escrita e não na resposta ao FER.

Assim, parece que o Requerente está sendo pego agora e está tentando obter esta patente declarando esta mera diferença (substituição de arila) e o Escritório de Patentes da Índia 'considerou' o ponto do Requerente e então o que diremos aos outros requerentes/inventores.

Conclusão

A partir da imagem acima, uma pergunta apareceu em minha mente: processualmente, se o Escritório de Patentes da Índia ignorar o prazo de hoje, então qualquer pessoa que perder qualquer prazo virá amanhã e solicitará o subsídio, citando este caso como exemplo, afetando assim todo o sistema de patentes no nosso país. Além disso, se este tipo de invenção for permitido hoje pelo Instituto de Patentes da Índia, amanhã qualquer pessoa poderá solicitar uma patente utilizando este tipo de substituição, citando este caso como uma precedência. Então qual é o valor de Seção 2(1)(j) vis-à-vis a interpretação da Seção 3(d) [sempre esverdeada] em nosso país? Por um lado, o mundo inteiro sabe que a Índia é talvez a jurisdição mais difícil para a obtenção de uma patente composta [devido à Secção 3(d)] e, por outro lado, este tipo de caso complexo foi concedido pelo mesmo Instituto ao requerente agora, o que levanta uma questão séria sobre a reputação do país.

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/01/glaring-procedural-problems-arising-out-of-a-recent-patent-prosecution-proceeding.html