uso effettivo di un marchio UE all'interno dell'UE per servizi forniti al di fuori dell'UE
una sintesi della decisione T ‑ 768/20 del Tribunale dell'UE
Lo sfondo di questa decisione era una domanda di revoca per mancato uso contro il MUE di proprietà di Standard International Management LLC, una società statunitense.
Sì, ecco come appare effettivamente il marchio, questo il logo è capovolto ben prima che lo facesse il mondo intorno a noi.
Il richiedente ha depositato prove dell'uso per servizi alberghieri e accessori forniti negli Stati Uniti e prove di campagne pubblicitarie e promozionali rivolte in particolare a clienti situati nell'UE.
La Divisione di annullamento ha integralmente revocato il marchio contestato, affermando che le prove presentate non ne provavano l'uso all'interno dell'Unione (28 401 C). Il ricorso del ricorrente è stato respinto (R 828/2020-5). I servizi alberghieri e accessori in questione sono stati resi al di fuori del territorio dell'UE. La commissione di ricorso ha ritenuto irrilevante che gli annunci o le offerte di servizi fossero destinati ai consumatori dell'UE. Ha inoltre escluso tutte le prove relative all'uso negli Stati Uniti.
Dinanzi al Tribunale (Tribunale), il ricorrente ha avuto successo. Il Tribunale ha affermato che non si può dedurre dalla giurisprudenza che, proprio perché i servizi sono forniti al di fuori dell'UE, la promozione e l'offerta in vendita di tali servizi sono necessariamente avvenuti anche al di fuori dell'UE. Il Tribunale ha citato le Linee guida dell'EUIPO, le quali affermano che laddove i beni o servizi contrassegnati da un marchio sono forniti all'estero, come alloggi per vacanze o prodotti particolari, la sola pubblicità può essere sufficiente a costituire un uso effettivo.,
Il Tribunale ha ritenuto che anche se il richiedente forniva beni o servizi al di fuori dell'UE, era plausibile che il richiedente utilizzasse il marchio per creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi nell'UE. Per questo motivo, ha ritenuto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove relative ai servizi alberghieri e accessori del richiedente negli Stati Uniti.
Il GC ha inoltre rilevato che la pubblicità e le offerte di vendita costituivano atti di uso di un marchio, osservando che tali atti erano elencati tra quelli che potevano essere considerati uso illecito. Pertanto, le prove relative alla pubblicità incentrata sull'UE relativa ai servizi protetti sono state considerate pertinenti.
La decisione non contribuisce necessariamente a una maggiore certezza del diritto. È discutibile se sia corretto affermare che tutti gli usi che potrebbero violare gli usi costituiscono anche un uso che può mantenere una registrazione. Il diritto dei marchi UE include espressamente tra gli atti di contraffazione gli atti preparatori nonché l'etichettatura e il deposito, che, se puramente interni, sono riconosciuti non costitutivi di uso effettivo.
Un'altra questione è quanto l'offerta o la pubblicità di beni venduti o servizi forniti al di fuori dell'UE debbano essere incentrate sui consumatori dell'UE per essere accettate come uso effettivo nell'UE. Le compagnie aeree che servono destinazioni esclusivamente al di fuori dell'UE possono rivendicare l'uso per gli effettivi servizi di trasporto nell'UE solo vendendo biglietti ai consumatori dell'UE o facendo pubblicità per i consumatori dell'UE? Un orologiaio svizzero su misura può rivendicare l'uso nell'UE dove gli orologi possono essere ritirati solo personalmente in Svizzera ma gli orologi sono pubblicizzati nell'UE?
Sulla base della sentenza del Tribunale, la risposta a queste domande dovrebbe essere affermativa, a condizione che la pubblicità e l'offerta di beni o servizi siano rivolte in modo specifico e chiaro ai consumatori dell'UE.
Forse, questo sarà il nuovo .
, Cfr. le Linee guida dell'EUIPO per l'esame dei marchi dell'Unione europea, parte C Opposizione, sezione 7 Prova dell'uso, paragrafo 6.1.2.5 (uso nella pubblicità) disponibile qui.
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