„Erforschung der Schnittstelle zwischen Marke und Design: Schutz visueller Elemente im geistigen Eigentum“

Das komplexe Zusammenspiel von Marken- und Designrecht im Kontext des Immaterialgüterrechts wurde mehrfach von Gerichten untersucht. Diese Arbeit untersucht die Passing-off-Maßnahmen neben Designverletzungsfällen, einschließlich ihrer Begründung, festgestellten Mängel und der Entwicklung ihrer Haltung im Laufe der Zeit, wobei spezifische Fälle hervorgehoben werden, um die aktuelle Rechtslage in dieser Angelegenheit zu verdeutlichen.

Kürzlich in einem Fall von 2023 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha gegen Riddhi Siddhi Retail Venture^[1], stellte sich erneut die Frage nach der Schnittstelle zwischen Marke und Design. In diesem Fall bestätigte das Oberste Gericht von Delhi eine einstweilige Verfügung, die dem Beklagten den Verkauf von Musikkeyboards untersagte, deren Design dem von Casio täuschend ähnlich war. Das Gericht stellte fest, dass die Tastaturen des Angeklagten dem Design von Casio stark ähnelten.

Casio hatte sein Tastaturdesign 2009 als „Blueberry“ registriert, was stark mit der Marke verbunden war. Der Kläger argumentierte, dass das Tastaturdesign der Beklagten, das unter der Marke „Nexus32“ verkauft werde, nahezu identisch mit ihrem sei und bei den Verbrauchern für Verwirrung gesorgt habe.

Das Gericht entschied, dass das Tastaturdesign des Beklagten eine offensichtliche Nachahmung des Tastaturdesigns des Klägers im Sinne des Designs Act sei. Die Beweislast für mangelnde Neuheit oder Originalität lag beim Beklagten, und da er keine Beweise für eine vorherige Veröffentlichung vorlegen konnte, entschied das Gericht, dass das Design des Klägers nicht für die Löschung verantwortlich sei.

Das Oberste Gericht von Delhi bestätigte die einstweilige Verfügung gegen den Beklagten und stellte fest, dass deren Tastaturdesign dem von Casio täuschend ähnlich sei, und wies Behauptungen wegen mangelnder Neuheit oder Originalität zurück.

Gemäß dem Markengesetz von 1999[2]Eine Marke ist eine Marke, die sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen einer Person von anderen zu unterscheiden. Diese Definition umfasst ausdrücklich auch die Form einer Ware als eintragungsfähige Marke.

Im Gegensatz dazu das Design Act von 2000[3] definiert „Design“ als auf die Merkmale Form, Konfiguration, Muster, Verzierung oder Zusammensetzung von Linien oder Farben beschränkt, die auf einen Artikel angewendet werden. Die Eintragung eines Geschmacksmusters setzt Neuheit voraus und verbietet eine vorherige Veröffentlichung. Es gibt keine Bestimmungen zu Common-Law-Rechten oder Passing-Off-Klagen für Designmarken, und Rechtsbehelfe bei Verstößen sind auf den in Abschnitt 22 dargelegten gesetzlichen Rahmen beschränkt[4] des Designgesetzes.

Dadurch entsteht eine Überschneidung zwischen Design und Markenzeichen, wobei Formen beides sein können. Für die Markenregistrierung gelten nicht dieselben Neuheitsanforderungen wie für die Designregistrierung. Die Gerichte haben unterschiedliche Antworten hinsichtlich der Koexistenz einer Klage wegen Passing-off und einer Geschmacksmusterverletzung gegeben.

Untersuchung sich entwickelnder Gerichtsantworten und wichtiger Fälle
Im 1983-Fall von Tobu Enterprises gegen Meghna Enterprises^[5]stellte das Gericht klar, dass beide Parteien, wenn sie Geschmacksmuster eingetragen haben, nicht gleichzeitig Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche nach zwei Gesetzen geltend machen können. Der Kläger machte sowohl eine Geschmacksmusterverletzung als auch eine Verletzung des Musters durch den Beklagten geltend, das Gericht entschied jedoch, dass das Geschmacksmustergesetz von 1911 einen Anspruch auf Musterverletzung nicht zulässt. Ein solcher Anspruch ist nur nach dem Trademark Act von 1958 zulässig. Das Gericht betonte, dass das Recht auf „Passing-off“ ein Gewohnheitsrecht sei, aber besonderen gesetzlichen Bestimmungen unterliege. Da das Geschmacksmustergesetz keine Rechtsbehelfe für die Eintragung einer Markenverletzung vorsah, konnte aus diesen Gründen keine einstweilige Verfügung erlassen werden.

Darüber hinaus in M/S Micolube India Limited gegen Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^[6]Das Gericht machte folgende Bemerkungen:

In Bezug auf die Verletzung eingetragener Geschmacksmuster:

• Eine Klage wegen Designverletzung ist nach dem Designs Act nicht zulässig, wenn beide Parteien eingetragene Eigentümer sind und die Designeintragungen die gleiche Form und Konfiguration eines Artikels abdecken.

In Bezug auf die Weitergabe zum Formschutz:

• Passing-off kann nicht zur Durchsetzung von Rechten auf Formschutz nach dem Designs Act genutzt werden. Der Zweck des Gesetzes besteht darin, einen begrenzten Schutz zu bieten, ohne ihn auf den Formschutz auszudehnen.

In Bezug auf die Verbindung von Passing-Off mit Designverletzung:

• Passing-off kann zusammen mit Ansprüchen wegen Verletzung von Geschmacksmustern verwendet werden, jedoch nur in Fällen, die sich auf Elemente wie Marken, Handelsaufmachung oder handelsbezogene Merkmale beziehen, die nicht die Form der von der Geschmacksmustereintragung erfassten Waren sind.

Ausnahmen von der Weitergabe als Formschutz:

• Die Weitergabe zum Zweck des Formschutzes bleibt während und nach der Zeit des Geschmacksmustermonopols möglich, wenn die Form nicht durch den Neuheitsanspruch des Geschmacksmusters abgedeckt ist. Wenn die Form jedoch nach Ablauf des Geschmacksmusters Teil des Neuheitsanspruchs ist, wird sie gemeinfrei und kann nicht durch Weitergabe geschützt werden.

Jedoch im Fall von Mohan Lal v. Sona Paint & Hardware^[7], eine dreiköpfige Richterbank entschied Folgendes:

1. Klage auf eingetragenes Geschmacksmuster: Eine Person mit einem eingetragenen Design kann eine Klage gegen eine andere Person einreichen, die ebenfalls ein eingetragenes Design besitzt.
2. Weitergabe mit eingetragenem GeschmacksmusterHinweis: Wenn jemand, der ein eingetragenes Design besitzt, dieses als Marke nutzt und die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, kann er rechtliche Schritte wegen Markenkennzeichnung einleiten. Das bedeutet, dass sie klagen können, wenn jemand anderes ihr Design als Marke verwendet.
3. VerbundanzugHinweis: Sie können eine Klage wegen Verletzung eines eingetragenen Geschmacksmusters jedoch nicht mit einer Klage wegen Kennzeichenverletzung kombinieren. Es müssen getrennte Rechtshandlungen erfolgen.

Einfacher ausgedrückt: Wenn eine Person ein eingetragenes Design besitzt, kann diese Person rechtliche Schritte gegen eine andere Person einleiten, die ein eingetragenes Design besitzt oder ihr Design als Marke verwendet. Wenn die Person jedoch beides tun möchte, muss sie zwei separate Klagen einreichen: eine wegen Designverletzung und eine weitere wegen unerlaubter Verletzung.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Fällen liegt im Ansatz, einen Anspruch auf Verletzung eines eingetragenen Geschmacksmusters mit einem Anspruch auf Kennzeichenverletzung zu kombinieren. Im Micolube India-Fall wurde klargestellt, dass das Geschmacksmustergesetz keine Bestimmung zur Passing-of-Klage vorsieht, während das Gericht im Mohan Lal-Fall getrennte Klagen, aber keine einzige zusammengesetzte Klage zuließ.

Aber im Jahr 2018 wurde eine fünfköpfige Richterbank des Obersten Gerichtshofs von Delhi gegründet Fall Carlsberg Breweries gegen Som Distilleries And Breweries[8], hob den vorherigen Präzedenzfall von Mohan Lal auf. Das neue Urteil ermöglichte es einem Kläger, zwei Rechtsansprüche in einer einzigen Klage zusammenzufassen: einen wegen der Verletzung seines eingetragenen Geschmacksmusters und einen wegen der Weitergabe seiner Waren durch den Beklagten.

Die zentrale Frage war, ob eine Sammelklage sowohl den Anspruch auf Designverletzung als auch den Anspruch auf Markenverletzung in einem Rechtsstreit umfassen kann. Das Gericht stellte fest, dass das Gericht in Mohan Lal die früheren Präzedenzfälle, auf die es sich gestützt hatte, missverstanden hatte und dass es in diesen Fällen nicht um die Zusammenfassung von Klagegründen in einer einzigen zusammengesetzten Klage ging. Nach der Entscheidung des Gerichts geht es bei Ansprüchen wegen Geschmacksmusterverletzung und Kennzeichenverletzung, die sich aus demselben Verkaufsgeschäft ergeben, um ähnliche rechtliche und tatsächliche Fragen. Um eine unnötige Doppelung von Gerichtsverfahren zu vermeiden, ist es daher angebracht, diese beiden Klagegründe in einer Klage zusammenzufassen. Diese Entscheidung rationalisiert Gerichtsverfahren, indem sie in solchen Fällen die Kombination von Geschmacksmusterrechten und die Abstufung von Ansprüchen ermöglicht.

Im Fall von gegen Thermo King India Pvt Ltd [9]., reichte Symphony Ltd. eine Klage gegen Thermo King India Pvt Ltd. ein, in der es vor allem um die angebliche Verletzung der Designrechte und Markenrechte von Symphony bei ihren Luftkühlerprodukten ging. Andererseits in Crocs Inc. USA gegen Aqualite India und andere [10]stellte das Gericht klar, dass ein eingetragenes Design nicht als Marke dienen kann. Werden jedoch über das eingetragene Design hinausgehende weitere Merkmale markenrechtlich genutzt und entsteht dadurch ein Wohlwollen, können diese zusätzlichen Merkmale markenrechtlich geschützt werden. Diese Fälle veranschaulichen insgesamt die sich entwickelnde Landschaft des geistigen Eigentumsrechts in Indien.

Ein etwas anderer Fall, Havells India Ltd gegen Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], stellte die Frage in Frage, ob eine einzige Klage sowohl die Weitergabe von Handelsaufmachung als auch eine Designverletzung umfassen kann, wobei sich der Streit auf ähnliche Fan-Designs bezieht.

 Der Kläger, der für seine Enticer-Deckenventilatoren ein Geschmacksmuster eingetragen hatte, beantragte eine einstweilige Verfügung gegen die Venice Prime-Ventilatoren der Beklagten mit der Begründung, es gäbe Ähnlichkeit. Das Gericht entschied in Anlehnung an den Carlsberg-Präzedenzfall, dass die Kombination von Klagen wegen Markenverletzung und Geschmacksmusterverletzung für dasselbe Produkt in einer einzigen Klage zulässig sei. Es begünstigte den Kläger und gewährte eine einstweilige Verfügung gegen die Venice-Prime-Fans des Beklagten.

In Diageo Brands gegen Alcobrew Distilleries[12]Diageo Brands, bekannt für „Johnnie Walker“-Whisky, besaß die Designrechte für ihre einzigartige Flaschenform. Sie verklagten Alcobrew Distilleries wegen Marken- und Designverletzung aufgrund der Verwendung der Marke „OFFICER'S CHOICE“ durch Alcobrew und eines ähnlichen Flaschendesigns.

Das Gericht beurteilte die Unterscheidungskraft der Marke, die Ähnlichkeit des Flaschendesigns und die mögliche Verwirrung der Verbraucher. Das Gericht erkannte den Ruf der Marke „JOHNNIE WALKER“ und des Flaschendesigns an und entschied zugunsten von Diageo Brands. Sie erließen eine einstweilige Verfügung gegen Alcobrew und gewährten Schadensersatz.

Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl Marken als auch Designs zu schützen und die rechtlichen Möglichkeiten, die Markeninhabern zur Verfügung stehen, wenn ihr geistiges Eigentum in der alkoholischen Getränkeindustrie verletzt wird.

Zusammengenommen bieten diese Fälle wertvolle Einblicke in die Komplexität und Entwicklung des geistigen Eigentumsrechts in Indien. Sie decken eine Reihe von Themen ab, darunter die Zulässigkeit der Kombination von Ansprüchen in einer einzigen Klage, die Unterscheidung zwischen Geschmacksmusterrechten und Marken sowie den Schutz einzigartiger Produktmerkmale in einem wettbewerbsintensiven Markt.

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[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. gegen Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] Das Markengesetz von 1999 (Gesetz 47 von 1999), S. 2(1)(zb)

[3] The Design Act, 2000, S.2(d)

[4] The Design Act, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises gegen Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited gegen Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal gegen Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries gegen Som Distilleries And Breweries, CS(COMM) 690/2018 & IA Nr. 11166/2018

[9] Symphony Ltd. gegen Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. USA gegen Aqualite India & Others, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd gegen Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands gegen Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

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• Quelle: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/