Патенти на програмне забезпечення після Аліси: поради колишнього експерта USPTO щодо захисту патентів

Співавтором цієї статті є колишній первинний екзаменатор USPTO Шон Джозеф.

У той час як багато хто в індустрії патентів на програмне забезпечення довго боялися, що відгомін залишився Аліса означав «поцілунок смерті» для заявок на патенти на програмне забезпечення, реальність сьогодні полягає в тому, що патентів на програмне забезпечення видається більше, ніж будь-коли раніше. Правда полягає в тому, що спільнота програмного забезпечення досягла величезних успіхів за останні вісім років після бурхливих наслідків Аліса рішення, і було видано нове керівництво USPTO Examiner про те, як найкраще визначити відповідність предмета заявки на патент на програмне забезпечення. 

Результатом цих нових вказівок стало збільшення кількості виданих заявок на патенти на програмне забезпечення більш ніж на 22% за останні три роки, причому понад 60% усіх поданих заявок у 2020 році були програмним забезпеченням або комп’ютерно реалізованими технологіями. У цій статті ми обговорюємо патенти на програмне забезпечення після Аліси з точки зору колишнього первинного екзаменатора USPTO та надаємо поради щодо того, як уникнути та подолати 35 USC § 101 “Аліса” Відмова.

Чи підлягають законодавству патенти на програмне забезпечення?

Хоча продовжує бути заголовок, який вказує на те, що винаходи, пов’язані з програмним забезпеченням і реалізовані комп’ютером, не підлягають патентуванню чи виконанню, цей аргумент суперечить останнім даним USPTO та суду. Немає сумніву, що технології, пов’язані з програмним забезпеченням, не тільки підлягають патентуванню, але й можуть бути застосовані, і можуть витримати оскарження дійсності в Патентній судовій та апеляційній раді або федеральному суді. 

Здатність власника патенту відстоювати свої патентні права починається з моменту видачі патенту. Якщо сторона-порушник виробляє, використовує, продає або імпортує об’єкт, зазначений у виданому патенті, власник патенту матиме право позову проти сторони-порушника. Обсяг і ширина ваших патентних прав визначаються формулою винаходу, наданою у вашому патенті. 

Якщо ваш патент містить широку формулу формули, то ваше право виключати інших набагато більше, ніж це було б у випадку патенту з вузькою формулою. Незважаючи на те, що спочатку виданий патент вважається дійсним, він все ще може підлягати оскарженню в майбутньому в USPTO через Огляд Inter Partes (IPR) або позов про визнання недійсним у федеральному суді.

Що таке Аліса і що це означає для патентів на програмне забезпечення?

Alice Corp проти CLS Bank International, 573 US 208 (2014) було знаковим рішенням Верховного суду, яке до глибини душі потрясло основу патентів на програмне забезпечення. В одностайному рішенні, написаному суддею Кларенсом Томасом, Верховний суд постановив, що патентні претензії, надані на реалізовані комп’ютером електронні послуги депонування, були спрямовані на абстрактні ідеї, а не на патентоздатний об’єкт.

Команда Аліса Рішення мало глибокий вплив на те, як експерти Організації патентів і товарних знаків США (USPTO) перевіряють патенти на програмне забезпечення. Рішення викладає двоетапний аналіз, за ​​допомогою якого спочатку визначається, чи об’єкт, заявлений у патенті, спрямований на абстрактну ідею. Якщо так, до формули винаходу потрібно додати «значно більше», що втілює «винахідницьку концепцію».

Незважаючи на те, що Верховний суд навів кілька прикладів того, що може або не може кваліфікуватися як «значно більше», неоднозначність рішення та відсутність вказівок призвели до проблем із застосуванням чітких і послідовних стандартів судами нижчих інстанцій і під час перевірки екзаменаторами USPTO. Драматичні наслідки рішення Верховного Суду змусили багатьох представників індустрії програмного забезпечення задуматися, чи їхні патенти на програмне забезпечення стали марними та такими, що не мають законної сили.

Як ви можете подолати Аліса Рішення щодо патентування ваших програмних ідей?

Хоча немає ніяких гарантій успіху під час подання заявки на патент на програмне забезпечення, є кроки, які ви можете вжити, щоб збільшити шанси на те, що ваша патентна заявка отримає повідомлення про дозвіл від Експерта USPTO.

По-перше, розглянемо пошук рівня техніки (іноді його називають «пошуком патентоспроможності»). Однак пам’ятайте, що результати вашого пошуку є настільки хорошими, наскільки хороші відомості про розголошення, використані для проведення пошуку. Тому переконайтеся, що ви надали вичерпну інформацію для розкриття інформації, посилання та друковані документи, перш ніж проводити пошук.

Якщо вам надано детальне розкриття інформації, якісний пошук відомого рівня техніки не тільки допоможе вам визначити, чи є ваш винахід патентоспроможним, але також допоможе отримати уявлення про те, наскільки широко ви можете сформулювати будь-які формули винаходу в заявці на основі відповідних мистецтво в галузі техніки. Не забувайте переглядати результати пошуку попереднього рівня техніки разом зі своїм адвокатом і надавати будь-який відгук або додаткові «пункти відмінності» між вашою програмною платформою та цитованими посиланнями на попередній рівень техніки, знайденими під час пошуку.

По-друге, важливо розуміти, що Експерт USPTO вважає «об’єктом, що не підлягає патентуванню», перш ніж розробити проект вашого програмного винаходу, бізнес-методу чи комп’ютерно реалізованого процесу. Відхилення об’єктів, що не підлягають патентуванню, відбувається, коли Експерт стверджує, що об’єкт заявленого винаходу не підлягає патентному захисту, оскільки він спрямований на абстрактну ідею чи інший об’єкт, що не підлягає патентуванню (згідно з 35 USC § 101).

Відповідно до 35 USC § 101 існує чотири законодавчі категорії або типи винаходів, які мають право на патентний захист: процес, машина, виробництво або склад речовини (або будь-які нові та корисні вдосконалення). Винаходи, пов’язані з програмним забезпеченням і SaaS, можливо, підпадають під категорію винаходів «процес». А якщо винахід заявлено як машина (тобто, комп’ютер), який реалізує процес, аспект винаходу підпадає під категорію «машина».

Суди тлумачили чотири встановлені законом категорії винаходів, щоб виключити «закони природи, природні явища та абстрактні ідеї». Ці терміни, які зазвичай називають «судовими винятками» щодо права на отримання патенту, зазвичай стосуються базових знань, які не підлягають патентному захисту, таких як наукові принципи (наприклад, що сила дорівнює масі, помноженій на прискорення, або F = мА), які виникають у природі. явища (наприклад, блискавка, гравітація, сонячне світло), психічні процеси та математичні алгоритми. У більшості випадків саме останні два винятки (психічні процеси та математичні алгоритми) є основою більшості відмов, пов’язаних із програмним забезпеченням.

Щоб допомогти заявникам орієнтуватися в змінах інтерпретації претензій у сферах комп’ютерів, програмного забезпечення та технології SaaS, USPTO випустило оновлений інструкція щодо відповідності предмету. Це керівництво також було включено в різні розділи Посібник USPTO з процедури патентної експертизи (MPEP). У MPEP § 2106 наразі зазначено, що тест на відповідність предмету включає наступні кроки (часто називають Аліса двоетапний тест)

• Крок 1: Перевірте, чи відноситься претензія до законодавчої категорії (процес, машина, виробництво, склад речовини або її вдосконалення). Якщо «ні», то претензія спрямована на предмет неприйнятні для патентного захисту. Якщо «так», перейдіть до кроку 2A.
• Крок 2A: Перевірте, чи стосується претензія законодавчого винятку (закони природи, природні явища (продукт природи) чи абстрактна ідея). Якщо «ні», то претензія спрямована на предмет має право для патентного захисту. Якщо «так», перейдіть до кроку 2B.
• Крок 2B: Перевірте, чи містить претензія додаткові елементи, які становлять «значно більше», ніж судовий виняток. Якщо «ні», то претензія спрямована на предмет неприйнятні для патентного захисту. Якщо «так», то претензія спрямована на предмет має право для патентного захисту.

По-третє, якщо ви отримаєте відмову в Office Action, я рекомендую наступні кроки під час підготовки та написання поправки до Office Action:

1. Проаналізуйте міркування екзаменатора для кожного кроку тесту на відповідність предмету. Розділіть відхилення, щоб чітко віднести кожне звинувачення Експерта до відповідного кроку вище.

• Знайдіть будь-які недоліки в міркуваннях Екзаменатора для кожного Кроку аналізу:

1. Чи не зміг екзаменатор належним чином застосувати будь-який із кроків?
2. Багато разів ми бачили, як Екзаменатор примусово вставляв твердження в форму «абстрактної ідеї». Уважно перевірте, чи будь-яке з тверджень Експерта щодо віднесення претензії до неприйнятного об’єкта є неправдивим або неправильним описом винаходу. Також уважно перевірте, чи експерт просто не згадав певні частини претензії, висуваючи свої аргументи. Ми також часто бачимо, що Експерт утримується від обговорення обмежень твердження, які б найбільше послабили його/її аргумент. Іноді важливішим за те, що було сказано, є те, що не було сказано;

• Перегляньте та скористайтеся прикладами відповідності тематики в Керівництво з експертизи USPTO, маючи на увазі такі запитання:

1.  Чи є у ваших претензій більше спільного з прикладами, які є «придатними» чи «непридатними»?
2. Чи можуть ваші заяви краще відповідати будь-якому з «придатних» прикладів? Вивчивши обґрунтування, що використовуються в «відповідних» прикладах, ви отримаєте інструменти, додані до вашого інструментарію, щоб успішно аргументувати позицію Екзаменатора;

• Чи формули містять «винахідницьку концепцію», яка не обговорюється в Позові офісу?
• Чи можна пояснити, як позов відноситься до будь-якої законодавчої категорії?
• Відповідайте та аргументуйте, якщо можливо, аналіз Екзаменатора для кожного Кроку на основі вищезазначеного;
• Дослідіть свого екзаменатора:

1. Менш загальновідомо, що ви можете шукати випадки, які раніше дозволив ваш екзаменатор, використовуючи такі інструменти, як розширений пошук у PatFT. Як це може допомогти? Тому що ви можете знайти приклади кейсів, дозволених одним і тим же Екзаменатором. Ви побачите, що екзаменатори часто застосовують один і той самий стиль відмови до багатьох випадків (майже вирізати та вставити). Якщо у вас є Аліса відхилення, подивіться на приклади відповідей, які інші подали на його/її відмови, які подолали їх Аліса відмови у своїх справах. Ті самі стратегії часто спрацьовують знову, тому що це відповідає парадигмі роботи конкретного екзаменатора та автоматично усуває невідповідності між екзаменаторами у застосуванні стандартів.

• Craft Claims to Avoid Art Unit 3600

Говорячи про невідповідності експертів, невідповідності художніх одиниць також мають значення, і їх слід враховувати під час складання вашої патентної заявки. Чи не краще було б уникати екзаменатора чи художнього відділу, де ваші шанси на надбавку взагалі гірші? Ні для кого не є секретом серед практиків, що патентні заявки, які входять до підрозділу 3600 бізнес-методів, мають значно нижчу норму дозволу. Досвідчені практики можуть допомогти вам уникнути приписки до сумнозвісного підрозділу мистецтв 3600.

Однак при правильному «цілеспрямованому написанні» базове розуміння процесу класифікації USPTO є вимогою. Останнім часом USPTO використовує автоматизовані системи як перший пропуск до реєстру справ у художніх підрозділах. Ці системи шукають ключові терміни в частинах збереження у вашій програмі, щоб визначити, яку художню одиницю та класифікацію призначено вашій програмі. Найважливішими з цих ключових частин є ваші претензії та анотація. І деякі приклади ключових слів, які ці системи використовують для бізнес-методів, можуть включати банківські терміни, ігрові терміни, умови ціноутворення тощо. Подивіться на те, як USPTO визначає бізнес-методи, щоб отримати уявлення:

«Сфера бізнес-методів USPTO — це набір предметних областей у Технологічному центрі 3600, який видає патенти, пов’язані з обробкою даних: фінанси, бізнес-практика, менеджмент або визначення вартості та ціноутворення».

Отже, якщо ваш винахід відноситься до будь-якої з цих категорій, у вашій початковій патентній заявці, яка проходитиме через класифікатор, було б гарною ідеєю уникати ключових термінів у цих ключових частинах. Будь ласка, пам’ятайте, що ви завжди можете змінити свої претензії на пізнішому етапі судового переслідування, щоб включити ці умови, за умови, що ви мали підтримку у своєму початковому розкритті.

Не забувайте про цінність співбесіди з екзаменатором

Співбесіда з експертом — це попередньо заплановане обговорення з експертом, яке зазвичай проводиться по телефону, щодо відхилень претензій та/або заперечень, викладених у Угоді офісу, і можливих поправок щодо вирішення цих проблем. Заявники, яких представляє патентний повірений, можуть (але зазвичай цього не роблять) активно брати участь у співбесіді. У деяких випадках Винахідник та/або Заявник можуть бути зацікавлені в участі в співбесіді з експертом.

Однак, будь ласка, пам’ятайте, що неправильне слово або неправильне визнання під час співбесіди з екзаменатором можуть вплинути на шанси отримати реєстрацію патенту. У деяких ситуаціях співбесіда призводить до поправки експерта, яка ставить вимоги до заявки в умову для отримання надбавки без того, щоб Заявник подав офіційну відповідь на невиконані дії Офісу. Співбесіди можуть бути ініційовані екзаменатором або запрошені Заявником.

Один із найкращих способів підготуватися до співбесіди з екзаменатором — це повністю розглянути питання, порушені в Office Action, і як найкраще сформулювати свою відповідь на Office Action. Потім ви можете підготувати порядок денний пунктів для обговорення. Далі ви можете зв’язатися з експертом і запланувати зручний час для обговорення Дії офісу та запропонованої відповіді та надіслати електронною поштою порядок денний із будь-якими запропонованими поправками до експерта. Потім ви можете обговорити з Екзаменатором, щоб краще зрозуміти причину їх відхилення та їхнє тлумачення термінів і фраз, а також скористатися нагодою, щоб висвітлити та прояснити будь-які непорозуміння або розбіжності в тлумаченні.

Але, що важливіше, співбесіди з Експертом дають Заявникам можливість вибрати мозок Експерта та/або відчути його доброзичливість у прийнятті Ваших поточних претензій. З швидкої розмови можна отримати багато інформації. Наприклад, якщо Експерт здається непохитним, що він чи він довів існування вашого винаходу, можливо, вам буде краще внести суттєвіші зміни до своїх заяв, щоб заощадити час і гроші. З іншого боку, якщо Екзаменатор виглядає загалом доброзичливим до вашої інновації, ви можете просто запитати, які незначні зміни слід внести у ваші твердження, щоб позбутися горба.

Пам’ятайте, що екзаменатори — люди, і якщо ми будемо доброзичливими та готовими до співпраці, це може допомогти вам.

Уникайте цих поширених помилок під час розробки заявки на патент на програмне забезпечення

Складання заявки на патент на програмне забезпечення є складною справою з кількох причин. По-перше, програмне забезпечення та комп’ютерно реалізовані процеси не належать чітко до законодавчої бази для патентування. Хоча програмне забезпечення в широкому сенсі визначається як «програми та інші операційні системи, які використовуються комп’ютером», якщо ваше програмне забезпечення лише виконує певні рутинні функції або загальну автоматизацію, воно, швидше за все, буде надто «абстрактним», щоб бути об’єктом патентування. 

Під час розробки програми програмного забезпечення ключовим є визначення нових аспектів/винахідницьких концепцій вашого програмного забезпечення та формулювання того, як ваше програмне забезпечення покращує функціональність комп’ютера. Ви також повинні точно описати всі системи, підсистеми та компоненти, які використовуються для виконання вашого нового процесу.

Уникайте опису загальних функціональних можливостей або просто повторення автоматизації людської діяльності, яка традиційно виконувалася вручну, або повторення «звичайних дій у загальному вигляді» під час розробки набору тверджень і детального опису. 

Не забувайте про переваги патенту на дизайн 

Не забувайте про цінність заявки на патент на дизайн вашого програмного забезпечення. Патенти на дизайн захищають графічний інтерфейс користувача (GUI), зміни екрана завантаження та інші декоративні елементи вашого програмного забезпечення. Ваш графічний інтерфейс може бути запатентованим і відповідати вимозі «виробу», якщо двовимірне зображення вашого графічного інтерфейсу відображається на екрані комп’ютера, планшета чи мобільного пристрою.

Ваша заявка на патент на дизайн графічного інтерфейсу може включати кілька варіантів здійснення, якщо ці варіанти стосуються одного дизайну графічного інтерфейсу. Заявка повинна включати принаймні одну ділянку, виділену пунктирними або пунктирними лініями, і зовнішню межу пристрою пунктирними лініями. Інструкція з ламаною лінією є важливою для визначення того, які частини графічного інтерфейсу користувача заявлені.

Патенти на зразки для програмного забезпечення є вигідними з кількох причин, зокрема: швидший час судового переслідування, вищі ставки надбавок, нижчі витрати на адвоката та гонорари за подання документів USPTO.

Поговоріть з досвідченим патентним повіреним на програмне забезпечення та дізнайтеся більше про патенти на програмне забезпечення після Аліси

Стурбований тим, як Аліса рішення може вплинути на ваші раніше видані патенти? Потрібна юридична консультація щодо розгляду патентних претензій? Rapacke Law Group — це компанія, що спеціалізується на праві інтелектуальної власності та зосереджена на інтелектуальній власності, пов’язаній з програмним забезпеченням.

Наші адвокати включають колишніх первинних екзаменаторів USPTO та розробників, які працюють з різними американськими та іноземними стартапами, щоб переконатися, що вони мають стратегічний підхід до захисту своєї інтелектуальної власності. Ми пропонуємо юридичні послуги у сфері патентів та інтелектуальної власності за прозору фіксовану плату. Зв’яжіться з нами, щоб записатися на безкоштовну консультацію з одним із наших досвідчених юристів.

Заплануйте безкоштовну консультацію або візьміть нашу Вікторина з інтелектуальної власності щоб зрозуміти, як найкраще захистити свій бізнес за допомогою досвідченого патентного повіреного на програмне забезпечення.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/