Sherlock Systems CV проти Apple Inc. [ОСНОВНА] – R-2642/2017-1

У нещодавньому рішенні Першої апеляційної ради компанія Gleissner Sherlock Systems витримала перевірку на зловживання під час спроби анулювання знака KEYNOTE.

Ґляйснер сумно відомий у колах інтелектуальної власності завдяки своєму великому портфоліо доменних імен, компаній і торгових марок, на якому, здавалося б, майже немає доброї волі. Стратегія починається з наступальних дій проти торгової марки. Після захисту від власника прав ініціюються численні дії в портфоліо, що збільшує навантаження на власника щодо відповіді та подання доказів. Попередні справи показали, що Глейснер пропонував перенести початкову марку за відносно невелику плату. Кінцевою метою є примусова передача знака від власника до Gleissner.

У 2016 році Sherlock Systems подала позов про відкликання торгової марки KEYNOTE, зареєстрованої Apple у 2003 році, у класах 9, 38 і 41, що охоплюють терміни, пов’язані з комп’ютерами, комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням та їх послугами.

Відділ анулювання відхилив позов, встановивши, що заявник посилався на статтю 58(1)(a) – анулювання знака, який не був використаний для справжнього використання – для «зловживань, не пов’язаних із суспільними інтересами». Відділ застосував тест з подряпина (C-423/15), розраховуючи зловживання через загальну оцінку об’єктивних і суб’єктивних елементів.

Після несприятливого рішення відділу у 2017 році заявник подав апеляцію. На підставі помилкового аналізу статей 58(1)(a), 63(1)(a) і 107; неправильний розгляд рішення UKIPO, Apple (О-015-17); оцінка доказів; і випробування подряпина. Апелянт додав, що їхній прихований мотив щодо знака не вплинув на суспільні інтереси.

Рада підтримала висновки Відділу анулювання. При цьому Правління слідувало останнім Сандра Пабст (R 2445/2017-G), у якій брали участь Gleissner та подібна модель фактів.

120 позовів заявника про відкликання широкого спектру знаків із справжнім використанням, таких як MACINTOSH і BEATMEISTER, свідчать про відсутність законної та прийнятної ділової практики, створюючи паралельні часові обмеження, яких власник не має дотримання.

Дії на всьому континенті вважалися помстою за попередні дії проти знаків Apple SHERLOCK в ЄС і Сінгапурі, які також вчиняли підставні компанії з віртуальними офісами, створеними Глейснером.

Тестування зловживань через подряпина обмежується випадками, коли виправдані як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивно обставини дії вказують на зловживання, незважаючи на формальне дотримання правил. Суб’єктивна сторона повинна з’ясувати, що метою було отримати неправомірну вигоду за допомогою дій, які визнані штучними за своєю природою.

Одночасна атака на портфель через підставні компанії на національному та європейському рівнях створила об’єктивний прояв зловживань, незважаючи на формальне дотримання правил ЄС. Обізнаність або навмисне незнання Глейсснером доказів використання підтверджувала штучний характер дії. Крім того, ширші дії компаній, пов’язаних із Gleissner, у екосистемі торгової марки представляли намір отримати неправомірну вигоду, задовольняючи суб’єктивний елемент. Загальна оцінка підтвердила зловживання процесом.

Коментарі

Фактичні та обставинні подібності між Шерлок та Сандра Пабст дозволив першому співати з того самого аркуша судового гімну, що й другому. Шерлок було призупинено в очікуванні Сандра Пабст рішення саме з цієї причини.

Незважаючи на те, що національні та європейські суди визнали зловживання Gleissner, правовласники та IPO не повинні вважати це «справою закритою». Витрати, присуджені у вищезазначених рішеннях, є мінімальними та навряд чи покриють ресурси зовнішнього консультанта; ймовірність майбутніх дій продовжує існувати.

Оцінюючи загрозу від тролів торгових марок, слід розглянути проактивні дії проти зловживаючих сторін через цивільні заборонні приписи (CRO). Схвалення судами Великої Британії захистить провадження проти правовласників із порушеннями. У світлі таких рішень, як Apple, TRUMP TV (О-409-18) і Перець (R 577/2017-4), Цивільний процесуальний наказ (CPO), ініційований відповідно до розділу 42 Закону про суди вищих інстанцій 1981 року, щоб обмежити сторони, які «звичайно та наполегливо без будь-якої обґрунтованої підстави» судяться, цілком може бути обґрунтованим, принаймні у Великобританії.

Рішення про зловживання збігаються з нещодавньою публікацією WTR, яка підтверджує проведення аукціону понад 900 латвійських реєстрацій торгових марок, що належать Gleissner, як механізм відшкодування витрат. Запровадження CRO або CPO може бути проактивним інструментом для придушення зусиль Gleissner щодо придбання торгових марок для перепродажу.

_____________________________

Щоб упевнитись, що ви не пропускаєте регулярні оновлення з блогу про торгові марки Kluwer, підпишіться тут.