«Юридично непотрібний і завдає шкоди економіці провадження». Шанс змінити практику EUIPO щодо конверсії?

Нещодавнє рішення Четвертої апеляційної ради EUIPO (BOA), яке стосується конверсії, заслуговує на ближчий розгляд цього інструменту та практики EUIPO щодо конверсії (рішення від 26 вересня 2022 р., справа R 1241/2020-4). .

Підсумовуючи: якщо заявку на EUTM не вдається або зареєстровану EUTM скасовано, її можна перетворити на національні заявки в тих державах-членах ЄС, де немає підстав для відмови або анулювання. Це «мережа безпеки», яка згладжує наслідки «правила все або нічого» щодо EUTM: ви або отримуєте їх для всього ЄС, або не отримуєте їх взагалі. Конвертація також можлива після відкликання або відмови від EUTM (заявки), і в цьому випадку її можна запросити для всіх держав-членів, оскільки немає рішення EUIPO, яке містить підстави для відмови або анулювання.

У разі відкликання заявки запит на перетворення, відповідно до Керівних принципів EUIPO, відхиляється, якщо заявку відкликано протягом періоду оскарження після відмови Офісу, якщо апеляція не була подана (див. Керівні принципи EUIPO для перевірки, Частина E, Регістрові операції, §4.3). Іншими словами, подання апеляції є необхідною умовою для подання конвертації, і це дорога передумова, враховуючи, що плата за апеляцію EUIPO становить 720 євро.

Обговорене тут рішення BOA поставило під серйозні сумніви цю практику.

Без слів, BOA постановив, що подання апеляції не може бути обов’язковим для того, щоб запит на перетворення був прийнятним. Згідно з BOA, «вимога подання апеляції лише ускладнить справу та буде юридично непотрібною. Було б шкідливо для економії провадження, якби від сторони провадження вимагали подати апеляцію лише для цілей запиту про перетворення після відкликання заяви” (§44-45).

BOA постановив, що з відкликанням заявки EUTM заявник припинив процедуру експертизи, і оскільки остаточної відмови не було, перетворення стало можливим. Немає правових підстав для вимоги фактичного оскарження. Відкликання, яке дозволяє перетворення, не можна розглядати як зловживання процесом. Справді, BOA додала, що, навіть якщо припустити, що «заявник мав намір подати апеляцію на рішення про відмову, а потім відкликати свою заявку лише після цього моменту, Рада вказала б у своєму рішенні, що заявник припинив провадження, відкликавши свою заявку на EUTM […] і, як наслідок, відкликання заявки EUTM, експертиза та апеляційне провадження стали безцільними. Крім того, Комісія оголосила б обидва провадження закритими та постановила, що оскаржуване рішення експерта не стане остаточним. Однак протягом трьох місяців після відкликання заявник мав би можливість подати заявку на перетворення […]".

Одне рішення BOA зазвичай не змінює практику EUIPO, але ми можемо очікувати, що інші заявники, покладаючись на цей прецедент, намагатимуться подати запити на перетворення в період апеляції, не подаючи (і не оплачуючи) будь-яку апеляцію. Тому буде цікаво побачити, чи EUIPO дотримується свого жорсткого тлумачення та відмовляє у запитах на перетворення, а також що скажуть інші ради. Якщо вони підтвердять це рішення, EUIPO може бути змушена змінити свою практику (якщо вона не зробить це самостійно, до того, як будуть порушені інші справи).

Нарешті, буде цікаво дізнатися, чи цей підхід (який у даній справі вважав ex parte процедура, тобто відмова на абсолютних підставах) також застосовується в між сторонами провадження, особливо якщо спочатку успішне заперечення ґрунтувалося на EUTM, що перешкоджає перетворенню в усіх державах-членах (оскільки EUTM є підставою для відмови, застосовується всюди в ЄС). Теоретично перешкод бути не повинно, оскільки принципи однакові, тобто рішення є «остаточним» лише після закінчення строку оскарження, незалежно від того, чи була подана апеляція чи ні. Але, звичайно, нам доведеться почекати і побачити.

_____________________________

Щоб упевнитись, що ви не пропускаєте регулярні оновлення з блогу про торгові марки Kluwer, підпишіться тут.

Клювер ІВ Закон

Команда Опитування Future Ready Lawyer 2022 року показали, що 79% юристів вважають, що наступного року важливість юридичних технологій зросте. За допомогою Kluwer IP Law ви можете орієнтуватися у все більш глобальній практиці права інтелектуальної власності за допомогою спеціалізованої, місцевої та транскордонної інформації та інструментів із будь-якого бажаного місця. Чи готові ви, як фахівець з ІВ, до майбутнього?

Дізнайтеся, як Клювер ІВ Закон може підтримати вас.