"Utforska skärningspunkten mellan varumärke och design: skydd av visuella element i immateriella rättigheter"

Det komplexa samspelet mellan varumärkes- och mönsterrätt i immaterialrättslig ram har granskats av domstolar vid flera tillfällen. Detta arbete undersöker övergångsåtgärder vid sidan av fall med designintrång, inklusive deras resonemang, identifierade brister och utvecklingen av deras ställningstagande över tid, och lyfter fram specifika fall för att klargöra den nuvarande rättsliga ställningen i denna fråga.

Nyligen i ett fall från 2023 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha vs. Riddhi Siddhi Retail Venture^[1], uppstod frågan om skärningspunkten mellan varumärke och design igen. I det här fallet fastställde Delhi High Court ett interimistiskt beslut som hindrade svaranden från att sälja musikaliska keyboards med en design som bedrägligt liknar Casios. Rätten fann att den tilltalades tangentbord nära liknade Casios design.

Casio hade registrerat sin tangentbordsdesign som "Blueberry" 2009, vilket hade blivit starkt förknippat med varumärket. Käranden hävdade att svarandens tangentbordsdesign, som såldes under varumärket "Nexus32", var nästan identisk med deras och hade orsakat förvirring bland konsumenterna.

Domstolen fastslog att svarandens tangentbordsdesign var en uppenbar imitation av kärandens, enligt designlagen. Bevisbördan för bristande nyhet eller originalitet låg på svaranden, och eftersom de inte kunde tillhandahålla bevis för tidigare publicering, ansåg domstolen att kärandens design inte var ansvarig för annullering.

Delhi High Court fastställde föreläggandet mot svaranden och fann deras tangentbordsdesign bedrägligt lik Casios och avvisade påståenden om bristande nyhet eller originalitet.

Enligt varumärkeslagen från 1999[2], definieras ett varumärke som ett varumärke som kan representeras grafiskt och som kan särskilja en persons varor eller tjänster från andra. Denna definition inkluderar uttryckligen formen på varor som ett registreringsbart varumärke.

Däremot Design Act från 2000[3] definierar "design" som begränsat till egenskaperna form, konfiguration, mönster, prydnad eller sammansättning av linjer eller färger som appliceras på någon artikel. Designregistrering kräver nyhet och förbjuder tidigare publicering. Det finns inga bestämmelser om sedvanerättsliga rättigheter eller överlåtelseåtgärder för designmärken, och rättsmedel för intrång är begränsade till det lagstadgade ramverket som beskrivs i avsnitt 22[4] mönsterlagen.

Detta skapar en överlappning mellan design och varumärke, där former kan fungera som båda. Varumärkesregistrering har inte samma nyhetskrav som mönsterregistrering. Domstolar har lämnat olika svar angående samexistensen av en övergångsåtgärd vid sidan av designintrång.

Granska framväxande domstolssvar och nyckelfall
I 1983 fallet av Tobu Enterprises v Meghna Enterprises^[5], gjorde domstolen klart att när båda parter har registrerat mönster kan de inte begära förelägganden eller skadestånd enligt två författningar samtidigt. Målsäganden hävdade både designintrång och överklagande av svaranden, men domstolen bedömde att Designs Act, 1911, inte tillåter ett avgångsanspråk. Ett sådant anspråk är endast tillåtet enligt varumärkeslagen från 1958. Domstolen betonade att rätten till "passering" är en sedvanerättslig rättighet men är föremål för särskilda lagbestämmelser. Eftersom mönsterlagen inte gav rättsmedel för övergång kunde inget föreläggande meddelas på de grunderna.

Dessutom, i M/S Micolube India Limited v Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^[6]domstolen gjorde följande iakttagelser:

Angående intrång i registrerade mönster:

• En stämningsansökan för mönsterintrång är inte tillåten enligt mönsterlagen när båda parter är registrerade innehavare och mönsterregistreringarna omfattar samma form och konfiguration av en artikel.

Angående Passing Off för Formskydd:

• Passing off kan inte användas för att hävda rättigheter till formskydd enligt mönsterlagen. Lagens syfte är att ge ett begränsat skydd utan att utvidga det till formskydd.

Angående att gå med i Passing Off med Design Infringement:

• Passing off kan användas tillsammans med anspråk på designintrång, men endast i fall som är relaterade till element som varumärken, klädsel eller andra handelsrelaterade egenskaper än formen på de varor som omfattas av designregistreringen.

Undantag från Passing Off för formskydd:

• Avgång för formskydd förblir tillgängligt under och efter designmonopolperioden om formen inte omfattas av designens nyhetskrav. Men efter designens utgång, om formen är en del av nyhetsanspråket, blir den en del av den allmänna egendomen och kan inte skyddas genom att passera bort.

Men i fallet med Mohan Lal v. Sona Paint & hardwares^[7], en bänk med tre domare innehöll följande:

1. Kostym för registrerad design: En person med registrerad design kan väcka talan mot en annan person som också har en registrerad design.
2. Avgår med registrerad design: Om någon med en registrerad design använder det som varumärke och uppfyller de nödvändiga kraven, kan de vidta rättsliga åtgärder för att gå bort. Det betyder att de kan stämma om någon annan använder deras design som varumärke.
3. Sammansatt kostym: Du kan dock inte kombinera en stämningsansökan för registrerat mönsterintrång med en övergångsåtgärd. De måste vara separata rättsliga åtgärder.

Enklare uttryckt, om en person har en registrerad formgivning, så kan den personen vidta rättsliga åtgärder mot någon annan med en registrerad formgivning eller om de använder sin design som ett varumärke. Men om personen vill göra både och, då måste de lämna in två separata stämningar: en för designintrång och en annan för bortgång.

Den viktigaste skillnaden mellan de två fallen ligger i sättet att kombinera ett registrerat mönsterintrångsanspråk med ett övergångsanspråk. I fallet Micolube India klargjordes det att det inte finns någon bestämmelse om övergång enligt Designs Act, medan domstolen i fallet Mohan Lal tillät separata åtgärder men inte en enda sammansatt process.

Men 2018, en bänk med fem domare i Delhi High Court, i Carlsberg Breweries v. Som Distilleries And Breweries mål[8], upphävde det tidigare Mohan Lal prejudikatet. Den nya domen gjorde det möjligt för en kärande att kombinera två rättsliga anspråk i en enda rättegång: ett för intrång i deras registrerade design och det andra för svarandens överlåtelse av sina varor.

Den centrala frågan var huruvida en sammansatt process kunde omfatta både påståendet om designintrång och påståendet om övergång i en rättslig talan. Domstolen fastslog att domstolen i Mohan Lal hade missuppfattat de tidigare prejudikat som den hade åberopat och att dessa mål inte handlade om att förena talan i en enda sammansatt process. Enligt domstolens avgörande innebär det liknande juridiska och sakliga frågor när påståenden om mönsterintrång och överlåtelse uppstår från samma försäljningstransaktion. För att förhindra onödig dubblering av rättsliga förfaranden är det därför lämpligt att kombinera dessa två rättegångar i en rättegång. Detta beslut effektiviserar rättsliga förfaranden genom att tillåta kombinationen av mönsterrättigheter och avvisa anspråk i sådana fall.

I fallet med Symphony Ltd. v. Thermo King India Pvt Ltd [9]., lämnade Symphony Ltd. in en stämningsansökan mot Thermo King India Pvt Ltd., främst för att ta upp det påstådda intrånget i Symphonys designrättigheter och varumärken i deras luftkylningsprodukter. Å andra sidan, i Crocs Inc. USA v. Aqualite India & Others [10], klargjorde domstolen att en registrerad formgivning inte kan tjäna som varumärke. Men om ytterligare egenskaper utöver den registrerade formgivningen används som varumärken och har byggt upp goodwill, kan dessa ytterligare egenskaper skyddas som varumärken. Dessa fall illustrerar gemensamt det framväxande landskapet för immaterialrätt i Indien.

Ett lite annorlunda fall, Havells India Ltd v. Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], ifrågasatt huruvida en enda rättegång kan omfatta både borttagande av klänning och designintrång, med tvisten som uppstår från liknande fläktdesigner.

 Käranden, som hade designregistrering för sina Enticer takfläktar, begärde ett föreläggande mot svarandens Venice Prime-fläktar, med påstående om likhet. Domstolen slog fast att det är tillåtet att kombinera anspråk på överlämnande och designintrång för samma produkt i en enda rättegång, enligt Carlsbergs prejudikat. Det gynnade käranden och beviljade ett interimistiskt föreläggande mot svarandens Venice Prime-fans.

In Diageo Brands v. Alcobrew Distilleries[12], Diageo Brands, känd för "Johnnie Walker" whisky, hade designrättigheter för sin unika flaskform. De stämde Alcobrew Distilleries, påstådda varumärkes- och designintrång på grund av Alcobrews användning av märket "OFFICER'S CHOICE" och en liknande flaskdesign.

Domstolen bedömde varumärkets särskiljningsförmåga, flaskdesignlikhet och potentiell konsumentförvirring. Domstolen erkände ryktet för märket "JOHNNIE WALKER" och flaskdesignen och gav Diageo Brands fördel. De utfärdade ett föreläggande mot Alcobrew och tilldömde skadestånd.

Det här fallet understryker behovet av att skydda både varumärken och mönster och den rättsliga prövning som finns tillgänglig för varumärkesägare när deras immateriella rättigheter utsätts för intrång i alkoholdrycksindustrin.

Tillsammans ger dessa fall värdefulla insikter om komplexiteten och utvecklingen av immaterialrätt i Indien. De täcker en rad frågor, inklusive tillåtligheten av att kombinera anspråk i en enda rättegång, distinktionen mellan designrättigheter och varumärken och skyddet av unika produktegenskaper på en konkurrensutsatt marknad.

---

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. v. Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] The Trademark Act, 1999 (Act 47 of 1999), S. 2(1)(zb)

[3] Design Act, 2000, S.2(d)

[4] Designlagen, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises v Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited v. Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal v. Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries v. Som Distilleries And Breweries,CS(COMM) 690/2018 & IA No.11166/2018

[9] Symphony Ltd. v. Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. USA v. Aqualite India & Others, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd v. Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands v. Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/