Audi vs. mercado de reposição – CJEU deu a última palavra – Kluwer Trademark Blog

Em 25 de janeiro de 2024, o TJUE emitiu a tão esperada sentença no já famoso caso AUDI (C-334 / 22). Este acórdão confirma a possibilidade de violação da marca Audi nos termos da interpretação jurídica que será posteriormente determinada por um tribunal nacional.

O tribunal decidiu a favor da AUDI, afirmando que um fabricante de automóveis pode proibir a utilização de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca para peças sobressalentes. Discuti os antecedentes e as questões preliminares levantadas pelo Tribunal Polaco de Propriedade Intelectual em Varsóvia SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. No acórdão, o TJUE confirmou que: em primeiro lugar, a cláusula de reparação não é aplicável ao direito das marcas e, portanto, não pode limitar a proteção das marcas; e em segundo lugar, o direito das marcas aplica-se independentemente da finalidade da utilização, especialmente de qualquer (suposta) função técnica. Antes de aprofundar esta decisão, é importante notar que o TJUE não seguiu a opinião do Advogado-Geral Medina. Afinal, não é uma situação comum, mas ocorre, como demonstra o caso Louboutin (ver SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA). AG Medina concluiu que as disposições do direito das marcas da UE devem ser interpretadas no sentido de que a colocação de um elemento numa peça sobressalente não original de automóvel (grelha do radiador) para efeitos de instalação da marca original do fabricante de automóveis não constitui «a utilização de um sinal no curso do comércio”.

O TJUE dissipou quaisquer dúvidas que o tribunal polaco de PI tivesse sobre se uma “cláusula de reparação”, como é conhecida na lei de desenhos e modelos (art. 110 RDMC), poderia restringir os direitos do titular da marca porque nenhuma “cláusula de reparação” é permitida por direito das marcas (parágrafo 26). Este tipo de cláusula não afeta as leis de marcas; em vez disso, impõe restrições apenas à proteção concedida pelos desenhos ou modelos (parágrafo 27). Por este motivo, a cláusula de reparação não pode ser utilizada “por analogia” para restringir os direitos de marca ao abrigo do artigo 9.º do Regulamento EUTM (parágrafo 29). Neste caso, o formato do elemento contestado do radiador foi concebido para acomodar o emblema de quatro anéis. Esta conclusão não pode ser alterada pelo facto de se tratar de uma grelha do radiador, que é um componente de uma peça sobressalente de um automóvel (n.º 38). Dado que esse elemento é igual ou semelhante à marca figurativa registada, a sua utilização no comércio pode ser contestada pelo titular da marca Audi se puder afetar negativamente uma ou mais das funções da marca Audi (parágrafo 41 ). O TJUE afirmou também que o facto de o consumidor médio considerar as grelhas como não originais é irrelevante (n.º 48). Além disso, o sinal contestado é utilizado para reproduzir tão fielmente quanto possível um produto do titular da marca, em vez de designar ou referir-se a produtos ou serviços como sendo os do titular da marca (n.º 58). As limitações do direito de marca ao abrigo do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento EUTM (utilização referencial) não se aplicam a essa utilização.

Comentário

Quando fiz os meus comentários há quase dois anos, afirmei que o caso Audi deveria ser julgado utilizando as lentes da “prática honesta” e da flexibilidade proporcionada pelos direitos de propriedade intelectual, tais como designs e a “cláusula de reparação”. Isto permitiu-me determinar em que pontos da avaliação de uma reclamação de infração as flexibilidades adequadas poderiam ser descobertas e aplicadas. É por isso que fiquei um pouco decepcionado com a ênfase dada por AG Medina na sua opinião sobre a falta de utilização de uma marca registada específica da Audi ao descrever uma característica da peça sobressalente. Em vez disso, concordo com a abordagem do TJUE de determinar se a função de uma marca ocorreu no contexto da utilização que é descritiva dos elementos contestados como propriedade técnica do produto, independentemente de os elementos contestados (o emblema cromado e o encaixe no grelha) são percebidos pelos consumidores como uma indicação de origem (ver Adam Opel). Estou menos convencido pela interpretação restritiva da utilização referencial do TJUE, que pode levar o tribunal nacional a excluir a utilização por terceiros de uma marca protegida e distintiva de forma não distintiva do âmbito da utilização referencial.

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