Preclusão na história da acusação na Índia – Uma armadura ou uma espada de dois gumes?

Introdução

As marcas registradas, ao longo do tempo, se destacaram como as crianças populares entre os direitos de Propriedade Intelectual. Isso ocorre porque eles são talvez os mais protegidos entre o pacote de direitos de propriedade intelectual e, bem, inevitavelmente, a cara do seu negócio. Uma marca registrada agrega valor à sua marca ao torná-la exclusiva, ao distinguir seu negócio dos milhões de concorrentes que surgem no mercado todos os dias.

Quando alguém se propõe a registrar sua marca, deve perseverar em cada etapa do processo de exame e garantir que cada documento, cada argumento e cada afirmação tenham fundamentação adequada. É aqui que entra o conceito de preclusão do histórico de acusação.

O que significa a Doutrina?

A doutrina da preclusão histórica da acusação é popularmente associada ao litígio de patentes. No contexto das patentes, a doutrina constitui uma defesa legal para uma afirmação de infração, através da qual o Examinador determina o âmbito da infração examinando se existe uma sobreposição entre os elementos dos produtos/processos impugnados à luz das reivindicações da patente, em vez de do que uma violação literal do mesmo. Embora não seja tão aparente como no caso de processos de patentes, a preclusão do histórico de processos também se aplica a marcas registradas, predominantemente no caso de motivos relativos de recusa. A doutrina dos equivalentes em marcas constitui uma medida preventiva exercida pelo examinador no exame dos pedidos de marca. Qualquer resposta às objeções citadas pode então ser citada para uma afirmação de infração ou de outra forma, num processo de infração.

A Doutrina no regime indiano

Esta doutrina raramente foi aplicada pelos tribunais indianos à luz das marcas registadas ao julgarem uma infração de marca registada, exceto em alguns casos em que a confiança no histórico da acusação foi explicitamente destacada no acórdão.

In Humanidade x Chandran Mani Tiwari e Anr., os demandantes conseguiram impedir os réus de usarem a marca MERCYKIND, pois puderam confiar na resposta do exame apresentada por eles, listando que são titulares de uma família de marcas que termina com o sufixo 'KIND' em virtude cuja marca como tal obteve sinonímia com os demandantes, com provas adequadas que o fundamentam.

In Bata India Ltd v., o Tribunal Superior de Delhi notou expressamente as contradições declaradas pelos réus através de um exame abrangente do histórico de acusação tanto dos Requerentes quanto dos réus, decidindo a favor dos demandantes na medida de tais contradições.

Dito isto, embora a preclusão do histórico da acusação seja uma defesa brilhante que auxilia na afirmação de violação no caso de usuários anteriores, também é pertinente observar que qualquer declaração feita em processo de marca registrada, de qualquer forma, é uma faca de dois gumes. O método popular para superar motivos relativos de recusa é apresentar argumentos assertivos para evitar qualquer confusão entre as marcas citadas e a marca em questão. Em termos leigos, qualquer declaração que você fizer por escrito ao registrador pode ser usada contra você em um processo de infração.

Em um caso recente Keller Williams Realty, Inc. Ltd., o Tribunal Superior de Delhi decidiu contra o requerente em relação à liminar ex-parte solicitada contra os réus pelo uso da marca 'KW', baseando-se em parte na defesa do histórico de acusação adotada pelos réus. Os réus identificaram que os requerentes negaram que os produtos e serviços abrangidos pelas marcas fossem semelhantes em resposta ao relatório de exame e alegaram o contrário na ação de infração. 

Desafios

Aí vem uma questão: por que não instituir uma oposição contra cada marca citada em um relatório de exame? Quando determinadas marcas são citadas no relatório de exame, muitas vezes permanecem em fase de pré-propaganda e muitas vezes tratam de uma gama restrita de produtos e serviços. Com esta desvantagem, a maneira mais fácil de superar a objeção é distinguir entre as marcas ou a sua classe de produtos. Além disso, as oposições são uma provação dispendiosa, para não falar do tempo necessário para chegar ao encerramento do processo, mesmo que este seja instaurado. Com uma ação por infração, pode-se buscar uma solução imediata (liminar) contra a parte inadimplente. Dito isto, também é relevante levar em consideração o tempo consumido no processamento de pedidos de marca. No intervalo de tempo que decorre entre a apresentação da resposta ao registo da marca, a marca citada teria construído o seu negócio de tal forma que causaria uma violação substancial da marca em questão, que entretanto teria alcançado um reconhecimento substancial no mercado.

Implicações

Portanto, ao redigir as respostas do exame, seria aconselhável levar em consideração o futuro do negócio do cliente, bem como o das marcas citadas. No caso de utilizadores anteriores, nacionais ou não, em muitos casos, pode ser ideal concentrar-se na alegação de utilização e nas provas, em vez de salientar as diferenças entre as marcas citadas e elas mesmas. Isto provaria ser uma armadura, protegendo o seu negócio contra qualquer pessoa que tente manchar a sua boa vontade.

No entanto, esta teoria raramente se aplicaria a aplicações internacionais. O sistema de Madrid tem uma falha infeliz, em que os dados do utilizador são perpetuamente anexados conforme proposto para utilização, mesmo que a marca tenha uma utilização de longa data na Índia. A comprovação da utilização só poderá ser feita mediante resposta ao laudo de exame, caso este seja emitido. Não há nenhuma disposição para atualizar a reivindicação de uso em outro lugar. Isto dá às empresas nacionais uma vantagem, mesmo que temporária, uma vez que podem confiar no histórico da acusação e numa alegação de utilização.

Uma disposição para que as marcas internacionais reivindiquem a utilização através do sistema de Madrid resolveria o problema. Entretanto, na medida do possível, é provavelmente o melhor ter cautela num processo de exame de marca e conceber estratégias à luz da preclusão do histórico da acusação. Você sabe o que dizem, 'Melhor prevenir do que remediar!'.

Este artigo foi escrito por Drisya R.

Fonte: https://selvams.com/blog/prosecution-history-estoppel-in-india-a-suit-of-armour-or-a-double-edged-sword/