„Odkrywanie skrzyżowania znaku towarowego i wzoru: ochrona elementów wizualnych własności intelektualnej”

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Złożone wzajemne powiązania pomiędzy prawem znaków towarowych i prawem wzorów w kontekście prawa własności intelektualnej były wielokrotnie badane przez sądy. W tej pracy przeanalizowano działania polegające na bezprawnym podaniu oraz przypadki naruszeń wzorów, w tym ich uzasadnienie, zidentyfikowane wady i ewolucję stanowiska na przestrzeni czasu, podkreślając konkretne przypadki w celu wyjaśnienia aktualnego stanowiska prawnego w tej kwestii.

Niedawno w sprawie z 2023 r Casio Keisanki Kabushiki Kaisha kontra Riddhi Siddhi Retail Venture^[1]ponownie pojawiła się kwestia skrzyżowania znaku towarowego i wzoru. W tej sprawie Sąd Najwyższy w Delhi podtrzymał zarządzenie tymczasowe zabraniające oskarżonemu sprzedaży klawiatur muzycznych o konstrukcji łudząco podobnej do konstrukcji Casio. Sąd uznał, że klawiatury oskarżonego bardzo przypominały konstrukcję Casio.

Casio zarejestrowało swój projekt klawiatury jako „Blueberry” w 2009 roku, co stało się silnie kojarzone z marką. Powód argumentował, że konstrukcja klawiatury pozwanego, sprzedawana pod marką „Nexus32”, była prawie identyczna z klawiaturą pozwanego i powodowała zamieszanie wśród konsumentów.

Sąd ustalił, że projekt klawiatury pozwanego był oczywistą imitacją klawiatury powoda, zgodnie z ustawą o wzorach. Ciężar udowodnienia braku nowości lub oryginalności spoczywał na pozwanym, a ponieważ nie mógł on przedstawić dowodu wcześniejszej publikacji, sąd uznał, że projekt powoda nie podlega unieważnieniu.

Sąd Najwyższy w Delhi podtrzymał nakaz wydany przeciwko oskarżonemu, uznając konstrukcję klawiatury za łudząco podobną do klawiatury Casio i odrzucając twierdzenia dotyczące braku nowości i oryginalności.

Zgodnie z ustawą o znakach towarowych z 1999 r[2], znak towarowy definiuje się jako znak, który można przedstawić w formie graficznej i który umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednej osoby od innych. Definicja ta jednoznacznie uwzględnia kształt towaru jako znak towarowy podlegający rejestracji.

Natomiast ustawa o wzornictwie z 2000 r[3] definiuje „projekt” jako ograniczony do cech kształtu, konfiguracji, wzoru, ozdoby lub kompozycji linii lub kolorów zastosowanych w dowolnym artykule. Rejestracja wzoru wymaga nowości i zabrania wcześniejszej publikacji. Nie przewidziano przepisów prawa zwyczajowego ani działań związanych z udawaniem znaków towarowych, a środki zaradcze w zakresie naruszeń ograniczają się do ram prawnych określonych w sekcji 22[4] ustawy o projektowaniu.

Stwarza to nakładanie się projektu i znaku towarowego, przy czym kształty mogą pełnić obie funkcje. Rejestracja znaku towarowego nie wiąże się z takimi samymi wymogami dotyczącymi nowości jak rejestracja wzoru. Sądy udzielały różnych odpowiedzi na temat współistnienia powództwa o podrabianie i naruszenia wzoru.

Badanie zmieniających się odpowiedzi sądów i kluczowych spraw
W przypadku z 1983 r Tobu Enterprises przeciwko Meghna Enterprises^[5]sąd wyjaśnił, że jeżeli obie strony posiadają zarejestrowane wzory, nie mogą dochodzić nakazów sądowych ani odszkodowań na podstawie dwóch ustaw jednocześnie. Powód zarzucił pozwanemu zarówno naruszenie wzoru, jak i podszywanie się pod wzór, ale sąd orzekł, że ustawa o wzorach z 1911 r. nie pozwala na wnoszenie roszczeń o podrabianie. Takie roszczenie jest dopuszczalne jedynie na podstawie ustawy o znakach towarowych z 1958 r. Sąd podkreślił, że prawo do „podania się” jest prawem zwyczajowym, ale podlega szczegółowym przepisom ustawowym. Ponieważ ustawa o wzorach nie przewidywała środków zaradczych w przypadku podrabiania, nie można było wydać nakazu na tej podstawie.

Ponadto w M/S Micolube India Limited przeciwko Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^[6]sąd poczynił następujące uwagi: –

O naruszeniu zarejestrowanych wzorów:

Na mocy ustawy o wzorach nie można wnosić pozwu o naruszenie wzoru, jeżeli obie strony są zarejestrowanymi właścicielami, a rejestracje wzorów dotyczą tego samego kształtu i konfiguracji artykułu.

Odnośnie rezygnacji z ochrony kształtu:

Podrabianie nie może służyć do egzekwowania prawa do ochrony kształtu na podstawie ustawy o wzorach. Ustawa ma na celu zapewnienie ograniczonej ochrony bez rozszerzania jej na ochronę kształtu.

Dotyczy dołączenia do naruszenia prawa autorskiego z naruszeniem wzoru:

Passing off można stosować równolegle z roszczeniami o naruszenie wzoru, ale tylko w przypadkach związanych z elementami takimi jak znaki towarowe, szata handlowa lub cechy branżowe inne niż kształt towaru objętego rejestracją wzoru.

Wyjątki od pomijania ochrony kształtu:

Unieważnienie ochrony kształtu pozostaje możliwe w okresie obowiązywania monopolu wzoru i po jego zakończeniu, jeżeli kształt nie jest objęty oświadczeniem dotyczącym nowości wzoru. Jeżeli jednak po wygaśnięciu wzoru kształt stanowi część zastrzeżenia dotyczącego nowości, staje się on częścią domeny publicznej i nie można go chronić poprzez zatajanie.

Jednakże, w przypadku Mohan Lal przeciwko Sona Paint & Sprzęt^[7], skład trzech sędziów orzekł, co następuje:

Garnitur dla zarejestrowanego projektu: Osoba posiadająca zarejestrowany wzór może wystąpić z pozwem przeciwko innej osobie, która również posiada zarejestrowany wzór.
Unikanie zarejestrowanego wzoru: Jeśli ktoś posiadający zarejestrowany wzór używa go jako znaku towarowego i spełnia niezbędne wymagania, może podjąć kroki prawne w związku z bezprawnym używaniem znaku towarowego. Oznacza to, że mogą pozwać, jeśli ktoś inny używa ich projektu jako znaku towarowego.
Kombinezon kompozytowy: Nie można jednak łączyć pozwu o naruszenie zarejestrowanego wzoru z powództwem o bezprawnym użytkowaniu. Muszą to być odrębne czynności prawne.

Mówiąc prościej, jeśli dana osoba posiada zarejestrowany wzór, może podjąć kroki prawne przeciwko innej osobie posiadającej zarejestrowany wzór lub jeśli używa ona swojego wzoru jako znaku towarowego. Jeśli jednak dana osoba chce zrobić jedno i drugie, musi złożyć dwa osobne pozwy: jeden o naruszenie wzoru, a drugi o udawanie.

Kluczowa różnica między obiema sprawami polega na podejściu do łączenia roszczenia o naruszenie zarejestrowanego wzoru z roszczeniem o zaprzestanie używania znaku towarowego. W sprawie Micolube India wyjaśniono, że ustawa o wzorach nie przewiduje żadnego przepisu dotyczącego fałszerstwa, natomiast w sprawie Mohan Lal sąd dopuścił odrębne pozwy, ale nie zezwolił na jeden pozew złożony.

Jednak w 2018 r. pięcioosobowy skład Sądu Najwyższego w Delhi w sprawie Sprawa Carlsberg Breweries przeciwko Som Distilleries And Breweries[8], uchylił poprzedni precedens w sprawie Mohan Lal. Nowe orzeczenie umożliwiło powodowi połączenie w jednym pozwie dwóch roszczeń prawnych: jednego o naruszenie zarejestrowanego wzoru, drugiego o zatajenie towaru przez pozwanego.

Kluczową kwestią było to, czy pozew złożony może obejmować zarówno roszczenie o naruszenie wzoru, jak i roszczenie o podróbkę w jednym postępowaniu prawnym. Sąd ustalił, że sąd w Mohan Lal błędnie zrozumiał poprzednie precedensy, na których się opierał, oraz że sprawy te nie dotyczyły połączenia podstaw powództwa w jednym pozwie złożonym. Zgodnie z orzeczeniem sądu, gdy roszczenia z tytułu naruszenia wzoru i podstępu wynikają z tej samej transakcji sprzedaży, wiążą się z podobnymi kwestiami prawnymi i faktycznymi. Dlatego też, aby zapobiec niepotrzebnemu powielaniu postępowań prawnych, wskazane jest połączenie tych dwóch podstaw powództwa w jeden pozew. Decyzja ta usprawnia postępowanie sądowe, umożliwiając w takich przypadkach łączenie praw do wzorów i przekazywanie roszczeń.

W przypadku Symphony Ltd. przeciwko Thermo King India Pvt Ltd [9]., Symphony Ltd. złożyła pozew przeciwko Thermo King India Pvt Ltd., odnosząc się przede wszystkim do rzekomego naruszenia praw do projektów i znaków towarowych firmy Symphony w jej produktach do chłodnic powietrza. Z drugiej strony w Crocs Inc. USA przeciwko Aqualite India i innym [10]sąd wyjaśnił, że zarejestrowany wzór nie może pełnić funkcji znaku towarowego. Jeżeli jednak dodatkowe cechy wykraczające poza zarejestrowany wzór są używane jako znaki towarowe i budują reputację firmy, te dodatkowe cechy mogą być chronione jako znaki towarowe. Przypadki te łącznie ilustrują ewoluujący krajobraz prawa własności intelektualnej w Indiach.

Nieco inny przypadek, Havells India Ltd przeciwko Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], zakwestionowano, czy jeden pozew może obejmować zarówno zatajanie wzoru użytkowego, jak i naruszenie wzoru, przy czym spór wynika z podobnych projektów wentylatorów.

Powód, posiadający rejestrację wzoru swoich wentylatorów sufitowych Enticer, wniósł o wydanie nakazu sądowego przeciwko wentylatorom pozwanego Venice Prime, zarzucając podobieństwo. Sąd orzekł, że łączenie roszczeń o podrabianie i naruszenie wzoru w odniesieniu do tego samego produktu w jednym pozwie jest dopuszczalne, zgodnie z precedensem Carlsberga. Sąd faworyzował powoda, wydając tymczasowy nakaz przeciwko fanom pozwanego Venice Prime.

In Diageo Brands przeciwko Alcobrew Distilleries[12], Diageo Brands, znana z whisky „Johnnie Walker”, posiadała prawa do projektu swojego unikalnego kształtu butelki. Pozwali Alcobrew Distilleries, zarzucając naruszenie znaku towarowego i wzoru w związku z używaniem przez Alcobrew znaku „OFFICER'S CHOICE” i podobnego projektu butelki.

Sąd ocenił zdolność odróżniającą znaku towarowego, podobieństwo projektów butelek i potencjalne dezorientację konsumentów. Uznając reputację znaku towarowego i projektu butelki „JOHNNIE WALKER”, sąd wydał orzeczenie korzystne dla Diageo Brands. Wydali nakaz sądowy przeciwko Alcobrew i przyznali odszkodowanie.

Sprawa ta podkreśla potrzebę ochrony zarówno znaków towarowych, jak i wzorów, a także środków prawnych przysługujących właścicielom marek, gdy ich własność intelektualna grozi naruszeniem w branży napojów alkoholowych.

Sprawy te łącznie oferują cenny wgląd w złożoność i ewoluujący charakter prawa własności intelektualnej w Indiach. Dotyczą one szeregu zagadnień, m.in. dopuszczalności łączenia roszczeń w jednym pozwie, rozróżnienia praw do wzoru i znaków towarowych oraz ochrony unikalnych cech produktu na konkurencyjnym rynku.

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. przeciwko Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] Ustawa o znakach towarowych z 1999 r. (ustawa nr 47 z 1999 r.), S. 2(1)(zb)

[3] Ustawa o projektowaniu z 2000 r., S.2(d)

[4] Ustawa o projektowaniu, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises przeciwko Meghna Enterprises (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited przeciwko Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal przeciwko Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries przeciwko Som Distilleries And Breweries, CS(COMM) 690/2018 i IA nr 11166/2018

[9] Symphony Ltd. przeciwko Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. USA przeciwko Aqualite India i inni, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd przeciwko Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd, [CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands przeciwko Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

Aditi Singh

Autor

Jestem na czwartym roku studiów BA LL.B. (z wyróżnieniem) na Narodowym Uniwersytecie Zaawansowanych Studiów Prawnych (NUALS). Interesuję się prawem własności intelektualnej i technologią, w szczególności zmieniającym się krajobrazem prawnym. Jednocześnie z uwagą śledzę orzecznictwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet. Moje zaangażowanie obejmuje informowanie o sprawach klimatycznych na całym świecie. Lubię filmy o tematyce prawniczej, różnorodną lekturę i angażuję się w porywające dyskusje z przyjaciółmi na tematy bieżące i geopolityczne.