Programvarepatenter etter Alice: Råd fra en tidligere USPTO-eksaminator om å sikre patentbeskyttelse

Denne artikkelen ble medforfatter av tidligere USPTO primæreksaminator Shawn Joseph.

Mens mange i programvarepatentindustrien lenge fryktet at etterklangene forlot Alice betydde "dødens kyss" for programvarepatentsøknader, realiteten i dag er at det blir utstedt flere programvarepatenter enn noen gang før. Sannheten er at programvarefellesskapet har gjort enorme fremskritt de siste åtte årene siden de turbulente kjølvannene av Alice avgjørelse, og ny USPTO Examiner-veiledning har blitt utstedt om hvordan man best kan bestemme emnekvalifisering for programvarepatentsøknader. 

Resultatet av denne nye veiledningen har økt antallet programvarepatentsøknader som er innvilget med mer enn 22 % i løpet av de siste tre årene, og over 60 % av alle søknader som er innvilget i 2020 er programvare eller dataimplementerte teknologier. I denne artikkelen diskuterer vi programvarepatenter etter Alice fra en tidligere USPTO Primary Examiners perspektiv og gir tips om hvordan man unngår og overvinner en 35 USC § 101 "Alice"Avslag.

Kan programvarepatenter håndheves?

Selv om det fortsatt er en overskrift som indikerer at programvarerelaterte og dataimplementerte oppfinnelser ikke er patenterbare eller håndhevbare, er dette argumentet i strid med nylige USPTO- og rettsdata. Det er ingen tvil om at programvarerelaterte teknologier ikke bare er patenterbare, men håndhevbare, og kan overleve en gyldighetsutfordring ved Patent Trail and Appeal Board eller føderal domstol. 

En patentinnehavers mulighet til å håndheve sine patentrettigheter begynner i det øyeblikket patentet er utstedt. Hvis en krenkende part lager, bruker, selger eller importerer gjenstanden som kreves i det utstedte patentet, vil patenteieren ha rettslig regress mot den krenkende parten. Omfanget og bredden av dine patentrettigheter er definert av kravene gitt i patentet ditt. 

Hvis patentet ditt inkluderer et bredt kravspråk, er din rett til å ekskludere andre mye større enn den ville vært i tilfellet med et patent med snevre krav. Selv om et utstedt patent i utgangspunktet antas gyldig, kan det fortsatt være gjenstand for fremtidige utfordringer ved USPTO gjennom Inter Partes anmeldelse (IPR) prosess eller ugyldiggjøringshandling i føderal domstol.

Hva er Alice og hva betyr det for programvarepatenter?

Alice Corp v. CLS Bank International, 573 US 208 (2014) var en landemerke Høyesterettsavgjørelse som rystet grunnlaget for programvarepatenter til kjernen. I en enstemmig avgjørelse skrevet av Justice Clarence Thomas, mente Høyesterett at patentkrav gitt for dataimplementerte elektroniske deponeringstjenester var rettet mot abstrakte ideer og ikke patenterbart emne.

De Alice avgjørelsen har hatt en dyp innvirkning på måten eksaminatorer ved United States Patent and Trademark Organization (USPTO) undersøker programvarepatenter. Avgjørelsen la ut en to-trinns analyse, hvor det først tas en avgjørelse om hvorvidt emnet som kreves i et patent er rettet mot en abstrakt idé. Hvis ja, må påstandene legge til "betydelig mer" som legemliggjør et "oppfinnsomt konsept."

Mens Høyesterett inkluderte flere eksempler på hva som kan eller ikke kan kvalifisere som "betydelig mer", førte tvetydigheten i avgjørelsen og mangelen på veiledning til problemer med å implementere klare og konsistente standarder av lavere domstoler og under undersøkelse av USPTO-eksaminatorer. Den dramatiske effekten av Høyesteretts avgjørelse fikk mange i programvareindustrien til å lure på om programvarepatentene deres hadde blitt ubrukelige og uhåndhevbare.

Hvordan kan du overvinne Alice Avgjørelse når du tar patent på programvareideene dine?

Selv om det ikke er noen forsikringer om suksess når du søker om en programvarepatentsøknad, er det skritt du kan ta for å forbedre sjansene for at patentsøknaden din vil motta en notice of Allowance fra USPTO Examiner.

Vurder først et tidligere kjent søk (noen ganger kalt et "patenterbarhetssøk"). Husk imidlertid at resultatene av søket ditt bare er like gode som informasjonen som ble brukt til å utføre søket. Sørg derfor for at du oppgir grundig avsløringsinformasjon, referanser og trykte dokumenter før du utfører søket.

Når det er gitt en grundig avsløring, vil et godt søk etter kjent teknikk ikke bare hjelpe deg med å avgjøre om oppfinnelsen din er patenterbar, men vil også hjelpe deg med en idé om hvor bredt du kan utforme eventuelle krav i søknaden, basert på de relevante kunst innen teknologifeltet. Husk å gå gjennom tidligere kjente søkeresultater med advokaten din og gi eventuelle tilbakemeldinger eller ytterligere "punkter av forskjell" mellom programvareplattformen din og de siterte tidligere kjente referansene som ble funnet i søket.

For det andre er det viktig å forstå hva USPTO-eksaminatoren anser som "ikke-patenterbart emne" før du utarbeider programvareoppfinnelsen din, forretningsmetoden eller datamaskinimplementerte prosessen. Ikke-patenterbare gjenstandsavvisninger oppstår når granskeren argumenterer for at gjenstanden for den påberopte oppfinnelsen ikke er kvalifisert for patentbeskyttelse fordi den er rettet mot en abstrakt idé eller annet ikke-patenterbart gjenstand (i henhold til 35 USC § 101).

I henhold til 35 USC § 101 er det fire lovbestemte kategorier eller typer oppfinnelser som er kvalifisert for patentbeskyttelse: prosess, maskin, produksjon eller sammensetning av stoff (eller enhver ny og nyttig forbedring av disse). Programvarerelaterte og SaaS-oppfinnelser faller uten tvil under "prosess"-kategorien av oppfinnelser. Og hvis oppfinnelsen er hevdet som en maskin (dvs., datamaskin) som implementerer prosessen, vil et aspekt ved oppfinnelsen falle inn under kategorien "maskin".

Domstoler har tolket de fire lovbestemte kategoriene av oppfinnelser for å utelukke "naturlover, naturfenomener og abstrakte ideer." Disse begrepene, ofte referert til som "rettslige unntak" fra patentkvalifisering, refererer vanligvis til grunnleggende kunnskap som ikke er kvalifisert for patentbeskyttelse, slik som vitenskapelige prinsipper (f.eks. at kraft er lik masse ganger akselerasjon, eller F = mA), som forekommer naturlig fenomener (f.eks. lyn, gravitasjon, sollys), mentale prosesser og matematiske algoritmer. I de fleste tilfeller er det de to siste unntakene (mentale prosesser og matematiske algoritmer) som er grunnlaget for de fleste programvarerelaterte avvisninger.

For å hjelpe søkere med å navigere i endringene for å kreve tolkninger innen datamaskin-, programvare- og SaaS-teknologiområdene, har USPTO utstedt en oppdatert veiledning om emnekvalifisering. Denne veiledningen er også innlemmet i ulike deler av USPTOs håndbok for patentundersøkelsesprosedyre (MPEP). MPEP § 2106 sier for tiden at testen for kvalifisering for emner involverer følgende trinn (ofte referert til som Alice To-trinns test)

• Trinn 1: Sjekk om kravet er rettet mot en lovbestemt kategori (prosess, maskin, produksjon, sammensetning av stoff eller forbedring av denne). Hvis "nei", er kravet rettet mot emnet ikke kvalifisert for patentbeskyttelse. Hvis "ja", gå til trinn 2A.
• Trinn 2A: Sjekk om kravet er rettet mot et lovfestet unntak (naturlover, naturfenomener (naturprodukt) eller abstrakt idé). Hvis "nei", er kravet rettet mot emnet kvalifisert for patentbeskyttelse. Hvis "ja", gå til trinn 2B.
• Trinn 2B: Sjekk om kravet resiterer tilleggselementer som utgjør «vesentlig mer» enn det rettslige unntaket. Hvis "nei", er kravet rettet mot emnet ikke kvalifisert for patentbeskyttelse. Hvis «ja», er kravet rettet mot emnet kvalifisert for patentbeskyttelse.

For det tredje, hvis du mottar et Office Action-avslag, anbefaler jeg følgende trinn når du forbereder og utarbeider Office-tillegget ditt:

1. Analyser sensorens begrunnelse for hvert trinn i kvalifikasjonstesten for emnet. Bryt avslaget for å tydelig kartlegge hver av eksaminatorens påstander til det respektive trinnet ovenfor.

• Finn eventuelle svakheter i eksaminatorens begrunnelse for hvert trinn i analysen:

1. Mislyktes sensoren i å følge noen av trinnene på riktig måte?
2. Mange ganger har vi sett at en eksaminator har tvunget en påstand satt inn i en "abstrakt idé"-form. Sjekk nøye om noen av eksaminatorens utsagn for å kartlegge kravet til ikke-kvalifisert emne er ikke-faktiske eller en feilkarakterisering av oppfinnelsen. Sjekk også nøye om sensoren rett og slett ikke nevnte bestemte deler av påstanden da han/hennes argumenterte. Vi ser også ofte at en eksaminator avstår fra å uttale seg om kravbegrensningene som vil svekke argumentet hans/hennes mest. Noen ganger er viktigere enn det som ble sagt det som ikke ble sagt;

• Se gjennom og bruk eksemplene på kvalifiseringskriteriene i USPTO eksamensveiledning, med følgende spørsmål i bakhodet:

1.  Har påstandene dine flere ting til felles med eksemplene som er "kvalifisert" eller "ikke kvalifisert"?
2. Kan påstandene dine gjøres for å passe bedre til formen til noen av de "kvalifiserte" eksemplene? Ved å lære begrunnelsene brukt i "kvalifiserte" eksempler, vil du ha verktøy lagt til verktøybeltet ditt for å lykkes med å argumentere mot eksaminatorens posisjon;

• Gir påstandene et "oppfinnsomt konsept" som ikke er omtalt i Office Action?
• Er det mulig å forklare hvordan kravet faller inn i en lovbestemt kategori?
• Svar, og argumenter, hvis mulig, på sensorens analyse for hvert trinn basert på ovenstående;
• Undersøk din eksaminator:

1. Det er mindre kjent at du kan søke etter tilfeller tidligere tillatt av eksaminatoren din ved å bruke verktøy som Advanced Search i PatFT. Hvordan kan dette hjelpe? Fordi du kan finne eksempler på saker som er tillatt av SAMME sensor. Du vil oppdage at eksaminatorer ofte bruker den samme stilen med avslag i mange saker (nesten klipp og lim). Hvis du har en Alice avvisning, ta en titt på eksempler på svar andre har sendt inn på hans/hennes avslag som overvant deres Alice avslag i sakene deres. De samme strategiene fungerer ofte igjen fordi de passer til din spesielle eksaminator sitt driftsparadigme og løser automatisk for sensor-til-eksaminator inkonsekvenser i bruk av standarder.

• Craft Claims to Avoid Art Unit 3600

Når vi snakker om inkonsekvenser av eksaminatorer, så spiller også inkonsekvenser av kunstenhet inn og bør vurderes når du utarbeider patentsøknaden din. Ville det ikke vært bedre å unngå en sensor eller kunstenhet der sjansene dine for godtgjørelse er dårligere totalt sett? Det er ingen hemmelighet blant utøvere at patentsøknader som går i business methods art unit 3600 har betydelig lavere kvotesats. Dyktige utøvere kan kanskje hjelpe deg med å unngå å bli dokket til den beryktede 3600 kunstenheten.

Men med riktig "målrettet utkast" er en grunnleggende forståelse av USPTO-klassifiseringsprosessen et krav. Nylig har USPTO brukt automatiserte systemer som et første pass for å dokke saker innen kunstenheter. Disse systemene ser etter nøkkelbegreper i keep-deler i applikasjonen din for å identifisere hvilken kunstenhet og klassifisering applikasjonen din er tildelt. Den viktigste av disse nøkkeldelene er dine påstander og abstrakt. Og noen eksempler på nøkkelord som disse systemene bruker for forretningsmetoder kan inkludere bankvilkår, spillvilkår, prisvilkår osv. Ta en titt på måten USPTO definerer forretningsmetoder for å få en idé:

"Forretningsmetoder-området til USPTO er en samling av fagområder i Technology Center 3600 som gir patenter relatert til databehandling: finansiell, forretningspraksis, ledelse eller kostnads-/prisfastsettelse."

Så hvis oppfinnelsen din er relatert til noen av disse kategoriene, kan det være en god idé, i den første patentsøknaden som vil gå gjennom klassifiseringen, å unngå nøkkeltermer i disse nøkkeldelene. Vær oppmerksom på at du alltid kan endre påstandene dine på et senere tidspunkt i påtalemyndigheten for å inkludere disse vilkårene, så lenge du hadde støtte i den opprinnelige avsløringen.

Ikke overse verdien av et eksaminatorintervju

Et eksaminatorintervju er en forhåndsplanlagt diskusjon med eksaminatoren, vanligvis gjennomført over telefon, angående kravavvisningene og/eller innvendingene som er skissert i Office Action og potensielle endringer som adresserer disse bekymringene. Søkere representert av en patentadvokat kan (men vanligvis ikke) delta aktivt i intervjuet. I noen tilfeller kan oppfinneren og/eller søkeren være interessert i å delta på eksaminatorintervjuet.

Vær imidlertid oppmerksom på at det å si feil eller gjøre en upassende innrømmelse under et eksaminatorintervju kan påvirke sjansene for å få patentregistrering. I noen situasjoner fører intervjuet til en eksaminatorendring, som setter kravene i søknaden i betingelse for godtgjørelse uten at søkeren trenger å sende inn et formelt svar på en utestående Office-handling. Intervjuer kan initieres av sensor eller bes om av søkeren.

En av de beste måtene å forberede seg til et eksaminatorintervju på er å fullt ut vurdere problemene som tas opp i Office-handlingen og hvordan du best kan formulere svaret ditt på Office-handlingen. Deretter kan du utarbeide en agenda med saker som skal diskuteres. Deretter kan du kontakte eksaminatoren og avtale et passende tidspunkt for å diskutere Office-handlingen og foreslåtte svar og sende agendaen på e-post med eventuelle foreslåtte endringer til sensoren. Deretter kan du diskutere med sensoren for å bedre forstå resonnementet bak deres avvisninger og deres tolkning av termer og uttrykk og benytte anledningen til å fremheve og avklare eventuelle misforståelser eller tolkningsforskjeller.

Men enda viktigere, sensorintervjuer gir søkerne en mulighet til å velge sensorens hjerne og/eller få en følelse av sensorens vennskap med å tillate dine nåværende påstander. Mye informasjon kan komme fra en rask samtale. For eksempel, hvis eksaminatoren virker fast på at hun eller han har bevist at oppfinnelsen din allerede eksisterer, kan det være bedre for deg å endre påstandene dine betydelig for å spare deg selv for tid og penger. På den annen side, hvis eksaminatoren virker generelt vennlig til innovasjonen din, kan du kanskje bare spørre hvilke mindre endringer som bør gjøres i påstandene dine for å få deg over pukkelen.

Husk at eksaminatorer er mennesker, og å være snill og samarbeidsvillig kan gå langt.

Unngå disse vanlige feilene når du utarbeider programvarepatentsøknaden

Å utarbeide en programvarepatentsøknad er utfordrende av flere grunner. For det første faller ikke programvare og dataimplementerte prosesser pent inn i det lovpålagte rammeverket for patentberettigelse. Selv om programvare er bredt definert som "programmer og andre operativsystemer som brukes av en datamaskin", hvis programvaren din bare utfører visse rutinefunksjoner eller generisk automatisering, er den sannsynligvis for "abstrakt" til å kunne patenteres. 

Nøkkelen når du utarbeider en programvareapplikasjon er å identifisere de nye aspektene / oppfinnsomme konseptene til programvaren din og artikulere hvordan programvaren forbedrer datamaskinens funksjonalitet. Du bør også sørge for at du spesifikt beskriver alle systemer, undersystemer og komponenter som brukes til å utføre den nye prosessen.

Unngå å beskrive generisk funksjonalitet eller bare resitere automatisering av menneskelig aktivitet som tradisjonelt har blitt utført manuelt eller resitere "konvensjonelle handlinger på en generisk måte" når du utarbeider kravsettet og detaljert beskrivelse. 

Ikke glem fordelene med et designpatent 

Ikke overse verdien av en designpatentsøknad for programvaren din. Designpatenter beskytter de grafiske brukergrensesnittene (GUI), endringer i lasteskjermen og andre dekorative elementer i programvaren din. GUI-en din kan være patenterbar og kan oppfylle kravet om "artikkel om produksjon" hvis det todimensjonale bildet ditt vises på en dataskjerm, nettbrett eller mobilenhet.

Din GUI-designpatentsøknad kan inkludere flere utførelsesformer så lenge disse utførelsesformene er relatert til en enkelt GUI-design. Søknaden skal inneholde minst ett område med stiplede eller stiplede linjer, og den ytre grensen til enheten med stiplede linjer. En brutt linjesetning er avgjørende for å definere hvilke deler av GUI som kreves.

Designpatenter for programvare er fordelaktige av flere årsaker, inkludert: raskere rettsforfølgelsestid, høyere godtgjørelsessatser og lavere advokatkostnader og USPTO-innleveringsgebyrer.

Snakk med en erfaren programvarepatentadvokat og lær mer om programvarepatenter etter Alice

Bekymret for hvordan Alice kjennelse kan påvirke dine tidligere innvilgede patenter? Trenger du juridisk rådgivning om håndtering av patentkrav? Rapacke Law Group er en forretnings- og åndsverklov som fokuserer på programvarerelatert åndsverk.

Våre advokater inkluderer tidligere USPTO-primæreksaminatorer og utviklere som jobber med en rekke amerikanske og utenlandske startups for å sikre at de har en strategisk tilnærming til beskyttelsen av intellektuell eiendom. Vi tilbyr juridiske tjenester for patenter og immaterielle rettigheter for en gjennomsiktig fast avgift. Kontakt oss for å avtale en gratis konsultasjon med en av våre erfarne advokater.

Planlegg en gratis konsultasjon eller ta vår Intellektuell eiendomsquiz for å forstå hvordan du best kan beskytte virksomheten din med en erfaren programvarepatentadvokat.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/