"Juridisk unødvendig og skadelig for økonomien i saksbehandlingen". En sjanse til å endre EUIPOs praksis for konvertering?

En nylig avgjørelse fra EUIPOs fjerde klagenemnd (BOA) som omhandler konvertering fortjener en nærmere titt på dette instrumentet, og på EUIPOs praksis knyttet til konvertering (avgjørelse av 26. september 2022, sak R 1241/2020-4) .

For å oppsummere: når en EUTM-søknad mislykkes, eller en registrert EUTM blir kansellert, kan den konverteres til nasjonale søknader i de EU-medlemsstatene der begrunnelsen for avslag eller kansellering ikke gjelder. Dette er et "sikkerhetsnett" som jevner ut konsekvensene av "alt-eller-ingenting-regelen" knyttet til EUTM-er: enten får du dem for hele EU, eller ikke i det hele tatt. Konvertering er også mulig etter tilbaketrekking eller overlevering av en EUTM (applikasjon), og i så fall kan den bes om for alle medlemsland siden det ikke er noen EUIPO-beslutning som finner en grunn for avslag eller kansellering.

Ved tilbaketrekking av en søknad avslås begjæringen om konvertering, i henhold til EUIPO-retningslinjene, dersom søknaden trekkes tilbake i løpet av klagefristen etter avslag fra Kontoret, dersom det ikke er inngitt klage (jf. EUIPOs retningslinjer). til eksamen, del E, Registerdrift, §4.3). Med andre ord, innlevering av en klage er en forutsetning for å sende inn en konvertering, og det er en kostbar forutsetning, gitt at EUIPO-klagegebyrene er 720 Euro.

BOA-vedtaket som er omtalt her har reist alvorlig tvil om denne praksisen.

Uten å hakke ord, mente BOA at innlevering av en klage ikke kan kreves for at en konverteringsforespørsel skal være akseptabel. I følge BOA, "å kreve at en anke skal innleveres, ville bare komplisere saker og være juridisk unødvendig. Det ville være skadelig for saksøkonomien hvis en part i saken ble pålagt å anke kun for å be om omgjøring etter å ha trukket en søknad” ( §44-45).

BOA mente at med tilbaketrekkingen av EUTM-søknaden, avsluttet søkeren undersøkelsesprosessen, og siden det ikke var noe endelig avslag, var konvertering mulig. Det er ikke hjemmel for kravet om en faktisk klage. Uttaket som muliggjør konvertering kan ikke sees på som misbruk av prosess. Faktisk la BOA til at selv forutsatt at "søkeren hadde til hensikt å anke avslagsbeslutningen og deretter trekke sin søknad først etter det øyeblikket, styret ville ha uttalt i sin avgjørelse at søkeren hadde avsluttet saksbehandlingen ved å trekke tilbake sin EUTM-søknad […] og, som en konsekvens av dette, etter tilbaketrekkingen av EUTM-søknaden, hadde undersøkelses- og klagebehandlingen blitt uten formål. I tillegg ville nemnda ha erklært begge saksbehandlingene avsluttet og kommet til at den omtvistede avgjørelsen fra sensoren ikke ville bli endelig. Innen tre måneder etter tilbaketrekkingen ville imidlertid søkeren fortsatt ha hatt muligheten til å sende inn sin konverteringsforespørsel […]".

En enkelt avgjørelse fra en BOA endrer vanligvis ikke EUIPOs praksis, men vi kan forvente at andre søkere, basert på denne presedensen, vil prøve å sende inn konverteringsforespørsler i klagefristen uten å sende inn (og betale for) noen klage. Det vil derfor være interessant å se om EUIPO står ved sin rigide tolkning og avslår konverteringsforespørsler og hva de andre styrene vil si. Hvis de bekrefter denne avgjørelsen, kan EUIPO bli tvunget til å endre sin praksis (med mindre den gjør det på egen hånd, før andre saker blir anlagt).

Til slutt vil det være interessant å vite om denne tilnærmingen (som i den aktuelle saken anså en ex parte prosedyre, dvs. et avslag på absolutt grunnlag) gjelder også i mellom partene saksgang, spesielt der den opprinnelig vellykkede motstanden var basert på en EUTM som forhindret konvertering i alle medlemsland (ettersom en EUTM som grunnlag for avslag gjelder overalt i EU). Teoretisk sett bør det ikke være hindringer, da prinsippene er de samme, det vil si at en avgjørelse er «endelig» først etter at klagefristen er utløpt, uavhengig av om det er klage eller ikke. Men vi får selvfølgelig vente og se.

_____________________________

For å sikre at du ikke går glipp av regelmessige oppdateringer fra Kluwer Trademark Blog, vennligst abonner her..

Kluwer IP-lov

De 2022 Future Ready Advokatundersøkelse viste at 79 % av advokatene tror at viktigheten av juridisk teknologi vil øke for neste år. Med Kluwer IP Law kan du navigere i den stadig mer globale praksisen med IP-lov med spesialisert, lokal og grenseoverskridende informasjon og verktøy fra alle foretrukne steder. Er du som IP-profesjonell klar for fremtiden?

Lær hvordan Kluwer IP-lov kan støtte deg.