I en nylig avgjørelse (T-726/21) bekreftet Retten («GC») at Rolex SA («Rolex») ikke kunne forhindre det danske motemerket «Junk de Luxe» (eid av selskapet PWT A/S ) fra å registrere et varemerke for deres logo som viser en krone.
Det omtvistede tegnet ble blant annet arkivert for varer som dekker klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25, mens Rolex' tidligere varemerke var registrert for klokker i klasse 14.
Spørsmålet var om Rolex kunne påvise et tilstrekkelig omdømme i EU, og at bruken av det omstridte varemerket uten saklig grunn ville dra urettmessig fordel av eller være til skade for det tidligere varemerkets særpreg eller omdømme.
Innsigelsesavdelingen ga innsigelsen medhold på grunnlag av artikkel 8 nr. 5 EUTMR og konkluderte med at det omstridte varemerket ville dra urettmessig fordel av særpreg eller omdømme til det sammensatte ROLEX-varemerket. Følgelig avviste innsigelsesavdelingen det omtvistede merket fra registrering for alle de omsøkte varene og tjenestene i klasse 3, 9, 18, 25 og 35. PWT A/S anket denne avgjørelsen, men kun i forhold til varene i klasse 25. nemlig klær, fottøy og hodeplagg.
Klagenemnda tok klagen til følge. Den fant at det ikke var sannsynlighet for forveksling basert på artikkel 8(1)(b) EUTMR, og at selv om det sammensatte ROLEX-varemerket (bestående av både kronen og ordet ROLEX) har et rykte for armbåndsur, ville den relevante publikum ikke lage en kobling mellom merkene. Det ble følgelig ikke påvist noen risiko for å skade omdømmet til det eldre komposittmerket.
Rolex brakte klagenemndas avgjørelse inn for GC.
Sannsynlighet for forveksling
Klagenemnda hadde funnet at klær, fottøy og hodeplagg dekket av det omstridte merket var ulikt smykkene og klokkene dekket av de eldre merkene på grunn av de ulike egenskapene og tiltenkte bruksområder. Førstnevnte brukes til å kle kroppen mens sistnevnte er ment for personlig utsmykning. I tillegg ble det funnet at disse varene ikke ble distribuert gjennom de samme kanalene og ikke var i konkurranse med eller komplementære hverandre.
Rolex kritiserte klagenemnda for å ha sammenlignet de aktuelle varene uten å ha tatt hensyn til deres vanlige opprinnelse eller vanlig markedspraksis som ble fulgt i forhold til dem. I tillegg hevdet Rolex at varene tilhører tilknyttede markedssegmenter og at kjøpet kan være motivert av søket etter en estetisk komplementaritet.
GC avviste alle argumentene fremsatt av Rolex og fant at det ikke var noen sannsynlighet for forveksling mellom de to merkene i kunstens betydning. 8(1)(b) EUTMR.
Krenkelse av det kjente varemerket
I forbindelse med omdømmet til ROLEX-merket var det konstatert at komposittmerket, bestående av både kronen og ordet ROLEX, hadde fått et rykte innenfor EU. I forbindelse med likheten mellom dette merket og det påsøkte merket, hadde klagenemnda kommet til at merkene på det meste var visuelt like i svært lav grad, og at den konseptuelle likheten som følge av den vanlige tilstedeværelsen av en krone hadde en svært begrenset innvirkning. Den utledet av dette at den relevante kundekretsen ikke ville opprette en kobling mellom disse merkene, med det resultat at det ikke ble påvist noen risiko for å skade omdømmet til det eldre sammensatte merket.
GC kommenterte ikke klagenemndas avgjørelse når det gjelder nærheten til de aktuelle varene og etableringen av en kobling i forbrukernes hode (og aksepterte dermed klagenemndas begrunnelse i denne forbindelse). GC fokuserte sin begrunnelse på kravet om bevis for at bruken av det omsøkte merket ville dra urettmessig fordel av det eldre merkets særpreg eller omdømme, eller at det ville være skadelig for det særpreg eller det omdømmet.
I denne forbindelse konkluderte GC med at Rolex ikke hadde bevist at det var en alvorlig risiko for at det ville oppstå en skade på deres merke i fremtiden. I sin vurdering fokuserte GC på bevisbyrden og uttalte at Rolex bare hadde referert enkelte sider av sine observasjoner for innsigelsesavdelingen og kun hadde argumentert i generelle vendinger i forbindelse med eksistensen av skaden på det kjente merket. Slik argumentasjon ble ikke funnet tilstrekkelig av GC.
Følgelig hadde Rolex unnlatt å bevise at bruken av det omstridte varemerket ville dra urettmessig fordel av, eller være skadelig for, det tidligere varemerkets særpreg eller omdømme. Saken ble derfor avvist i sin helhet av GC.
Kommentar
Avgjørelsen er særlig interessant i forhold til spørsmålet om nærhet til de aktuelle varene i lys av vurderingen av verneomfanget for et kjent merke.
Selv om rettspraksis tidligere har uttalt at det ikke er noen likhet mellom klær og for eksempel smykker og klokker når det gjelder vurderingen av sannsynligheten for forveksling, ser det ut til å være en ganske streng tilnærming fra GC i denne saken som vi har å gjøre med med et kjent luksusmerke som ROLEX, og siden moteartikler, når det kommer til luksus og anerkjente merker, i forbrukernes øyne med stor sannsynlighet kan dekke ulike typer produkter (fra forskjellige kategorier) som klær, smykker og klokker. Man må anta at den svake karakteren til det kolliderende kronelementet også har spilt en stor rolle for å finne at det ikke har skjedd noen krenkelse.
I tillegg understreker avgjørelsen at det ikke er nok å bare referere til omdømmet til et merke og i generelle vendinger si at det er fare for skade. Denne risikoen må underbygges med sterke argumenter og bevis.
_____________________________
For å sikre at du ikke går glipp av regelmessige oppdateringer fra Kluwer Trademark Blog, vennligst abonner her..
Kluwer IP-lov
De 2022 Future Ready Advokatundersøkelse viste at 79 % av advokatene tror at viktigheten av juridisk teknologi vil øke for neste år. Med Kluwer IP Law kan du navigere i den stadig mer globale praksisen med IP-lov med spesialisert, lokal og grenseoverskridende informasjon og verktøy fra alle foretrukne steder. Er du som IP-profesjonell klar for fremtiden?
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2023/03/04/general-court-allows-danish-fashion-brand-to-register-their-crown-logo-despite-objections-from-rolex/
- 1
- 9
- a
- Logg inn
- ervervet
- Handling
- tillegg
- I tillegg
- Fordel
- Alle
- tillater
- blant
- og
- appellere
- vises
- anvendt
- tilnærming
- argumenter
- Kunst
- Artikkel
- evaluering
- auto
- basert
- basis
- før du
- være
- mellom
- Blogg
- borde
- kroppen
- Bunn
- merke
- merker
- brakte
- byrde
- saken
- kategorier
- Årsak
- viss
- kanaler
- karakter
- egenskaper
- klasse
- klasser
- Klær
- kommentere
- Felles
- Selskapet
- sammenligne
- konkurranse
- utfyllende
- konseptuelle
- konkluderte
- BEKREFTET
- forvirring
- tilkobling
- Følgelig
- Består
- Forbrukere
- innhold
- kunne
- Court
- dekke
- dekket
- dekker
- grense
- Crown
- skikk
- håndtering
- avgjørelse
- Grad
- demonstrere
- avbilder
- Til tross for
- gJORDE
- forskjellig
- distribueres
- Divisjon
- hver enkelt
- Tidligere
- nok
- helhet
- etablert
- etablering
- EU
- europeisk
- Den Europeiske Union
- Selv
- Hver
- bevis
- utvendig
- øyne
- Mislyktes
- Mote
- finne
- fokuserte
- fulgt
- Tidligere
- Forward
- funnet
- fra
- framtid
- general
- Global
- varer
- å ha
- Hvordan
- HTTPS
- Påvirkning
- betydning
- in
- Øke
- stadig
- informasjon
- overtredelse
- f.eks
- interessant
- intern
- IP
- utstedelse
- IT
- varer
- Type
- Law
- advokat
- advokater
- LÆRE
- Lovlig
- lett
- Sannsynlig
- Begrenset
- LINK
- knyttet
- lokal
- plassering
- logo
- Lav
- Luksus
- større
- gjøre
- merke
- marked
- Saken
- max bredde
- betyr
- bare
- sinn
- mer
- mest
- motivert
- nemlig
- Naviger
- neste
- forekom
- ONE
- opposisjon
- Origin
- Annen
- andre
- eide
- spesielt
- personlig
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spilt
- vær så snill
- praksis
- trekkes
- tilstedeværelse
- presentere
- forebygge
- tidligere
- Produkter
- profesjonell
- bevis
- beskyttelse
- Bevis
- utprøvd
- offentlig
- Kjøp
- sette
- spørsmål
- heller
- klar
- nylig
- om
- registrere
- registrert
- registrering
- Registrering
- regelmessig
- forhold
- relevant
- omdømme
- behov
- resultere
- resulterende
- Risiko
- Rolle
- rolex
- SA
- samme
- omfang
- Søk
- segmenter
- alvorlig
- Tjenester
- undertegne
- lignende
- siden
- spesialisert
- Standard
- Begynn
- Tilstand
- uttalte
- streng
- sterk
- innsendt
- abonnere
- slik
- tilstrekkelig
- støtte
- Ta
- Teknologi
- vilkår
- De
- Fremtiden
- deres
- derved
- derfor
- Gjennom
- til
- verktøy
- varemerke
- union
- oppdateringer
- bruke
- ulike
- klokker
- om
- mens
- vil
- innenfor
- uten
- ord
- ville
- år
- zephyrnet