"חקירת המפגש בין סימן מסחרי ועיצוב: שמירה על אלמנטים חזותיים בקניין רוחני"

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

יחסי הגומלין המורכבים בין דיני סימני מסחר ודיני מדגמים בהקשר של דיני קניין רוחני נבדקו על ידי בתי המשפט במספר הזדמנויות. עבודה זו בוחנת את פעולות המעבר לצד מקרים של הפרת עיצוב, לרבות הנמקה שלהן, פגמים שזוהו, והתפתחות עמדתם לאורך זמן, תוך הדגשת מקרים ספציפיים כדי להבהיר את העמדה המשפטית הנוכחית בעניין זה.

לאחרונה במקרה 2023 של Casio Keisanki Kabushiki Kaisha נגד Riddhi Siddhi Retail Venture^[1], עלה שוב עניין ההצטלבות בין סימן מסחר למדגם. במקרה זה, בית המשפט העליון של דלהי אישר צו ביניים המנע את הנאשם ממכירת קלידים מוזיקליים בעלי עיצוב דומה באופן מטעה לזה של קאסיו. בית המשפט מצא כי המקלדות של הנאשם דומות מאוד לעיצובו של קאסיו.

Casio רשמה את עיצוב המקלדת שלה כ"אוכמניות" בשנת 2009, אשר הפכה למזוהה מאוד עם המותג. התובע טען כי עיצוב המקלדת של הנתבעת, הנמכרת תחת המותג "Nexus32", היה כמעט זהה לשלהם וגרם לבלבול בקרב הצרכנים.

בית המשפט קבע כי עיצוב המקלדת של הנתבעת היה חיקוי ברור לזו של התובעת, בהתאם לחוק העיצובים. הנטל להוכיח חוסר חידוש או מקוריות היה על הנתבעת, ומשלא יכלו להביא ראיות לפרסום קודם, קבע בית המשפט כי עיצוב התובע אינו אחראי לביטול.

בית המשפט העליון של דלהי אישר את צו המניעה נגד הנאשם, ומצא את עיצוב המקלדת שלהם דומה באופן מטעה לזה של קאסיו ודחה טענות על חוסר חידוש או מקוריות.

על פי חוק הסימנים המסחריים משנת 1999[2], סימן מסחר מוגדר כסימן שניתן לייצוג גרפי ומסוגל להבחין בין טובין או שירותים של אדם אחד מאחרים. הגדרה זו כוללת במפורש את צורת הטובין כסימן מסחר בר רישום.

לעומת זאת, חוק העיצוב משנת 2000[3] מגדיר "עיצוב" כמוגבל לתכונות של צורה, תצורה, דפוס, קישוט או קומפוזיציה של קווים או צבעים המיושמים על כל פריט. רישום עיצוב מצריך חידוש ואוסר על פרסום מוקדם. אין הוראה לזכויות במשפט המקובל או לפעולות ביטול בגין סימני עיצוב, ותרופות הפרה מוגבלות למסגרת הסטטוטורית המפורטת בסעיף 22[4] של חוק העיצוב.

זה יוצר חפיפה בין עיצוב לסימן מסחרי, כאשר צורות יכולות לשמש גם וגם. לרישום סימן מסחר אין אותן דרישות חידוש כמו רישום מדגם. בתי המשפט סיפקו תגובות שונות בנוגע לדו קיום של פעולת מעבר לצד הפרת עיצוב.

בחינת תגובות בית המשפט המתפתחות ומקרים מרכזיים
במקרה של 1983 של Tobu Enterprises נגד Meghna Enterprises^[5], בית המשפט הבהיר כי כאשר לשני הצדדים יש מדגמים רשומים, הם אינם יכולים לבקש צווי מניעה או פיצויים לפי שני חוקים בו זמנית. התובעת טענה הן להפרת עיצוב והן להסתלקות מצד הנתבעת, אך בית המשפט קבע כי חוק העיצובים, 1911, אינו מאפשר טענת מעבר. תביעה כזו מותרת רק על פי חוק סימני המסחר, משנת 1958. בית המשפט הדגיש כי הזכות "לחלוף" היא זכות בחוק המקובל אך כפופה להוראות חוק ספציפיות. מאחר שחוק המדגמים לא סיפק סעדים למעבר, לא ניתן היה ליתן צו מניעה מטעמים אלה.

יתר על כן, ב M/S Micolube India Limited נגד Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^[6], ציין בית המשפט את ההערות הבאות:

לגבי הפרת עיצובים רשומים:

תביעה בגין הפרת עיצוב אינה מותרת על פי חוק המדגמים כאשר שני הצדדים הם בעלים רשומים, ורישומי המדגם מכסים את אותה צורה ותצורה של פריט.

לגבי מעבר להגנה על הצורה:

לא ניתן להשתמש במעבר לאכיפת זכויות להגנת צורה לפי חוק העיצובים. מטרת החוק היא לספק הגנה מוגבלת מבלי להרחיב אותה להגנה על צורה.

בנוגע להצטרפות לחלוף עם הפרת עיצוב:

ניתן להשתמש בפסילה לצד תביעות של הפרת עיצוב, אך רק במקרים הקשורים לאלמנטים כמו סימנים מסחריים, לבוש מסחרי או מאפיינים הקשורים למסחר מלבד צורת הסחורה המכוסה ברישום המדגם.

חריגים למעבר להגנה על הצורה:

מעבר להגנה על צורה נשאר זמין במהלך תקופת המונופול בעיצוב ולאחריה, אם הצורה אינה מכוסה על ידי טענת החידוש של העיצוב. עם זאת, לאחר פקיעת תוקף העיצוב, אם הצורה היא חלק מתביעת החידוש, היא הופכת לחלק מנחלת הכלל ולא ניתן להגן עליה באמצעות פטירה.

עם זאת, במקרה של מוהן לאל נגד סונה פיינט & חומרה קשה^[7], ספסל של שלושה שופטים החזיק את הדברים הבאים:

חליפה לעיצוב רשום: בעל עיצוב רשום יכול להגיש תביעה נגד אדם אחר שגם לו מדגם רשום.
חולף עם עיצוב רשום: אם מישהו עם עיצוב רשום משתמש בו כסימן מסחרי ועומד בדרישות הדרושות, הוא יכול לנקוט בצעדים משפטיים לפטירה. המשמעות היא שהם יכולים לתבוע אם מישהו אחר משתמש בעיצוב שלו כסימן מסחרי.
חליפה מורכבת: עם זאת, לא ניתן לשלב תביעה בגין הפרת עיצוב רשום עם פעולת מעבר. הן צריכות להיות פעולות משפטיות נפרדות.

במילים פשוטות יותר, אם לאדם יש עיצוב רשום, אזי אותו אדם יכול לנקוט בצעדים משפטיים נגד מישהו אחר עם עיצוב רשום או אם הוא משתמש בעיצוב שלו כסימן מסחרי. אבל אם האדם רוצה לעשות את שניהם, אז הוא צריך להגיש שתי תביעות נפרדות: האחת בגין הפרת עיצוב ואחרת בגין הפסקה.

ההבדל העיקרי בין שני המקרים טמון בגישה לשילוב תביעה להפרת עיצוב רשומה עם תביעת מעבר. בעניין Micolube India, הובהר כי אין הוראה למעבר לפי חוק המדגמים, בעוד שבמקרה מוהן לאל, בית המשפט התיר פעולות נפרדות אך לא תביעה מורכבת אחת.

אבל בשנת 2018, ספסל של חמישה שופטים בבית המשפט העליון של דלהי, ב מקרה קרלסברג מבשלות נגד סום מזקקות ומבשלות בירה[8], הפך את התקדים הקודם של מוהן לאל. הפסיקה החדשה אפשרה לתובע לשלב שתי תביעות משפטיות בתביעה אחת: האחת בגין הפרת עיצובם הרשום והשנייה בגין העברת סחורתם של הנתבעת.

הסוגיה המרכזית הייתה האם תביעה מורכבת יכולה לכלול הן את הטענה בדבר הפרת עיצוב והן את הטענה למעבר במשפט אחד. בית המשפט קבע כי בית המשפט במוהן לאל לא הבין את התקדימים הקודמים שעליהם הסתמך וכי אותם מקרים אינם עוסקים בצירוף עילות תביעה בתביעה מורכבת אחת. לפי פסיקת בית המשפט, כאשר טענות של הפרת עיצוב ומעבר עולות מאותה עסקת מכר, הן כרוכות בשאלות משפטיות ועובדתיות דומות. לפיכך, כדי למנוע כפילות מיותרת של הליכים משפטיים, ראוי לשלב את שתי עילות התביעה הללו לתביעה אחת. החלטה זו מייעלת את ההליכים המשפטיים בכך שהיא מאפשרת שילוב של זכויות עיצוב וביטול תביעות במקרים כאלה.

במקרה של Symphony Ltd. נגד Thermo King India Pvt Ltd [9]., סימפוני בע"מ הגישה תביעה נגד Thermo King India Pvt Ltd. בע"מ, ובעיקר התייחסה להפרה לכאורה של זכויות העיצוב והסימנים המסחריים של סימפוניה במוצרי מצנן האוויר שלה. מצד שני, ב Crocs Inc. USA נגד Aqualite India & Others [10], בית המשפט הבהיר כי עיצוב רשום אינו יכול לשמש כסימן מסחר. עם זאת, אם מאפיינים נוספים מעבר לעיצוב הרשום משמשים כסימני מסחר ובנו מוניטין, ניתן להגן על תכונות נוספות אלו כסימנים מסחריים. מקרים אלה ממחישים יחד את הנוף המתפתח של דיני הקניין הרוחני בהודו.

מקרה קצת שונה, Havells India Ltd נגד Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], ערערה האם תביעה יחידה יכולה לכלול גם ביטול של לבוש מסחרי וגם הפרת עיצוב, כשהמחלוקת נובעת מעיצובי אוהדים דומים.

התובעת, בעלת רישום עיצוב למאווררי התקרה שלה Enticer, ביקשה צו מניעה נגד מאווררי ונציה פריים של הנתבעת, בטענה לדמיון. בית המשפט קבע כי שילוב תביעות ביטול והפרת עיצוב עבור אותו מוצר בתביעה אחת מותר, בעקבות התקדים של קרלסברג. זה זכה לטובת התובע, תוך מתן צו ביניים נגד אוהדי ונציה פריים של הנתבעת.

In Diageo Brands נגד Alcobrew Distilleries[12], Diageo Brands, הידוע בוויסקי "ג'וני ווקר", החזיקו בזכויות עיצוב בשל צורת הבקבוק הייחודית שלהם. הם תבעו את מזקקות Alcobrew, בטענה להפרת סימן מסחרי ועיצוב עקב שימוש של Alcobrew בסימן "OFFICER'S CHOICE" ועיצוב בקבוק דומה.

בית המשפט העריך את הייחודיות של סימן המסחר, הדמיון בעיצוב הבקבוקים ובלבול פוטנציאלי של הצרכנים. מתוך הכרה במוניטין של סימן "JOHNNIE WALKER" ועיצוב הבקבוק, בית המשפט פסק לטובת דיאג'או ברנדס. הם הוציאו צו מניעה נגד Alcobrew ופסקו פיצויים.

מקרה זה מדגיש את הצורך להגן הן על סימני מסחר והן על עיצובים ועל הסעד המשפטי העומד לרשות בעלי מותגים כאשר הקניין הרוחני שלהם עומד בפני הפרה בתעשיית המשקאות האלכוהוליים.

יחד, מקרים אלה מציעים תובנות חשובות לגבי המורכבות והטבע המתפתח של דיני הקניין הרוחני בהודו. הם מכסים מגוון נושאים, לרבות מותרות שילוב תביעות בתביעה אחת, ההבחנה בין זכויות עיצוב וסימני מסחר, והגנה על תכונות מוצר ייחודיות בשוק תחרותי.

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. נגד Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] The Trademark Act,1999 (חוק 47 משנת 1999), ס' 2(1)(זב)

[3] The Design Act,2000, S.2(d)

[4] חוק העיצוב, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises v Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited נגד Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal v. Sona Paint & Hardwares,2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries v. Som Distilleries And Breweries,CS(COMM) 690/2018 & IA No.11166/2018

[9] סימפוניה בע"מ נגד Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. USA v. Aqualite India & Others, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd נגד Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands נ' Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

אדיטי סינג

מְחַבֵּר

אני בשנה הרביעית שלי, לומד BA LL.B.(הצטיינות) באוניברסיטה הלאומית ללימודי משפט מתקדמים (NUALS). יש לי עניין רב בחוקי קניין רוחני וחוקי טכנולוגיה, במיוחד בנוף המשפטי המתפתח. במקביל, אני גם עוקבת מקרוב אחר פסיקה חוקתית, תוך התמקדות בזכויות נשים. המחויבות שלי משתרעת להתעדכן בענייני אקלים ברחבי העולם. אני נהנה מסרטים בנושאים משפטיים, קריאה מגוונת ומעורב בדיונים נמרצים על אקטואליה וסוגיות גיאופוליטיות עם חברים.