Nella sua decisione TARGET VENTURES del 28 ottobre 2020 (T-273/19), il Tribunale ha affermato che potrebbe sussistere malafede quando esistessero indizi oggettivi di un'intenzione disonesta del titolare del marchio, non necessariamente legata ad arrecare danno a un terzo parte, quando cerca di ottenere un diritto esclusivo abusivo. Il caso merita di essere segnalato perché dimostra una comprensione flessibile del concetto di malafede che consente di tenere conto di tutte le circostanze di un caso.
Il caso riguardava due concorrenti nel settore dei fondi di venture capital, vale a dire la società tedesca Target Partners GmbH (“TP”), proprietaria del marchio UE sotto attacco, e una società con sede nelle Isole Vergini denominata Target Ventures Group Ltd (“ TV”), il richiedente la nullità.
TP ha sempre utilizzato solo il suo marchio principale TARGET PARTNERS. Già nel 2002 possedeva nomi di dominio con la dicitura “targetventures”, che però rimandavano direttamente al suo sito web targetpartners.de. Nel 2015, TP ha presentato istanza di registrazione per EUTM TARGET VENTURES.
Nel frattempo, la TV ha iniziato ad operare in Europa nel 2012, prima in Russia e da marzo 2013 nell’UE. La TV ha dimostrato di fornire servizi finanziari ad almeno cinque società dell'UE con il nome TARGET VENTURES prima che TP depositasse proprio questo marchio. Inoltre, entrambe le società avevano partecipato congiuntamente a una conferenza e vi era stato uno scambio di e-mail tra le parti. I dettagli qui sono stati contestati.
Il conflitto è iniziato quando TP ha inviato alla TV una lettera di diffida dopo aver ricevuto un'e-mail da un cliente che la confondeva con TV. In reazione a ciò, TV ha avviato l'azione di nullità. Il fatto che TARGET VENTURES non sia stata utilizzata da TP non costituisce un argomento in quanto, ovviamente, il periodo di grazia di cinque anni per mettere in uso il marchio dell’Unione europea era appena iniziato. La TV quindi non poteva che invocare la malafede.
L'azione di nullità è stata respinta in primo e secondo grado fondamentalmente perché TV non aveva dimostrato che TP fosse a conoscenza dell'utilizzo di TARGET VENTURES da parte di TV, né che TP intendesse impedire a TV l'ingresso nel mercato dell'UE. La commissione ha concluso che la TP aveva un interesse legittimo a registrare il marchio (per ampliare l'uso del segno TARGET VENTURES o per evitare confusione con terzi). La TV ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ha basato la sua sentenza principalmente sulla dottrina delle cause Koton (C104/18 P) e Sky e a. (C-371/18) affermando che la malafede si applicava quando era apparente da indizi pertinenti e coerenti secondo cui il titolare di un marchio dell’Unione europea ha depositato la propria domanda con l’intento di ledere gli interessi di terzi o con l'intenzione di ottenere (senza colpire terzi) un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.
Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha interpretato la malafede in modo troppo restrittivo poiché non era necessario prendere di mira un terzo specifico. Per accertare la malafede può infatti essere sufficiente cercare di ottenere un marchio senza volerlo utilizzare come tale.
Nel caso di specie, il Tribunale era infatti convinto, soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese in udienza, che l'intenzione di TP al momento del deposito di TARGET VENTURES non era quella di utilizzarlo come marchio ma di rafforzare ed evitare confusione con il suo marchio TARGET PARTNERS . Queste, tuttavia, non sono funzioni legittime di un diritto di marchio esclusivo. Su tale base, il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione del Board, che aveva respinto la malafede principalmente sulla base del fatto che non era stato dimostrato che TP volesse impedire l'ingresso di TV sul mercato o addirittura conoscesse positivamente TV, fosse troppo restrittiva e ha annullato la decisione .
La lezione che si può trarre da questo caso, tuttavia, è importante: le registrazioni puramente difensive non sono (probabilmente) valide.
Per ulteriori informazioni sulla malafede i lettori potrebbero voler ascoltare il podcast pubblicato da Wolters Kluwer – link qui.
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