"Esplorare l'intersezione tra marchio e design: salvaguardare gli elementi visivi nella proprietà intellettuale"

La complessa interazione tra diritto dei marchi e diritto dei disegni e modelli nel contesto del diritto della proprietà intellettuale è stata esaminata dai tribunali in diverse occasioni. Questo lavoro esamina le azioni di abuso insieme ai casi di violazione di design, compreso il loro ragionamento, i difetti individuati e l'evoluzione della loro posizione nel tempo, evidenziando casi specifici per chiarire l'attuale posizione giuridica su questo argomento.

Recentemente in un caso del 2023 di Casio Keisanki Kabushiki Kaisha contro Riddhi Siddhi Retail Venture^,, si è riproposta la questione dell'intersezione tra marchio e design. In questo caso, l'Alta Corte di Delhi ha confermato un'ordinanza provvisoria che vietava all'imputato di vendere tastiere musicali con un design ingannevolmente simile a quello di Casio. La corte ha ritenuto che le tastiere dell'imputato somigliassero molto al design di Casio.

Casio aveva registrato il design della tastiera come “Blueberry” nel 2009, che era diventato fortemente associato al marchio. Il querelante sosteneva che il design della tastiera dell'imputato, venduta con il marchio "Nexus32", era quasi identico alla loro e aveva causato confusione tra i consumatori.

La corte ha stabilito che il design della tastiera dell'imputato era un'ovvia imitazione di quello del querelante, secondo il Designs Act. L'onere di dimostrare la mancanza di novità o originalità spettava all'imputato e, poiché non poteva fornire prova di una pubblicazione precedente, la corte ha ritenuto che il disegno del querelante non fosse passibile di cancellazione.

L'Alta Corte di Delhi ha confermato l'ingiunzione contro l'imputato, ritenendo il design della tastiera ingannevolmente simile a quello di Casio e respingendo le accuse di mancanza di novità o originalità.

Ai sensi del Trademark Act del 1999,, si definisce marchio un segno che può essere rappresentato graficamente ed è atto a distinguere i prodotti o i servizi di una persona da quelli di altri. Questa definizione include esplicitamente la forma del prodotto come marchio registrabile.

Al contrario, il Design Act del 2000, definisce "design" come limitato alle caratteristiche di forma, configurazione, modello, ornamento o composizione di linee o colori applicati a qualsiasi articolo. La registrazione del design richiede la novità e vieta la pubblicazione anticipata. Non sono previsti diritti di diritto comune o azioni di contraffazione di marchi di design e i rimedi per violazione sono limitati al quadro normativo delineato nella Sezione 22, della legge sul design.

Ciò crea una sovrapposizione tra design e marchio, dove le forme possono fungere da entrambi. La registrazione del marchio non ha gli stessi requisiti di novità della registrazione del design. I tribunali hanno fornito risposte diverse riguardo alla coesistenza di un'azione per abuso di proprietà intellettuale e di violazione di un disegno o modello.

Esaminando le risposte della Corte in evoluzione e i casi chiave
Nel caso 1983 di Tobu Enterprises contro Meghna Enterprises^,, la Corte ha chiarito che quando entrambe le parti hanno registrato disegni e modelli, non possono chiedere ingiunzioni o danni ai sensi di due statuti contemporaneamente. Il querelante ha affermato sia la violazione del design che l'abuso di persona da parte dell'imputato, ma la corte ha stabilito che il Designs Act del 1911 non consente una richiesta di abuso. Tale reclamo è consentito solo dal Trademark Act del 1958. La corte ha sottolineato che il diritto di “spacciarsi” è un diritto di diritto comune ma è soggetto a specifiche disposizioni di legge. Poiché il Designs Act non prevedeva rimedi contro l'abuso di persona, non poteva essere emessa alcuna ingiunzione per tali motivi.

Inoltre, a M/S Micolube India Limited contro Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^,, la Corte ha formulato le seguenti osservazioni:

Per quanto riguarda la contraffazione di modelli registrati:

• Una causa per violazione di design non è consentita ai sensi del Designs Act quando entrambe le parti sono proprietarie registrate e le registrazioni di design riguardano la stessa forma e configurazione di un articolo.

Per quanto riguarda lo spaccio per protezione della forma:

• Lo spaccio non può essere utilizzato per far valere i diritti di protezione della forma ai sensi del Designs Act. Lo scopo della legge è quello di fornire una protezione limitata senza estenderla alla protezione della forma.

Per quanto riguarda l'adesione allo spaccio con violazione del design:

• La spacciazione può essere utilizzata insieme alle denunce di violazione del design, ma solo nei casi relativi a elementi come marchi, immagini commerciali o caratteristiche commerciali diverse dalla forma dei prodotti coperti dalla registrazione del design.

Eccezioni allo spaccio per protezione della forma:

• Lo spaccio per protezione della forma rimane disponibile durante e dopo il periodo di monopolio del design se la forma non è coperta dalla dichiarazione di novità del design. Tuttavia, dopo la scadenza del design, se la forma fa parte della rivendicazione di novità, diventa parte di pubblico dominio e non può essere protetta tramite spaccio.

Tuttavia, nel caso di Mohan Lal contro Sona Paint & hardwares^,, un banco di tre giudici ha tenuto quanto segue:

1. Adatto per design registrato: Una persona titolare di un design registrato può intentare un'azione legale contro un'altra persona anch'essa titolare di un design registrato.
2. Spacciare per modello registrato: Se qualcuno con un design registrato lo utilizza come marchio e soddisfa i requisiti necessari, può intraprendere un'azione legale per spaccio. Ciò significa che possono fare causa se qualcun altro utilizza il loro design come marchio.
3. Abito composito: Tuttavia, non è possibile combinare una causa per violazione di un disegno registrato con un'azione per abuso. Devono essere azioni legali separate.

In termini più semplici, se una persona ha un design registrato, allora quella persona può intraprendere un'azione legale contro qualcun altro con un design registrato o se sta utilizzando il proprio design come marchio. Ma se la persona vuole fare entrambe le cose, allora deve intentare due azioni legali separate: una per violazione del design e un'altra per spaccio.

La differenza fondamentale tra i due casi risiede nell’approccio di combinare una denuncia per contraffazione di un disegno registrato con una denuncia per usurpazione. Nel caso Micolube India, è stato chiarito che non è prevista alcuna disposizione per spaccio ai sensi del Designs Act, mentre, nel caso Mohan Lal, la corte ha consentito azioni separate ma non un'unica causa composita.

Ma nel 2018, un collegio di cinque giudici dell’Alta Corte di Delhi, nel Caso Carlsberg Breweries contro Som Distilleries And Breweries,, ha ribaltato il precedente precedente di Mohan Lal. La nuova sentenza ha consentito all'attore di riunire due azioni legali in un'unica causa: una per la violazione del proprio modello registrato e l'altra per lo spaccio dei propri beni da parte del convenuto.

La questione centrale era se una causa composita potesse includere sia la denuncia di violazione del design che quella di spaccio in un'unica azione legale. La corte ha stabilito che il tribunale di Mohan Lal aveva frainteso i precedenti precedenti su cui si era basata e che quei casi non affrontavano l'unione delle cause di azione in un unico caso composito. Secondo la sentenza della corte, quando le denunce per violazione di design e falsificazione di modelli derivano dalla stessa transazione di vendita, implicano questioni giuridiche e fattuali simili. Pertanto, per evitare inutili duplicazioni di procedimenti legali, è opportuno combinare queste due cause di azione in un'unica causa. Questa decisione semplifica i procedimenti legali consentendo la combinazione dei diritti di progettazione e la cessione delle rivendicazioni in tali casi.

Nel caso di Symphony Ltd. contro Thermo King India Pvt Ltd ,., Symphony Ltd. ha intentato una causa contro Thermo King India Pvt Ltd., affrontando principalmente la presunta violazione dei diritti di progettazione e dei marchi di Symphony nei suoi prodotti di raffreddamento dell'aria. D'altra parte, dentro Crocs Inc. USA contro Aqualite India e altri ,, la Corte ha chiarito che un disegno o modello registrato non può fungere da marchio. Tuttavia, se caratteristiche aggiuntive oltre al disegno registrato vengono utilizzate come marchi e hanno creato avviamento, queste caratteristiche aggiuntive possono essere protette come marchi. Questi casi illustrano collettivamente il panorama in evoluzione del diritto della proprietà intellettuale in India.

Un caso leggermente diverso, Havells India Ltd contro Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd ,, ha contestato se un'unica causa possa comprendere sia lo spaccio di abiti commerciali sia la violazione del design, con la controversia derivante da design di ventilatori simili.

 L'attore, avendo registrato il design dei suoi ventilatori da soffitto Enticer, ha chiesto un'ingiunzione contro i ventilatori Venice Prime del convenuto, adducendo la somiglianza. La corte ha stabilito che è consentito combinare accuse di contraffazione e violazione del design per lo stesso prodotto in un'unica causa, seguendo il precedente Carlsberg. Ha favorito l'attore, concedendo un provvedimento cautelare nei confronti dei tifosi del Venice Prime dell'imputato.

In Diageo Brands contro Alcobrew Distilleries,, Diageo Brands, noto per il whisky "Johnnie Walker", deteneva i diritti di design per la forma unica della sua bottiglia. Hanno citato in giudizio Alcobrew Distilleries, sostenendo violazione di marchio e design a causa dell'uso da parte di Alcobrew del marchio "OFFICER'S CHOICE" e di un design di bottiglia simile.

La corte ha valutato il carattere distintivo del marchio, la somiglianza del design della bottiglia e la potenziale confusione del consumatore. Riconoscendo la reputazione del marchio “JOHNNIE WALKER” e del design della bottiglia, il tribunale si è pronunciato a favore di Diageo Brands. Hanno emesso un'ingiunzione contro Alcobrew e hanno concesso il risarcimento dei danni.

Questo caso sottolinea la necessità di proteggere sia i marchi che i design e il ricorso legale a disposizione dei proprietari di marchi quando la loro proprietà intellettuale è esposta a violazioni nel settore delle bevande alcoliche.

Insieme, questi casi offrono preziose informazioni sulle complessità e sulla natura in evoluzione del diritto della proprietà intellettuale in India. Coprono una serie di questioni, tra cui l'ammissibilità di combinare rivendicazioni in un'unica causa, la distinzione tra diritti di design e marchi e la protezione delle caratteristiche uniche del prodotto in un mercato competitivo.

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, Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. contro Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

, La legge sui marchi del 1999 (legge 47 del 1999), S.2(1)(zb)

, Legge sul Design, 2000, S.2(d)

, Legge sul design, 2000, S.22

, Tobu Enterprises contro Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

, Micolube India Limited contro Rakesh Kumar Trading come Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[CANC][FB]

, Mohan Lal contro Sona Paint & Hardwares,2013 (55) PTC 61[CANC][FB]

, Carlsberg Breweries contro Som Distilleries And Breweries,CS(COMM) 690/2018 e IA N.11166/2018

, Symphony Ltd. contro Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

, Crocs Inc. USA contro Aqualite India e altri, 2019 (78) PTC 100[CANC]

, Havells India Ltd contro Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

, Diageo Brands contro Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

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• Fonte: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/