Audi contro aftermarket – La CGUE ha avuto l'ultima parola – Kluwer Trademark Blog

Il 25 gennaio 2024 la CGUE ha emesso la tanto attesa sentenza nel già famoso caso AUDI (C-334 / 22). Questa sentenza conferma la possibilità di violazione del marchio Audi in termini di interpretazione giuridica che sarà ulteriormente determinata da un tribunale nazionale.

La Corte si è pronunciata a favore dell'AUDI, affermando che un produttore di automobili può vietare l'uso di un segno identico o simile al suo marchio per i pezzi di ricambio. Ho discusso il contesto e le questioni preliminari sollevate dal tribunale polacco di proprietà intellettuale a Varsavia qui. Nella sentenza, la CGUE ha confermato che: in primo luogo, la clausola di riparazione non è applicabile al diritto dei marchi e quindi non può limitare la tutela del marchio; e in secondo luogo, il diritto dei marchi si applica indipendentemente dallo scopo dell'uso, in particolare da qualsiasi (presunta) funzione tecnica. Prima di approfondire questa sentenza, è importante notare che la CGUE non ha seguito il parere dell'avvocato generale Medina. Dopotutto non è una situazione comune, ma si verifica, come dimostra il caso Louboutin (vedi qui). L'AG Medina ha concluso che le disposizioni del diritto dei marchi dell'Unione europea devono essere interpretate nel senso che l'apposizione di un elemento su un pezzo di ricambio automobilistico non originale (griglia del radiatore) allo scopo di apporre il marchio originale del costruttore automobilistico non costituisce «uso di un segno nel corso degli scambi».

La CGUE ha dissipato ogni dubbio nutrito dal tribunale polacco sulla proprietà intellettuale sul fatto che una “clausola di riparazione”, come è nota nella legge sui disegni e modelli (art. 110 RDMC), potesse limitare i diritti del titolare del marchio perché nessuna “clausola di riparazione” è consentita da diritto dei marchi (punto 26). Questo tipo di clausola non pregiudica le leggi sui marchi; piuttosto, pone restrizioni solo alla protezione concessa dai disegni e modelli (punto 27). Per questo motivo, la clausola di riparazione non può essere utilizzata “per analogia” per limitare i diritti di marchio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (punto 29). In questo caso, la forma dell'elemento contestato del radiatore doveva accogliere l'emblema dei quattro anelli. Tale conclusione non può essere modificata dal fatto che si tratti di una griglia del radiatore, che è un componente di un pezzo di ricambio per un'auto (punto 38). Poiché tale elemento è uguale o simile al marchio figurativo registrato, il titolare del marchio Audi può opporsi al suo utilizzo nel commercio se potrebbe pregiudicare una o più funzioni del marchio Audi (punto 41 ). La CGUE ha inoltre affermato che il fatto che il consumatore medio percepisca le griglie come non originali è irrilevante (punto 48). Inoltre, il segno contestato viene utilizzato per riprodurre il più fedelmente possibile un prodotto del titolare del marchio, piuttosto che per designare o riferirsi a prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio (punto 58). Le limitazioni del diritto di marchio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell’Unione europea (uso referenziale) non si applicano a tale uso.

Commento

Quando ho espresso i miei commenti quasi due anni fa, ho affermato che il caso Audi dovrebbe essere giudicato utilizzando le lenti della “pratica onesta” e la flessibilità fornita dai diritti di proprietà intellettuale, come i progetti e la “clausola di riparazione”. Ciò mi ha permesso di determinare in quali momenti della valutazione di una denuncia di violazione si potrebbero individuare e applicare le flessibilità adeguate. Questo è il motivo per cui sono rimasto un po' deluso dall'enfasi posta da AG Medina nel suo parere sulla mancanza di un marchio specifico Audi quando descrive una caratteristica del pezzo di ricambio. Concordo invece con l'approccio della CGUE di determinare se la funzione di un marchio si sia verificata nel contesto d'uso descrittivo degli elementi contestati come proprietà tecnica del prodotto, indipendentemente dal fatto che gli elementi contestati (l'emblema cromato e la presa sul la calandra) sono percepiti dai consumatori come un'indicazione di origine (cfr Adamo Opel). Sono meno convinto dell'interpretazione restrittiva dell'uso referenziale data dalla CGUE, che potrebbe portare il giudice nazionale a escludere l'uso da parte di terzi di un marchio protetto e distintivo in modo non distintivo dall'ambito dell'uso referenziale.

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