Nome del caso: Fluke Corporation contro il registro dei marchi
Citazione del caso: CA(COMM.IPD-TM) 47/2022, MANU/DE/5367/2023
Data della decisione: 16 agosto 2023
CORAM: GIUSTIZIA PRATHIBA M. SINGH
Introduzione
Nel caso Fluke Corporation contro Registrar of Trademarks, il ricorrente ha presentato ricorso contro l'ordinanza del convenuto presso l'Alta Corte di Delhi di annullare l'ordinanza impugnata, contestando il rigetto della loro domanda di marchio per il marchio "DATAPAQ" ai sensi della Sezione 9(1)(b) del Trade Marks Act, 1999. Il motivo principale del rifiuto era che il marchio era ritenuto descrittivo dei prodotti e servizi.
Storia procedurale
Domanda di marchio della ricorrente n. 2354325, depositata il 26 giugno 2012 per il marchio "DATAPAQ" nella classe 09, vale a dire “Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di salvataggio e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di dati magnetici, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchiature per l'elaborazione dati e computer; apparato estintore”, è stato respinto dal convenuto-registratore dei marchi con un'ordinanza del 10 dicembre 2018 ai sensi della sezione 9(1)(b) del Trade Marks Act, 1999. Il relativo estratto dell'ordinanza è riportato di seguito:
Nel corso del procedimento la ricorrente ha espresso la volontà di limitare l'uso del marchio «DATAPAQ» a determinati prodotti relativi ai sistemi di temperatura e alla profilazione della temperatura. Il ricorrente ha presentato una descrizione modificata dei prodotti, rimuovendo di fatto tre descrizioni, vale a dire: • sensori di registratori di dati elettronici, • vassoi per termocoppie e • registratori di dati elettronici dalla domanda originale.
Problema presentato
La questione principale in questo caso è se il marchio «DATAPAQ» sia descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è stato depositato.
Norma di legge
Il Trade Marks Act del 1999, in particolare la Sezione 9(1)(b), afferma che ai marchi che descrivono i prodotti o servizi per i quali sono depositati dovrebbe essere rifiutata la registrazione a meno che non abbiano acquisito un significato secondario.
Le tesi del ricorrente
La ricorrente, Fluke Corporation, ha sostenuto che il marchio "DATAPAQ" non è descrittivo e dovrebbe beneficiare della protezione del marchio. Hanno sottolineato che utilizzano questo marchio dal 1985 e lo hanno registrato in diversi paesi, compresi gli Stati Uniti. Hanno inoltre evidenziato l'uso di marchi simili che terminano con "PAQ", come COILPAQ, WICKETPAQ, MONOPAQ e altri, come parte di una serie.
Argomentazioni del convenuto
Il Registrar of Trademarks ha sostenuto che il marchio "DATAPAQ" è descrittivo e dovrebbe essere respinto ai sensi della Sezione 9(1)(b) del Trade Marks Act, 1999. Il ragionamento del Registrar è stato conciso, affermando che il marchio è descrittivo, e quindi il l'opposizione ai sensi dell'articolo 9 viene mantenuta.
Analisi e ragionamento
Nell'analizzare il caso, il tribunale ha considerato innanzitutto la natura del marchio «DATAPAQ» e dei prodotti e servizi che rappresenta. La corte ha osservato che il marchio veniva utilizzato per sistemi software di monitoraggio e profilazione della temperatura. Inoltre, la ricorrente avrebbe registrato altri marchi che terminano con «PAQ» come parte di una serie.
La corte ha fatto riferimento a decisioni precedenti, come ad esempio Bata India Ltd. contro Chawla Boot House,, secondo cui, anche se un marchio contiene elementi che potrebbero essere descrittivi, si dovrebbero considerare il carattere distintivo complessivo del marchio e la portata del suo utilizzo. La corte ha anche citato Disruptive Health Solutions contro il registro dei marchi,, che sottolineava che i marchi descrittivi possono essere registrati se viene accertato il significato secondario.
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto insostenibile l'eccezione del Cancelliere basata sul carattere descrittivo poiché non ha considerato se il marchio “DATAPAQ” avesse acquisito un significato secondario. La Corte ha tenuto conto dell'uso estensivo del marchio da parte del ricorrente e delle sue registrazioni in più paesi.
Tenuta e decisione
La corte si è pronunciata a favore della ricorrente, Fluke Corporation. Il marchio "DATAPAQ" è stato autorizzato a procedere alla pubblicità nel giornale dei marchi alle seguenti condizioni:
- Non verrà conferita alcuna esclusività alle parole "DATA" o "PACK/PAQ" separatamente.
- La registrazione del marchio sarà limitata al marchio denominativo DATAPAQ nel suo insieme.
Il tribunale ha chiarito che tale ordinanza non pregiudicherà l'eventuale procedimento di opposizione che potrebbe essere avviato contro il marchio del ricorrente.
Implicazioni e significato
Questo caso sottolinea l’importanza di considerare il carattere distintivo e l’estensione dell’uso quando si valutano le domande di marchio. I marchi descrittivi possono ancora essere idonei alla registrazione se hanno acquisito un significato secondario attraverso l'uso e il riconoscimento sul mercato. La decisione in questo caso fornisce chiarezza sulla registrazione dei marchi con elementi descrittivi e sottolinea la necessità di un esame approfondito delle circostanze relative a ciascuna domanda.
Conclusione
Il caso Fluke Corporation contro Registrar of Trademarks costituisce un prezioso precedente nel diritto dei marchi, riaffermando il principio secondo cui i marchi descrittivi possono essere registrati se hanno acquisito un significato secondario. La decisione della Corte sottolinea l'importanza di considerare il carattere distintivo complessivo e l'uso estensivo di un marchio nel determinare la sua idoneità alla protezione del marchio. Questa analisi del caso fornisce una panoramica completa dei procedimenti legali e delle motivazioni che hanno portato all'esito favorevole per la ricorrente, Fluke Corporation.
, CS (COMM) 110/2019, decisione del 16 aprile 2019
, CA (COMM.IPD-TM) 133/2022, decisione dell'8 luglio 2022.
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- Fonte: https://www.theippress.com/2023/11/09/trademark-triumph-fluke-corporations-victory-in-the-datapaq-case-analysis/
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