"Oikeudellisesti tarpeeton ja haitallinen menettelyn taloudelle". Mahdollisuus muuttaa EUIPO:n muuntamiskäytäntöä?

EUIPO:n neljännen valituslautakunnan (BOA) äskettäinen muuntamista koskeva päätös ansaitsee tarkemman tarkastelun tätä välinettä ja EUIPO:n muuntamista koskevaa käytäntöä (päätös 26, asia R 2022/1241-2020) .

Yhteenvetona: kun EU-tavaramerkkihakemus epäonnistuu tai rekisteröity EU-tavaramerkki peruutetaan, se voidaan muuntaa kansallisiksi hakemuksiksi niissä EU-maissa, joissa hylkäys- tai peruutusperusteet eivät päde. Tämä on "turvaverkko", joka tasoittaa EUTM:ihin liittyvän "kaikki tai ei mitään -säännön" seurauksia: saat ne joko koko EU:lle tai ei ollenkaan. Muuntaminen on mahdollista myös EU:n tavaramerkin (hakemuksen) peruuttamisen tai luovuttamisen jälkeen, ja siinä tapauksessa sitä voidaan pyytää kaikkien jäsenvaltioiden osalta, koska EUIPO:ssa ei ole hylkäys- tai peruutusperustetta koskevaa päätöstä.

Jos hakemus peruutetaan, EUIPO:n ohjeiden mukainen muuntamispyyntö hylätään, jos hakemus peruutetaan valitusajan kuluessa viraston hylkäämisen jälkeen, jos valitusta ei ole tehty (vrt. EUIPO:n ohjeet). tutkittavaksi, osa E, rekisteritoiminnot, §4.3). Toisin sanoen valituksen tekeminen on muunnoksen tekemisen edellytys, ja se on kallis edellytys, koska EUIPO:n valitusmaksut ovat 720 euroa.

Täällä käsitelty BOA:n päätös on herättänyt vakavia epäilyjä tämän käytännön suhteen.

BOA totesi, että muutoksenhaku ei voida vaatia valituksen jättämistä ilman sanoja hienoksi. BOA:n mukaan "muutoksenhaun vaatiminen vain mutkistaisi asioita ja olisi oikeudellisesti tarpeetonta. Menettelyn taloudellisuuden kannalta olisi haitallista, jos menettelyn osapuolta vaadittaisiin hakemaan muutosta pelkästään hakemuksen peruuttamisen jälkeen” ( §44–45).

BOA katsoi, että EUTM-hakemuksen peruuttamisen myötä hakija päätti tutkintamenettelyn ja koska lopullista kieltäytymistä ei ollut, muuntaminen oli mahdollista. Varsinaisen muutoksenhaun vaatimukselle ei ole laillista perustetta. Muuntamisen mahdollistavaa nostoa ei voida pitää prosessin väärinkäyttönä. Itse asiassa BOA lisäsi, että vaikka oletetaan, että "hakija aikoi tehdä valituksen kieltäytymispäätöksestä ja peruuttaa hakemuksensa vasta tämän hetken jälkeen, lautakunta olisi päätöksessään todennut, että hakija oli lopettanut menettelyn peruuttamalla EU-tavaramerkkihakemuksensa […] ja tämän seurauksena EU-tavaramerkkihakemuksen peruuttamisen jälkeen tutkinta- ja valitusmenettelystä oli tullut turhaa. Lisäksi lautakunta olisi julistanut molemmat menettelyt päättyneiksi ja katsonut, että tutkijan riidanalainen päätös ei tullut lainvoimaiseksi. Kolmen kuukauden kuluessa peruuttamisesta hakijalla olisi kuitenkin ollut mahdollisuus jättää muuntopyyntönsä […]".

Yksittäinen BOA:n päätös ei yleensä muuta EUIPO:n käytäntöä, mutta voimme olettaa, että muut hakijat tähän ennakkotapaukseen luottaen yrittävät tehdä muuntopyyntöjä valitusajan kuluessa ilman, että hakevat (ja maksavat) valituksen. On siis mielenkiintoista nähdä, pysyykö EUIPO tiukan tulkintansa takana ja kieltäytyykö muuntamispyynnöistä ja mitä muut lautakunnat sanovat. Jos he vahvistavat tämän päätöksen, EUIPO saattaa joutua muuttamaan käytäntöään (ellei se tee niin yksin ennen muiden tapausten nostamista).

Lopuksi on mielenkiintoista tietää, onko tämä lähestymistapa (joka tässä tapauksessa katsoi entinen parte menettelyä eli kieltäytymistä ehdottomista syistä) sovelletaan myös puolueiden välillä varsinkin silloin, kun alun perin onnistunut vastustus perustui EU:n tavaramerkkiin, joka esti muuntamisen kaikissa jäsenvaltioissa (koska EU-tavaramerkki, joka on hylkäysperuste, koskee kaikkialla EU:ssa). Teoriassa esteitä ei pitäisi olla, sillä periaatteet ovat samat, eli päätös on "lopullinen" vasta valitusajan päätyttyä riippumatta siitä, onko valitusta tehty vai ei. Mutta tietysti meidän on odotettava ja katsottava.

_____________________________

Tilaa, jotta et menetä säännöllisiä päivityksiä Kluwerin tavaramerkkiblogista tätä.

Kluwerin IP-laki

- 2022 Future Ready Lawyer -kysely osoitti, että 79 % lakimiehistä uskoo, että lakiteknologian merkitys kasvaa ensi vuonna. Kluwerin IP-lain avulla voit navigoida yhä globaalimpaan IPR-lakiin erikoistuneiden, paikallisten ja rajat ylittävien tietojen ja työkalujen avulla mistä tahansa haluamastasi sijainnista. Oletko IP-ammattilaisena valmis tulevaisuuteen?

Opi kuinka Kluwerin IP-laki voi tukea sinua.