Patentes de software después de Alice: consejos de un ex examinador de la USPTO para obtener la protección de patentes

Este artículo fue coautor del ex examinador principal de la USPTO, Shawn Joseph.

Si bien muchos en la industria de las patentes de software temieron durante mucho tiempo que las reverberaciones dejadas por Alicia significó el "beso de la muerte" para las solicitudes de patentes de software, la realidad actual es que se están emitiendo más patentes de software que nunca. La verdad es que la comunidad del software ha hecho grandes avances en los últimos ocho años desde las turbulentas secuelas de la Alicia decisión, y se ha emitido una nueva guía del Examinador de la USPTO sobre la mejor manera de determinar la elegibilidad de la materia de las solicitudes de patentes de software. 

El resultado de esta nueva guía ha aumentado el número de solicitudes de patentes de software concedidas en más del 22 % en los últimos tres años, y más del 60 % de todas las solicitudes concedidas en 2020 son software o tecnologías implementadas por ordenador. En este artículo, discutimos las patentes de software posteriores a Alice desde la perspectiva de un ex examinador principal de la USPTO y brindamos consejos sobre cómo evitar y superar un 35 USC § 101 "Alicia" Rechazo.

¿Son exigibles las patentes de software?

Si bien sigue habiendo un titular que indica que las invenciones relacionadas con software e implementadas en computadora no son patentables ni exigibles, este argumento es contrario a los datos recientes de la USPTO y de los tribunales. No hay duda de que las tecnologías relacionadas con el software no solo son patentables, sino también exigibles, y pueden sobrevivir a un desafío de validez en la Junta de Apelaciones y Seguimiento de Patentes o en un tribunal federal. 

La capacidad del titular de una patente para hacer valer sus derechos de patente comienza en el momento en que se emite su patente. Si una parte infractora fabrica, usa, vende o importa el objeto reivindicado en la patente emitida, el titular de la patente tendrá un recurso legal contra la parte infractora. El alcance y la amplitud de sus derechos de patente están definidos por las reivindicaciones otorgadas en su patente. 

Si su patente incluye un lenguaje de reclamo amplio, entonces su derecho a excluir a otros es mucho mayor de lo que sería en el caso de una patente con reclamos limitados. Si bien una patente emitida inicialmente se presume válida, aún puede estar sujeta a desafíos futuros en la USPTO a través de la Revisión entre partes (DPI) proceso o acción de invalidación en un tribunal federal.

Que es Alicia y ¿Qué significa para las patentes de software?

Alice Corp contra CLS Bank International, 573 US 208 (2014) fue una decisión histórica de la Corte Suprema que sacudió los cimientos de las patentes de software hasta la médula. En una decisión unánime escrita por el juez Clarence Thomas, la Corte Suprema sostuvo que las solicitudes de patentes otorgadas para servicios de depósito en garantía electrónicos implementados por computadora estaban dirigidas a ideas abstractas y no a temas patentables.

El Alicia La decisión ha tenido un profundo impacto en la forma en que los Examinadores de la Organización de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) examinan las patentes de software. La decisión estableció un análisis de dos pasos, mediante el cual primero se determina si el objeto reivindicado en una patente está dirigido a una idea abstracta. En caso afirmativo, las reivindicaciones deben agregar "significativamente más" que incorpore un "concepto inventivo".

Si bien la Corte Suprema incluyó varios ejemplos de lo que puede o no calificar como "significativamente más", la ambigüedad de la decisión y la falta de orientación generaron problemas en la implementación de estándares claros y consistentes por parte de los tribunales inferiores y durante el examen de los Examinadores de la USPTO. El efecto dramático de la decisión de la Corte Suprema dejó a muchos en la industria del software preguntándose si sus patentes de software se habían vuelto inútiles e inaplicables.

¿Cómo puedes superar la Alicia decisión al patentar sus ideas de software?

Si bien no hay garantías de éxito al solicitar una solicitud de patente de software, hay pasos que puede seguir para mejorar las posibilidades de que su solicitud de patente reciba un Aviso de concesión del Examinador de la USPTO.

En primer lugar, considere una búsqueda del estado de la técnica (a veces denominada “búsqueda de patentabilidad”). Sin embargo, recuerde que los resultados de su búsqueda son tan buenos como la información de divulgación utilizada para realizar la búsqueda. Por lo tanto, asegúrese de proporcionar información de divulgación completa, referencias y documentos impresos antes de realizar su búsqueda.

Cuando se proporciona una divulgación exhaustiva, una buena búsqueda del estado de la técnica no solo lo ayudará a determinar si su invención es patentable, sino que también lo ayudará a tener una idea de la amplitud con la que puede redactar cualquier reivindicación en la solicitud, en función de la información pertinente. arte en el campo de la tecnología. Recuerde revisar los resultados de la búsqueda del estado de la técnica con su abogado y proporcionar cualquier comentario o "puntos de distinción" adicionales entre su plataforma de software y las referencias citadas del estado de la técnica encontradas en la búsqueda.

En segundo lugar, es importante comprender lo que el Examinador de la USPTO considera “materia no patentable” antes de redactar su invención de software, método comercial o proceso implementado por computadora. Los rechazos de materia no patentable ocurren cuando el Examinador argumenta que la materia de la invención reivindicada no es elegible para protección de patente porque está dirigida a una idea abstracta u otra materia no patentable (según 35 USC § 101).

Según 35 USC § 101, hay cuatro categorías legales o tipos de invenciones que son elegibles para la protección de patentes: proceso, máquina, fabricación o composición de la materia (o cualquier mejora nueva y útil de la misma). Podría decirse que las invenciones relacionadas con software y SaaS caen dentro de la categoría de invenciones de "proceso". Y si la invención se reivindica como una máquina (es decir,, computadora) que implementa el proceso, un aspecto de la invención entraría en la categoría de "máquina".

Los tribunales han interpretado que las cuatro categorías legales de invenciones excluyen las "leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas". Estos términos, comúnmente denominados "excepciones judiciales" a la elegibilidad de patentes, generalmente se refieren al conocimiento básico que no es elegible para la protección de patentes, como los principios científicos (por ejemplo, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o F = mA), que ocurren naturalmente fenómenos (p. ej., relámpagos, gravedad, luz solar), procesos mentales y algoritmos matemáticos. En la mayoría de los casos, son las dos últimas excepciones (procesos mentales y algoritmos matemáticos) las que constituyen la base de la mayoría de los rechazos relacionados con el software.

Para ayudar a los solicitantes a navegar los cambios en las interpretaciones de reclamos en las áreas de tecnología informática, software y SaaS, la USPTO ha emitido una actualización orientación sobre la elegibilidad de la materia. Esta guía también se ha incorporado en varias secciones del Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP) de la USPTO. MPEP § 2106 actualmente establece que la prueba de elegibilidad de la materia incluye los siguientes pasos (a menudo denominados Alicia prueba de dos pasos)

• Paso 1: Comprobar si la reclamación se dirige a una categoría legal (proceso, máquina, fabricación, composición de la materia o mejora de la misma). Si la respuesta es "no", entonces el reclamo se dirige al tema inelegible para la protección de patentes. Si la respuesta es "sí", vaya al Paso 2A.
• Paso 2A: Verifique si el reclamo se dirige a una excepción legal (leyes de la naturaleza, fenómenos naturales (producto de la naturaleza) o idea abstracta). Si la respuesta es "no", entonces el reclamo se dirige al tema elegible para la protección de patentes. Si la respuesta es "sí", vaya al Paso 2B.
• Paso 2B: Verifique si el reclamo enumera elementos adicionales que suman "significativamente más" que la excepción judicial. Si la respuesta es "no", entonces el reclamo se dirige al tema inelegible para la protección de patentes. Si la respuesta es "sí", entonces el reclamo se dirige al tema elegible para la protección de patentes.

Tercero, si recibe un rechazo de Acción de Oficina, recomiendo los siguientes pasos al preparar y redactar su Enmienda de Acción de Oficina:

1. Analice el razonamiento del Examinador para cada paso de la prueba de elegibilidad de la materia. Desglose el rechazo para asignar claramente cada una de las alegaciones del examinador al paso anterior respectivo.

• Encuentre cualquier debilidad en el razonamiento del Examinador para cada Paso en el análisis:

1. ¿El examinador no aplicó correctamente alguno de los pasos?
2. Muchas veces, hemos visto que un examinador ha ajustado a la fuerza un conjunto de reclamos en un molde de "idea abstracta". Verifique detenidamente si alguna de las declaraciones del Examinador para relacionar la reivindicación con un tema no elegible no es fáctica o es una caracterización errónea de la invención. También verifique detenidamente si el Examinador simplemente no mencionó partes particulares del reclamo al presentar su argumento. También vemos a menudo que un Examinador se abstiene de hablar de las limitaciones del reclamo que más debilitarían su argumento. A veces, más importante que lo que se dijo es lo que no se dijo;

• Revise y utilice los ejemplos de elegibilidad de la materia en el Guía de examen de la USPTO, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

1.  ¿Tienen sus afirmaciones más cosas en común con los ejemplos que son "elegibles" o "no elegibles"?
2. ¿Se pueden hacer sus afirmaciones para encajar mejor en el molde de cualquiera de los ejemplos "elegibles"? Al aprender las justificaciones utilizadas en los ejemplos "elegibles", se agregarán herramientas a su cinturón de herramientas para argumentar con éxito en contra de la posición del examinador;

• ¿Proporcionan las reivindicaciones un “concepto inventivo” no discutido en la Acción de Oficina?
• ¿Es posible explicar cómo el reclamo cae en alguna categoría legal?
• Responder y argumentar, si es posible, el análisis del Examinador para cada Paso con base en lo anterior;
• Investigue a su examinador:

1. Es menos conocido que puede buscar casos previamente permitidos por su Examinador utilizando herramientas como la Búsqueda avanzada en PatFT. ¿Cómo puede ayudar esto? Porque puedes encontrar ejemplos de casos permitidos por el mismo Examinador SAME. Encontrará que los Examinadores a menudo aplican el mismo estilo de rechazo a muchos casos (casi cortar y pegar). si tienes un Alicia rechazo, eche un vistazo a ejemplos de respuestas que otros han presentado a sus rechazos que superaron sus Alicia rechazos en sus casos. Las mismas estrategias a menudo funcionan de nuevo porque se ajustan al paradigma operativo de su Examinador en particular y resuelven automáticamente las inconsistencias de examinador a examinador en la aplicación de los estándares.

• Reclamaciones artesanales para evitar Art Unit 3600

Hablando de inconsistencias del examinador, las inconsistencias de la unidad de arte también entran en juego y deben tenerse en cuenta al redactar su solicitud de patente. ¿No sería mejor evitar un examinador o una unidad de arte donde sus probabilidades de asignación son peores en conjunto? No es ningún secreto entre los profesionales que las solicitudes de patentes que van en la unidad de arte de métodos comerciales 3600 tienen una tasa de concesión sustancialmente más baja. Los profesionales expertos pueden ayudarlo a evitar que lo registren en la infame unidad de arte 3600.

Sin embargo, con la "redacción específica" correcta, es un requisito una comprensión básica del proceso de clasificación de la USPTO. Recientemente, la USPTO ha estado utilizando sistemas automatizados como un primer paso para registrar casos dentro de las unidades de arte. Estos sistemas buscan términos clave en mantener partes dentro de su aplicación para identificar qué unidad de arte y clasificación se le asigna a su aplicación. La más importante de estas partes clave son sus afirmaciones y su resumen. Y algunos ejemplos de palabras clave que utilizan estos sistemas para los métodos comerciales pueden incluir términos bancarios, términos de juegos, términos de precios, etc. Eche un vistazo a la forma en que la USPTO define los métodos comerciales para tener una idea:

“El área de Métodos Comerciales de la USPTO es una colección de áreas temáticas en el Centro de Tecnología 3600 que otorga patentes relacionadas con el Procesamiento de Datos: Finanzas, Práctica Comercial, Gestión o Determinación de Costo/Precio”.

Por lo tanto, si su invención está relacionada con alguna de estas categorías, podría ser una buena idea, en su solicitud de patente inicial que pasará por el clasificador, evitar términos clave en esas partes clave. Tenga en cuenta que siempre puede modificar sus reclamos en un momento posterior del procesamiento para incluir esos términos, siempre que tenga respaldo en su divulgación original.

No pase por alto el valor de una entrevista con un examinador

Una entrevista con el examinador es una discusión preprogramada con el examinador, generalmente realizada por teléfono, con respecto a los rechazos de reclamos y/o las objeciones descritas en la acción de la oficina y las posibles enmiendas que abordan estas inquietudes. Los solicitantes representados por un abogado de patentes pueden (pero generalmente no lo hacen) participar activamente en la entrevista. En algunos casos, el inventor y/o el solicitante pueden estar interesados ​​en asistir a la entrevista con el examinador.

Sin embargo, tenga en cuenta que decir algo incorrecto o hacer una admisión incorrecta durante una entrevista con el examinador puede afectar las posibilidades de obtener un registro de patente. En algunas situaciones, la Entrevista conduce a una Enmienda del Examinador, poniendo las reclamaciones en la solicitud en condición de una asignación sin que el Solicitante tenga que presentar una respuesta formal a una Acción de la Oficina pendiente. Las entrevistas pueden ser iniciadas por el examinador o solicitadas por el solicitante.

Una de las mejores maneras de prepararse para una entrevista con el examinador es considerar completamente los problemas planteados en la acción de la oficina y cuál es la mejor manera de enmarcar su respuesta a la acción de la oficina. Luego puede preparar una agenda de temas para discutir. Luego, puede comunicarse con el Examinador y programar un horario conveniente para discutir la Acción de la oficina y la respuesta propuesta y enviar por correo electrónico la agenda con cualquier enmienda propuesta al Examinador. Luego, puede discutir con el examinador para comprender mejor el razonamiento detrás de sus rechazos y su interpretación de términos y frases y aprovechar la oportunidad para resaltar y aclarar cualquier malentendido o diferencia de interpretación.

Pero, lo que es más importante, las entrevistas con el Examinador brindan a los Solicitantes la oportunidad de elegir el cerebro del Examinador y/o tener una idea de la amabilidad del Examinador para permitir sus reclamos actuales. Mucha información puede provenir de una conversación rápida. Por ejemplo, si el examinador parece inflexible en cuanto a que ha demostrado que su invento ya existe, es mejor que modifique sus afirmaciones de manera más significativa para ahorrar tiempo y dinero. Por otro lado, si el examinador parece generalmente favorable a su innovación, puede simplemente preguntar qué modificaciones menores se deben hacer a sus afirmaciones para superar el bache.

Recuerde que los Examinadores son humanos, y ser amable y cooperativo puede ser muy útil.

Evite estos errores comunes al redactar su solicitud de patente de software

Redactar una solicitud de patente de software es un desafío por varias razones. En primer lugar, el software y los procesos implementados por computadora no encajan claramente en el marco legal para la elegibilidad de patentes. Si bien el software se define en términos generales como "programas y otros sistemas operativos utilizados por una computadora", si su software simplemente realiza ciertas funciones de rutina o automatización genérica, es probable que sea demasiado "abstracto" para ser un tema patentable. 

La clave al redactar una aplicación de software es identificar los aspectos novedosos/conceptos inventivos de su software y articular cómo su software mejora la funcionalidad de la computadora. También debe asegurarse de describir con particularidad todos los sistemas, subsistemas y componentes utilizados para ejecutar su nuevo proceso.

Evite describir la funcionalidad genérica o simplemente recitar la automatización de la actividad humana que tradicionalmente se ha realizado manualmente o recitar "acciones convencionales de manera genérica" ​​al redactar su conjunto de reclamos y descripción detallada. 

No se olvide de las ventajas de una patente de diseño 

No pase por alto el valor de una solicitud de patente de diseño para su software. Las patentes de diseño protegen las interfaces gráficas de usuario (GUI), los cambios en la pantalla de carga y otros elementos ornamentales de su software. Su GUI puede ser patentable y puede cumplir con el requisito de "artículo de fabricación" si la imagen bidimensional de su GUI se muestra en una pantalla de computadora, tableta o dispositivo móvil.

Su solicitud de patente de diseño de GUI puede incluir múltiples realizaciones, siempre que esas realizaciones se relacionen con un solo diseño de GUI. La aplicación debe incluir al menos un área en líneas discontinuas o discontinuas, y el límite exterior del dispositivo en líneas discontinuas. Una declaración de línea discontinua es esencial para definir qué partes de la GUI se reclaman.

Las patentes de diseño para software son ventajosas por varias razones, entre ellas: tiempo de procesamiento más rápido, tasas de concesión más altas y costos de abogados y tarifas de presentación de la USPTO más bajos.

Hable con un abogado experimentado en patentes de software y aprenda más sobre las patentes de software después de Alice

Preocupado por cómo el Alicia sentencia puede afectar sus patentes previamente concedidas? ¿Necesita asesoramiento legal sobre el manejo de reclamos de patentes? Rapacke Law Group es una ley comercial y de propiedad intelectual que se enfoca en la propiedad intelectual relacionada con el software.

Nuestros abogados incluyen ex examinadores primarios de la USPTO y desarrolladores que trabajan con una variedad de nuevas empresas estadounidenses y extranjeras para garantizar que tengan un enfoque estratégico para sus protecciones de propiedad intelectual. Ofrecemos servicios legales de patentes y propiedad intelectual por una tarifa plana transparente. Contáctenos para programar una consulta gratuita con uno de nuestros abogados experimentados.

Programar una consulta gratuita. o toma nuestro Prueba de propiedad intelectual para entender cómo proteger mejor su negocio con un abogado experimentado en patentes de software.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Fuente: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/