Softwarepatente nach Alice: Ratschläge eines ehemaligen USPTO-Prüfers zur Sicherung des Patentschutzes

Softwarepatente nach Alice: Ratschläge eines ehemaligen USPTO-Prüfers zur Sicherung des Patentschutzes

Zeitstempel: 16. September 2022, 9:57 Uhr
Quellknoten: 1791192

Dieser Artikel wurde vom ehemaligen USPTO-Hauptprüfer Shawn Joseph mitverfasst.

Während viele in der Softwarepatentbranche lange befürchteten, dass der Nachhall nachlässt Alice den „Todesstoß“ für Softwarepatentanmeldungen bedeutete, sieht die Realität heute so aus, dass mehr Softwarepatente erteilt werden als je zuvor. Die Wahrheit ist, dass die Software-Community in den letzten acht Jahren seit den turbulenten Folgen des Alice Entscheidung, und es wurden neue USPTO-Prüferleitlinien herausgegeben, wie die fachliche Eignung von Softwarepatentanmeldungen am besten bestimmt werden kann. 

Das Ergebnis dieser neuen Leitlinien hat die Zahl der erteilten Softwarepatentanmeldungen in den letzten drei Jahren um mehr als 22 % erhöht, wobei über 60 % aller erteilten Anträge im Jahr 2020 Software oder computerimplementierte Technologien waren. In diesem Artikel diskutieren wir Softwarepatente nach Alice aus der Sicht eines ehemaligen USPTO Primary Examiners und geben Tipps, wie man einen 35 USC § 101 vermeidet und überwindet.Alice" Ablehnung.

Sind Softwarepatente durchsetzbar?

Während es weiterhin Schlagzeilen gibt, die darauf hinweisen, dass softwarebezogene und computerimplementierte Erfindungen nicht patentierbar oder durchsetzbar sind, steht dieses Argument im Widerspruch zu jüngsten USPTO- und Gerichtsdaten. Es steht außer Frage, dass softwarebezogene Technologien nicht nur patentierbar, sondern auch durchsetzbar sind und eine Anfechtung der Gültigkeit vor dem Patent Trail and Appeal Board oder Bundesgericht überstehen können. 

Die Möglichkeit eines Patentinhabers, seine Patentrechte durchzusetzen, beginnt mit der Erteilung seines Patents. Wenn eine verletzende Partei den im erteilten Patent beanspruchten Gegenstand herstellt, verwendet, verkauft oder importiert, wird der Patentinhaber rechtliche Schritte gegen die verletzende Partei einleiten. Der Umfang und die Breite Ihrer Patentrechte werden durch die in Ihrem Patent gewährten Ansprüche definiert. 

Wenn Ihr Patent eine breite Anspruchssprache enthält, dann ist Ihr Recht, andere auszuschließen, viel größer als bei einem Patent mit engen Ansprüchen. Während ein erteiltes Patent zunächst als gültig angesehen wird, kann es durch das USPTO noch Gegenstand zukünftiger Anfechtungen sein Inter Partes-Rezension (IPR)-Prozess oder Nichtigkeitsklage vor einem Bundesgericht.

Was ist Alice und was bedeutet das für Softwarepatente?

Alice Corp gegen CLS Bank International, 573 US 208 (2014) war eine wegweisende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die die Grundlage von Softwarepatenten bis ins Mark erschütterte. In einer einstimmigen Entscheidung von Richter Clarence Thomas entschied der Oberste Gerichtshof, dass Patentansprüche, die für computerimplementierte elektronische Treuhanddienste gewährt wurden, auf abstrakte Ideen und nicht patentierbare Gegenstände gerichtet waren.

Das Alice Die Entscheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Prüfer der United States Patent and Trademark Organization (USPTO) Softwarepatente prüfen. Die Entscheidung sah eine zweistufige Analyse vor, bei der zunächst festgestellt wird, ob der in einem Patent beanspruchte Gegenstand auf eine abstrakte Idee gerichtet ist. Wenn ja, müssen die Ansprüche „deutlich mehr“ hinzufügen, die ein „erfinderisches Konzept“ verkörpern.

Während der Oberste Gerichtshof mehrere Beispiele dafür enthielt, was als „erheblich mehr“ gelten kann oder nicht, führten die Mehrdeutigkeit der Entscheidung und der Mangel an Leitlinien zu Problemen bei der Umsetzung klarer und konsistenter Standards durch untergeordnete Gerichte und während der Prüfung durch USPTO-Prüfer. Die dramatischen Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ließen viele in der Softwarebranche fragen, ob ihre Softwarepatente nutzlos und nicht durchsetzbar geworden waren.

Wie können Sie die überwinden Alice Entscheidung bei der Patentierung Ihrer Software-Ideen?

Es gibt zwar keine Erfolgsgarantien bei der Beantragung einer Softwarepatentanmeldung, aber es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um die Chancen zu verbessern, dass Ihre Patentanmeldung vom USPTO-Prüfer einen Zulassungsbescheid erhält.

Betrachten Sie zunächst eine Recherche zum Stand der Technik (manchmal als „Patentierbarkeitsrecherche“ bezeichnet). Denken Sie jedoch daran, dass die Ergebnisse Ihrer Suche nur so gut sind wie die Offenlegungsinformationen, die zur Durchführung der Suche verwendet wurden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie umfassende Offenlegungsinformationen, Referenzen und gedruckte Dokumente bereitstellen, bevor Sie Ihre Suche durchführen.

Eine gute Recherche zum Stand der Technik, die mit einer gründlichen Offenbarung versehen ist, hilft Ihnen nicht nur festzustellen, ob Ihre Erfindung patentierbar ist, sondern gibt Ihnen auch eine Vorstellung davon, wie breit Sie Ansprüche in der Anmeldung auf der Grundlage des Relevanten formulieren können Kunst im technischen Bereich. Denken Sie daran, die Suchergebnisse zum Stand der Technik mit Ihrem Anwalt zu überprüfen und Feedback oder weitere „Unterscheidungspunkte“ zwischen Ihrer Softwareplattform und den bei der Suche gefundenen Referenzen zum Stand der Technik zu geben.

Zweitens ist es wichtig zu verstehen, was der USPTO-Prüfer als „nicht patentierbaren Gegenstand“ betrachtet, bevor Sie Ihre Softwareerfindung, Ihre Geschäftsmethode oder Ihren computerimplementierten Prozess entwerfen. Zurückweisungen von nicht patentierbaren Gegenständen erfolgen, wenn der Prüfer argumentiert, dass der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht patentierbar ist, weil er auf eine abstrakte Idee oder einen anderen nicht patentierbaren Gegenstand gerichtet ist (gemäß 35 USC § 101).

Gemäß 35 USC § 101 gibt es vier gesetzlich vorgeschriebene Kategorien oder Arten von Erfindungen, die zum Patentschutz berechtigt sind: Verfahren, Maschine, Herstellung oder Stoffzusammensetzung (oder jede neue und nützliche Verbesserung davon). Softwarebezogene und SaaS-Erfindungen fallen wohl unter die „Prozess“-Kategorie von Erfindungen. Und wenn die Erfindung als Maschine beansprucht wird (dh, Computer), der das Verfahren implementiert, würde ein Aspekt der Erfindung unter die Kategorie "Maschine" fallen.

Gerichte haben die vier gesetzlichen Kategorien von Erfindungen so ausgelegt, dass sie „Naturgesetze, Naturphänomene und abstrakte Ideen“ ausschließen. Diese Begriffe, die allgemein als „gerichtliche Ausnahmen“ von der Patentfähigkeit bezeichnet werden, beziehen sich im Allgemeinen auf grundlegendes Wissen, das nicht patentierbar ist, wie z. B. wissenschaftliche Prinzipien (z. B. dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung oder F = mA ist), die natürlich vorkommen Phänomene (z. B. Blitz, Schwerkraft, Sonnenlicht), mentale Prozesse und mathematische Algorithmen. In den meisten Fällen sind es die letzten beiden Ausnahmen (mentale Prozesse und mathematische Algorithmen), die die Grundlage für die meisten softwarebezogenen Ablehnungen bilden.

Um Anmeldern zu helfen, sich in den Änderungen der Anspruchsauslegungen in den Bereichen Computer, Software und SaaS-Technologie zurechtzufinden, hat das USPTO eine aktualisierte Fassung herausgegeben Anleitung zur fachlichen Eignung. Diese Anleitung wurde auch in verschiedene Abschnitte der integriert Handbuch des Patentprüfungsverfahrens (MPEP) des USPTO. MPEP § 2106 besagt derzeit, dass der Test für die fachliche Eignung die folgenden Schritte umfasst (oft als „ Alice Zwei-Stufen-Test)

  • Schritt 1: Prüfen Sie, ob sich der Anspruch auf eine gesetzliche Kategorie (Verfahren, Maschine, Herstellung, Zusammensetzung oder Verbesserung derselben) bezieht. Wenn „nein“, dann wird der Anspruch auf den Gegenstand gerichtet nicht förderfähig zum Patentschutz. Wenn „Ja“, gehen Sie zu Schritt 2A.
  • Schritt 2A: Prüfen Sie, ob sich der Anspruch auf eine gesetzliche Ausnahme (Naturgesetze, Naturphänomene (Naturprodukt) oder abstrakte Idee) bezieht. Wenn „nein“, dann wird der Anspruch auf den Gegenstand gerichtet förderfähigen zum Patentschutz. Wenn „Ja“, gehen Sie zu Schritt 2B.
  • Schritt 2B: Prüfen Sie, ob der Anspruch zusätzliche Elemente enthält, die „erheblich mehr“ als die gerichtliche Ausnahme darstellen. Wenn „nein“, dann wird der Anspruch auf den Gegenstand gerichtet nicht förderfähig zum Patentschutz. Wenn „ja“, dann ist der Anspruch auf den Gegenstand gerichtet förderfähigen zum Patentschutz.

Drittens empfehle ich, sollten Sie eine Ablehnung einer Office Action erhalten, die folgenden Schritte bei der Vorbereitung und Ausarbeitung Ihrer Office Action Amendment:

  1. Analysieren Sie die Argumentation des Prüfers für jeden Schritt des Eignungstests zum Thema. Brechen Sie die Ablehnung auf, um jede Behauptung des Prüfers eindeutig dem entsprechenden Schritt oben zuzuordnen.
  • Finden Sie alle Schwachstellen in der Argumentation des Prüfers für jeden Schritt in der Analyse:
  1. Hat der Prüfer einen der Schritte nicht richtig angewendet?
  2. Wir haben oft gesehen, dass ein Prüfer einen Anspruch zwangsweise in eine „abstrakte Idee“-Form eingepasst hat. Überprüfen Sie genau, ob eine der Aussagen des Prüfers zur Zuordnung des Anspruchs zu einem nicht zulässigen Gegenstand nicht den Tatsachen entspricht oder eine falsche Charakterisierung der Erfindung darstellt. Überprüfen Sie auch genau, ob der Prüfer bestimmte Teile des Anspruchs bei seiner Argumentation einfach nicht erwähnt hat. Wir sehen auch oft, dass ein Prüfer davon absieht, auf die Anspruchsbeschränkungen einzugehen, die seine/ihre Argumentation am meisten schwächen würden. Manchmal ist wichtiger als das, was gesagt wurde, was nicht gesagt wurde;
  • Überprüfen und verwenden Sie die Beispiele für die fachliche Berechtigung in der USPTO-Prüfungsleitfaden, wobei folgende Fragen im Hinterkopf behalten werden:
  1.  Haben Ihre Behauptungen mehr Gemeinsamkeiten mit den Beispielen „zulässig“ oder „nicht zulässig“?
  2. Können Ihre Behauptungen aufgestellt werden, um besser in die Form eines der „geeigneten“ Beispiele zu passen? Indem Sie die Begründungen lernen, die in „geeigneten“ Beispielen verwendet werden, werden Sie Werkzeuge zu Ihrem Werkzeuggürtel hinzufügen, um erfolgreich gegen die Position des Prüfers zu argumentieren;
  • Stellen die Ansprüche ein „erfinderisches Konzept“ bereit, das nicht in der Amtshandlung erörtert wird?
  • Kann erklärt werden, wie der Anspruch in eine gesetzliche Kategorie fällt?
  • Beantworten und argumentieren Sie, wenn möglich, auf die Analyse des Prüfers für jeden Schritt basierend auf dem Obigen;
  • Recherchieren Sie Ihren Prüfer:
  1. Weniger bekannt ist, dass Sie mithilfe von Tools wie der erweiterten Suche in PatFT nach Fällen suchen können, die zuvor von Ihrem Prüfer zugelassen wurden. Wie kann das helfen? Weil Sie Beispiele für Fälle finden können, die vom selben Prüfer zugelassen wurden. Sie werden feststellen, dass Prüfer bei vielen Fällen oft denselben Stil der Zurückweisung anwenden (fast Cut-and-Paste). Wenn Sie eine haben Alice Zurückweisung, sehen Sie sich Beispiele von Antworten an, die andere auf seine/ihre Zurückweisung eingereicht haben, die ihre überwanden Alice Ablehnungen in ihren Fällen. Dieselben Strategien funktionieren oft wieder, weil sie zum Betriebsparadigma Ihres speziellen Prüfers passen und automatisch Unstimmigkeiten von Prüfer zu Prüfer bei der Anwendung von Standards lösen.
  • Handwerksansprüche zur Vermeidung von Art Unit 3600

Apropos Prüfer-Inkonsistenzen, auch Art-Unit-Inkonsistenzen kommen ins Spiel und sollten bei der Ausarbeitung Ihrer Patentanmeldung berücksichtigt werden. Wäre es nicht besser, einen Prüfer oder eine Kunstabteilung zu meiden, wo Ihre Chancen auf eine Zulassung insgesamt schlechter sind? Unter Praktikern ist es kein Geheimnis, dass Patentanmeldungen, die sich auf Geschäftsmethoden Art Unit 3600 beziehen, einen wesentlich niedrigeren Zulassungssatz haben. Erfahrene Praktiker können Ihnen möglicherweise dabei helfen, nicht in die berüchtigte 3600-Kunsteinheit eingewiesen zu werden.

Bei der richtigen „gezielten Ausarbeitung“ ist jedoch ein grundlegendes Verständnis des USPTO-Klassifikationsprozesses Voraussetzung. Vor kurzem hat das USPTO automatisierte Systeme als ersten Schritt zum Anordnen von Fällen innerhalb von Kunstabteilungen verwendet. Diese Systeme suchen nach Schlüsselbegriffen in Keep Parts in Ihrer Anwendung, um festzustellen, welcher Kunsteinheit und Klassifikation Ihre Anwendung zugeordnet ist. Die wichtigsten dieser Schlüsselteile sind Ihre Behauptungen und Ihre Zusammenfassung. Und einige Beispiele für Schlüsselwörter, die diese Systeme für Geschäftsmethoden verwenden, könnten Bankbedingungen, Glücksspielbedingungen, Preisbedingungen usw. umfassen. Werfen Sie einen Blick darauf, wie das USPTO Geschäftsmethoden definiert, um eine Vorstellung zu bekommen:

„Der Bereich Geschäftsmethoden des USPTO ist eine Sammlung von Fachgebieten im Technology Center 3600, das Patente im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung erteilt: Finanzen, Geschäftspraktiken, Management oder Kosten-/Preisbestimmung.“

Wenn sich Ihre Erfindung also auf eine dieser Kategorien bezieht, könnte es eine gute Idee sein, in Ihrer ersten Patentanmeldung, die den Klassifikator durchläuft, Schlüsselbegriffe in diesen Schlüsselteilen zu vermeiden. Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt in der Strafverfolgung jederzeit ändern können, um diese Bedingungen aufzunehmen, solange Sie Unterstützung bei Ihrer ursprünglichen Offenlegung hatten.

Übersehen Sie nicht den Wert eines Prüferinterviews

Ein Prüferinterview ist eine vorab geplante Diskussion mit dem Prüfer, die im Allgemeinen telefonisch geführt wird, über die in der Amtsentscheidung dargelegten Anspruchsablehnungen und/oder Einwände und mögliche Änderungen, die diese Bedenken ausräumen. Patentanwaltlich vertretene Anmelder können (aber in der Regel nicht) aktiv an der Anhörung teilnehmen. In einigen Fällen kann der Erfinder und/oder Anmelder daran interessiert sein, am Prüferinterview teilzunehmen.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass das Falsche sagen oder ein falsches Eingeständnis während eines Prüferinterviews abgeben die Chancen auf eine Patentanmeldung beeinträchtigen kann. In manchen Situationen führt das Interview zu einer Änderung des Prüfers, wodurch die Ansprüche in der Anmeldung unter die Bedingung gestellt werden, dass sie gewährt werden, ohne dass der Anmelder eine förmliche Antwort auf einen ausstehenden Amtsbescheid einreichen muss. Interviews können vom Prüfer initiiert oder vom Antragsteller angefordert werden.

Eine der besten Möglichkeiten, sich auf ein Prüferinterview vorzubereiten, besteht darin, die in der Amtshandlung aufgeworfenen Fragen vollständig zu berücksichtigen und Ihre Antwort auf die Amtshandlung am besten zu formulieren. Dann können Sie eine Tagesordnung mit zu diskutierenden Punkten vorbereiten. Als nächstes können Sie sich an den Prüfer wenden und einen geeigneten Zeitpunkt vereinbaren, um die Amtshandlung und die vorgeschlagene Antwort zu besprechen und die Tagesordnung mit allen vorgeschlagenen Änderungen per E-Mail an den Prüfer zu senden. Dann können Sie mit dem Prüfer diskutieren, um die Gründe für seine Ablehnungen und seine Interpretation von Begriffen und Sätzen besser zu verstehen, und die Gelegenheit nutzen, Missverständnisse oder unterschiedliche Auslegungen hervorzuheben und zu klären.

Aber noch wichtiger ist, dass Interviews mit Prüfern den Bewerbern die Möglichkeit geben, sich den Kopf des Prüfers zu zerbrechen und/oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie freundlich der Prüfer ist, Ihre aktuellen Ansprüche zuzulassen. Viele Informationen können aus einem kurzen Gespräch gewonnen werden. Wenn der Prüfer zum Beispiel unnachgiebig zu sein scheint, dass er oder sie bewiesen hat, dass Ihre Erfindung bereits existiert, könnten Sie besser dran sein, Ihre Ansprüche deutlicher zu ändern, um Zeit und Geld zu sparen. Auf der anderen Seite, wenn der Prüfer im Allgemeinen freundlich zu Ihrer Innovation zu sein scheint, können Sie vielleicht einfach fragen, welche geringfügigen Änderungen an Ihren Behauptungen vorgenommen werden sollten, um Sie über den Buckel zu bringen.

Denken Sie daran, dass Prüfer Menschen sind und dass Freundlichkeit und Kooperation viel bewirken können.

Vermeiden Sie diese häufigen Fehler beim Verfassen Ihrer Softwarepatentanmeldung

Die Ausarbeitung einer Softwarepatentanmeldung ist aus mehreren Gründen eine Herausforderung. Erstens fallen Software und computerimplementierte Prozesse nicht sauber in den gesetzlichen Rahmen für die Patentfähigkeit. Während Software allgemein als „Programme und andere Betriebssysteme, die von einem Computer verwendet werden“ definiert wird, ist sie wahrscheinlich zu „abstrakt“, um ein patentierbarer Gegenstand zu sein, wenn Ihre Software lediglich bestimmte Routinefunktionen oder allgemeine Automatisierung ausführt. 

Der Schlüssel beim Entwerfen einer Softwareanwendung besteht darin, die neuartigen Aspekte / erfinderischen Konzepte Ihrer Software zu identifizieren und zu artikulieren, wie Ihre Software die Computerfunktionalität verbessert. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie alle Systeme, Subsysteme und Komponenten, die zur Ausführung Ihres neuartigen Prozesses verwendet werden, genau beschreiben.

Vermeiden Sie es, generische Funktionen zu beschreiben oder lediglich die Automatisierung menschlicher Aktivitäten zu erwähnen, die traditionell manuell durchgeführt wurden, oder „herkömmliche Aktionen auf generische Weise“ zu zitieren, wenn Sie Ihren Anspruchssatz und Ihre detaillierte Beschreibung verfassen. 

Vergessen Sie nicht die Vorteile eines Geschmacksmusters 

Übersehen Sie nicht den Wert einer Designpatentanmeldung für Ihre Software. Designpatente schützen die grafische Benutzeroberfläche (GUI), Ladebildschirmänderungen und andere dekorative Elemente Ihrer Software. Ihre GUI ist möglicherweise patentierbar und erfüllt möglicherweise die Anforderung des „Herstellungsgegenstands“, wenn das zweidimensionale Bild Ihrer GUI auf einem Computerbildschirm, Tablet oder Mobilgerät angezeigt wird.

Ihre Patentanmeldung für ein GUI-Design kann mehrere Ausführungsformen enthalten, solange sich diese Ausführungsformen auf ein einziges GUI-Design beziehen. Die Anwendung sollte mindestens einen Bereich in gestrichelten oder unterbrochenen Linien und die äußere Begrenzung des Geräts in unterbrochenen Linien umfassen. Eine Anweisung mit unterbrochener Linie ist wesentlich, um zu definieren, welche Teile der GUI beansprucht werden.

Designpatente für Software sind aus mehreren Gründen vorteilhaft, darunter: schnellere Verfolgungszeit, höhere Vergütungssätze und niedrigere Anwaltskosten und USPTO-Anmeldegebühren.

Sprechen Sie mit einem erfahrenen Anwalt für Softwarepatente und erfahren Sie mehr über Softwarepatente nach Alice

Besorgt darüber, wie die Alice kann sich das Urteil auf Ihre zuvor erteilten Patente auswirken? Benötigen Sie Rechtsberatung zum Umgang mit Patentansprüchen? Die Rapacke Law Group ist eine Anwaltskanzlei für Wirtschaftsrecht und geistiges Eigentum, die sich auf softwarebezogenes geistiges Eigentum konzentriert.

Zu unseren Anwälten gehören ehemalige USPTO-Primärprüfer und Entwickler, die mit einer Vielzahl von US-amerikanischen und ausländischen Startups zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie einen strategischen Ansatz zum Schutz ihres geistigen Eigentums haben. Wir bieten Patent- und Immaterialgüterrechtsdienstleistungen zu einem transparenten Pauschalpreis an. Kontaktieren Sie uns, um einen kostenlosen Beratungstermin mit einem unserer erfahrenen Anwälte zu vereinbaren.

Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung oder nimm unsere Quiz zum geistigen Eigentum um zu verstehen, wie Sie Ihr Unternehmen am besten mit einem erfahrenen Anwalt für Softwarepatente schützen können.

Zeitstempel:

Mehr von Das Rapacke-Gesetz