爱丽丝之后的软件专利：前美国专利商标局审查员关于获得专利保护的建议

本文由美国专利商标局前主审员肖恩约瑟夫合着。

尽管软件专利行业的许多人长期以来一直担心来自 爱丽丝 意味着软件专利申请的“死亡之吻”，今天的现实是发布的软件专利比以往任何时候都多。 事实是软件社区在过去八年中取得了巨大的进步，因为 爱丽丝 决定，并发布了新的 USPTO 审查员指南，说明如何最好地确定软件专利申请的主题资格。 

这一新指南的结果使过去三年授予的软件专利申请数量增加了 22% 以上，60 年授予的所有申请中超过 2020% 是软件或计算机实现的技术。 在本文中，我们从前 USPTO 主要审查员的角度讨论 Alice 之后的软件专利，并提供有关如何避免和克服 35 USC § 101 的提示“爱丽丝” 拒绝。

软件专利可以强制执行吗？

虽然仍然有标题表明与软件相关和计算机实现的发明不可申请专利或不可执行，但这一论点与最近的美国专利商标局和法院数据相反。 毫无疑问，与软件相关的技术不仅可以申请专利，而且可以执行，并且可以在专利跟踪和上诉委员会或联邦法院的有效性挑战中幸存下来。 

专利持有人行使专利权的能力从其专利发布之时开始。 如果侵权方制造、使用、销售或进口已授权专利中要求保护的主题，专利权人将对侵权方具有法律追索权。 您的专利权的范围和广度由您的专利中授予的权利要求定义。 

如果您的专利包含宽泛的权利要求语言，那么您排除他人的权利比权利要求狭窄的专利要大得多。 虽然已颁发的专利最初被认为是有效的，但它可能仍会受到美国专利商标局未来通过 多方审查 (IPR) 程序或联邦法院的无效诉讼。

什么是 爱丽丝 以及它对软件专利意味着什么？

Alice Corp 诉 CLS 国际银行, 573 US 208 (2014) 是具有里程碑意义的最高法院判决，它彻底动摇了软件专利的基础。 在 Clarence Thomas 大法官的一致裁决中，最高法院裁定授予计算机实施的电子托管服务的专利权利要求是针对抽象概念，而不是可授予专利的主题。

爱丽丝 这一决定对美国专利商标组织 (USPTO) 审查员审查软件专利的方式产生了深远的影响。 该决定进行了两步分析，首先确定专利中要求保护的主题是否针对抽象概念。 如果是，则声明需要添加体现“创造性概念”的“显着更多”。

虽然最高法院列举了几个可能或可能不符合“显着更多”的例子，但该决定的模棱两可和缺乏指导导致下级法院和美国专利商标局审查员在实施明确和一致的标准方面出现问题。 最高法院裁决的巨大影响使软件行业的许多人怀疑他们的软件专利是否变得无用且无法执行。

你怎么能克服 爱丽丝 为您的软件创意申请专利时的决定？

虽然在申请软件专利申请时不能保证一定会成功，但您可以采取一些措施来提高您的专利申请收到美国专利商标局审查员许可通知的机会。

首先，考虑现有技术搜索（有时称为“可专利性搜索”）。 但是，请记住，您的搜索结果仅与用于进行搜索的披露信息一样好。 因此，在进行搜索之前，请确保您提供完整的披露信息、参考资料和印刷文件。

当提供全面的公开信息时，良好的现有技术搜索不仅可以帮助您确定您的发明是否具有专利性，而且还可以帮助您了解您可以根据相关内容在多大程度上起草申请中的任何权利要求。技术领域的艺术。 请记住与您的律师一起查看现有技术搜索结果，并在您的软件平台与搜索中找到的引用的现有技术参考文献之间提供任何反馈或进一步的“区别点”。

其次，在起草您的软件发明、商业方法或计算机实现的流程之前，了解 USPTO 审查员认为“非专利主题”是很重要的。 当审查员认为要求保护的发明的主题不符合专利保护的条件，因为它涉及一个抽象的想法或其他不可专利的主题（根据 35 USC § 101）时，就会出现不可授予专利的主题驳回。

根据 35 USC § 101，有四种法定类别或类型的发明有资格获得专利保护：工艺、机器、制造或物质组合（或其任何新的和有用的改进）。 软件相关和 SaaS 发明可以说属于“过程”发明类别。 如果本发明被要求为机器（即，计算机）实现该过程，本发明的一个方面将属于“机器”类别。

法院已将四种法定发明类别解释为排除“自然法则、自然现象和抽象思想”。 这些术语，通常被称为专利资格的“司法例外”，通常是指不符合专利保护资格的基本知识，例如自然发生的科学原理（例如，力等于质量乘以加速度，或 F = mA）现象（例如，闪电、重力、阳光）、心理过程和数学算法。 在大多数情况下，最后两个例外（心理过程和数学算法）是大多数与软件相关的拒绝的基础。

为了帮助申请人了解计算机、软件和 SaaS 技术领域的索赔解释变化，美国专利商标局发布了更新的 标的物资格指导. 该指南也已被纳入《指南》的各个部分 美国专利商标局专利审查程序手册 (MPEP). MPEP § 2106 目前规定主题资格测试涉及以下步骤（通常称为 爱丽丝 两步测试）

• 第 1 步：检查索赔是否针对法定类别（工艺、机器、制造、物质组成或其改进）。 如果“否”，则索赔针对标的物 不合格 用于专利保护。 如果“是”，请转到步骤 2A。
• 步骤 2A：检查索赔是否针对法定例外（自然法则、自然现象（自然产物）或抽象概念）。 如果“否”，则索赔针对标的物 合格 用于专利保护。 如果“是”，请转到步骤 2B。
• 步骤 2B：检查权利要求是否列举了比司法例外“显着更多”的附加要素。 如果“否”，则索赔针对标的物 不合格 用于专利保护。 如果“是”，则索赔针对标的物 合格 用于专利保护。

第三，如果您收到 Office Action 的拒绝，我建议您在准备和起草 Office Action 修正案时采取以下步骤：

1. 分析审查员对主题资格测试的每个步骤的推理。 分解拒绝，以清楚地将审查员的每项指控与上述相应步骤对应起来。

• 找出审查员对分析中每个步骤的推理中的任何弱点：

1. 审查员是否未能正确应用任何步骤？
2. 很多时候，我们看到审查员将声明集强制拟合到“抽象概念”模型中。 仔细检查审查员将权利要求映射到不合格主题的任何陈述是否是非事实的或对发明的错误描述。 还要仔细检查审查员在提出他/她的论点时是否只是没有提到索赔的特定部分。 我们还经常看到，审查员避免谈论最会削弱他/她的论点的索赔限制。 有时，比说了什么更重要的是没有说什么；

• 审查并利用 美国专利商标局审查指南，请牢记以下问题：

1.  您的声明是否与“合格”或“不合格”的示例有更多共同点？
2. 您的声明能否更好地符合任何“合格”示例的模式？ 通过学习“合格”示例中使用的理由，您将拥有工具来成功地反对审查员的立场；

• 索赔是否提供了办公室行动中未讨论的“创造性概念”？
• 是否可以解释索赔如何属于任何法定类别？
• 如果可能的话，对主考官根据上述内容对每个步骤的分析做出回应并进行辩论；
• 研究你的考官：

1. 鲜为人知的是，您可以使用诸如 PatFT 中的高级搜索之类的工具来搜索考官之前允许的案例。 这有什么帮助？ 因为您可以找到 SAME Examiner 允许的案例示例。 您会发现，审查员经常对许多案例应用相同风格的拒绝（几乎是剪切和粘贴）。 如果你有一个 爱丽丝 拒绝，看看其他人对他/她的拒绝提出的克服他们的拒绝的回应的例子 爱丽丝 在他们的案件中被拒绝。 相同的策略通常会再次起作用，因为它符合您特定考官的操作范式，并自动解决考官在应用标准时的不一致问题。

• 工艺要求避免艺术单元 3600

说到审查员的不一致，艺术单元的不一致也会发挥作用，在起草你的专利申请时应该考虑到这一点。 避开你的津贴几率更差的考官或艺术单位不是更好吗？ 从业人员知道，进入商业方法艺术单元 3600 的专利申请的许可率要低得多。 熟练的从业者可能会帮助您避免被卷入臭名昭著的 3600 艺术单位。

然而，对于正确的“有针对性的起草”，对 USPTO 分类过程的基本了解是一项要求。 最近，美国专利商标局一直在使用自动化系统作为艺术单位内案件的第一步。 这些系统在您的应用程序中查找关键术语以识别您的应用程序分配的艺术单元和分类。 这些关键部分中最重要的是您的声明和摘要。 这些系统用于商业方法的一些关键词示例可能包括银行条款、游戏条款、定价条款等。看看美国专利商标局定义商业方法的方式以获得一个想法：

“USPTO 的商业方法领域是技术中心 3600 的主题领域的集合，授予与数据处理相关的专利：财务、商业实践、管理或成本/定价确定。”

因此，如果您的发明与这些类别中的任何一个相关，那么在您将通过分类器的初始专利申请中，避免这些关键部分中的关键术语可能是一个好主意。 请记住，只要您在最初的披露中得到支持，您随时可以在以后的起诉中修改您的索赔以包含这些条款。

不要忽视考官面试的价值

审查员面谈是与审查员预先安排的讨论，通常通过电话进行，讨论办公室行动中概述的索赔拒绝和/或反对意见以及解决这些问题的潜在修订。 由专利代理人代表的申请人可以（但通常不会）积极参与面谈。 在某些情况下，发明人和/或申请人可能有兴趣参加审查员面试。

但是，请记住，在审查员面谈期间说错话或做出不恰当的承认可能会影响获得专利注册的机会。 在某些情况下，面试会导致审查员的修改，将申请中的索赔置于获得津贴的条件下，而申请人无需对未完成的办公室行动提交正式答复。 面试可由考官发起或由申请人要求。

准备考官面试的最佳方法之一是充分考虑办公室行动中提出的问题以及如何最好地构建您对办公室行动的回应。 然后你可以准备一个议程项目来讨论。 接下来，您可以联系审查员并安排一个方便的时间来讨论审查意见和建议的答复，并通过电子邮件将议程连同任何提议的修改发送给审查员。 然后，您可以与考官讨论，以更好地了解他们拒绝的原因以及他们对术语和短语的解释，并借此机会强调和澄清任何误解或解释差异。

但是，更重要的是，审查员面试让申请人有机会挑选审查员的大脑和/或感受审查员是否友好地允许您当前的索赔。 很多信息可以来自快速对话。 例如，如果审查员似乎坚持认为她或他已经证明您的发明已经存在，那么您最好更大幅度地修改您的声明以节省时间和金钱。 另一方面，如果审查员似乎对您的创新总体上很友好，您可以简单地询问应该对您的声明进行哪些小的修改以使您克服困难。

请记住，考官是人，善良和合作可以大有帮助。

在起草软件专利申请时避免这些常见错误

出于多种原因，起草软件专利申请具有挑战性。 首先，软件和计算机实现的流程并不完全符合专利资格的法定框架。 虽然软件被广泛定义为“计算机使用的程序和其他操作系统”，但如果您的软件仅执行某些常规功能或通用自动化，则它可能过于“抽象”而不能成为可申请专利的主题。 

起草软件应用程序的关键是确定软件的新颖方面/创新概念，并阐明您的软件如何改进计算机功能。 您还应该确保详细描述用于执行新流程的所有系统、子系统和组件。

在起草声明集和详细描述时，避免描述通用功能或仅背诵传统上手动执行的人类活动的自动化或背诵“以通用方式执行的常规操作”。 

不要忘记外观设计专利的优势 

不要忽视设计专利申请对您的软件的价值。 设计专利保护图形用户界面 (GUI)、加载屏幕更改和软件的其他装饰元素。 如果您的 GUI 的二维图像显示在计算机屏幕、平板电脑或移动设备上，您的 GUI 可能会获得专利并且可能满足“制造物品”要求。

您的 GUI 设计专利申请可以包括多个实施例，只要这些实施例与单个 GUI 设计相关。 申请应包括至少一个虚线或虚线区域，以及设备的外边界以虚线。 虚线声明对于定义 GUI 的哪些部分被声明是必不可少的。

软件设计专利的优势有很多原因，包括：更快的起诉时间、更高的许可率以及更低的律师成本和 USPTO 申请费。

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• Sumber: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/