Programvarupatent efter Alice: råd från en tidigare USPTO-examinator om att säkra patentskydd

Den här artikeln var medförfattare av den tidigare USPTO-primärexaminatorn Shawn Joseph.

Medan många i mjukvarupatentindustrin länge fruktade att efterklangen lämnade Alice betydde "dödskyssen" för programvarupatent, verkligheten idag är att fler programvarupatent utfärdas än någonsin tidigare. Sanningen är att mjukvarugemenskapen har gjort enorma framsteg under de senaste åtta åren sedan de turbulenta efterdyningarna av Alice beslut, och en ny vägledning för USPTO Examiner har utfärdats om hur man bäst avgör ämnesberättigande för programvarupatent. 

Resultatet av denna nya vägledning har ökat antalet beviljade patentansökningar för programvara med mer än 22 % under de senaste tre åren, och över 60 % av alla ansökningar som beviljats ​​2020 är programvara eller datorimplementerad teknik. I den här artikeln diskuterar vi mjukvarupatent efter Alice från en tidigare USPTO Primary Examiners perspektiv och ger tips om hur man undviker och övervinner en 35 USC § 101 "Alice” Avslag.

Är programvarupatent verkställbara?

Även om det fortsätter att finnas en rubrik som indikerar att mjukvarurelaterade och datorimplementerade uppfinningar inte är patenterbara eller verkställbara, strider detta argument mot senaste USPTO och domstolsdata. Det råder ingen tvekan om att mjukvarurelaterade tekniker inte bara är patenterbara, utan även verkställbara och kan överleva en giltighetsfråga vid Patent Trail and Appeal Board eller federal domstol. 

En patentinnehavares möjlighet att genomdriva sina patenträttigheter börjar i samma ögonblick som deras patent utfärdas. Om en part som gör intrång gör, använder, säljer eller importerar det föremål som det utfärdade patentet hävdar, kommer patentinnehavaren att ha rättslig prövning mot den som gör intrång. Omfattningen och bredden av dina patenträttigheter definieras av de anspråk som beviljas i ditt patent. 

Om ditt patent innehåller ett brett anspråksspråk, är din rätt att utesluta andra mycket större än vad den skulle vara i fallet med ett patent med snäva anspråk. Även om ett utfärdat patent initialt antas vara giltigt, kan det fortfarande vara föremål för framtida utmaningar vid USPTO genom Inter Partes recension (IPR) process eller ogiltigförklaring i federal domstol.

Vad är Alice och vad betyder det för programvarupatent?

Alice Corp v. CLS Bank International, 573 US 208 (2014) var ett landmärke i högsta domstolens beslut som skakade grunden för mjukvarupatent till sin kärna. I ett enhälligt beslut skrivet av justitieråd Clarence Thomas, ansåg Högsta domstolen att patentanspråk som beviljats ​​för datorimplementerade elektroniska depositionstjänster var riktade mot abstrakta idéer och inte patenterbart föremål.

Smakämnen Alice Beslutet har haft en djupgående inverkan på hur granskare vid United States Patent and Trademark Organization (USPTO) granskar mjukvarupatent. Beslutet fastställde en tvåstegsanalys, varvid man först avgör om det föremål som patentsöks är riktat mot en abstrakt idé. Om ja, måste påståendena lägga till "betydligt mer" som förkroppsligar ett "uppfinnande koncept".

Medan Högsta domstolen inkluderade flera exempel på vad som kan eller inte kan kvalificeras som "betydligt mer", ledde tvetydigheten i beslutet och bristen på vägledning till problem med att implementera tydliga och konsekventa standarder av lägre domstolar och under granskning av USPTO-granskare. Den dramatiska effekten av Högsta domstolens beslut fick många i mjukvaruindustrin att undra om deras mjukvarupatent hade blivit värdelösa och omöjliga att verkställa.

Hur kan du övervinna Alice Beslut när du patenterar dina programvaruidéer?

Även om det inte finns några garantier för framgång när du ansöker om en mjukvarupatentansökan, finns det åtgärder du kan vidta för att förbättra chanserna att din patentansökan kommer att få ett meddelande om beviljande från USPTO Examiner.

Överväg först en sökning enligt tidigare teknik (kallas ibland en "patenterbarhetssökning"). Kom dock ihåg att resultaten av din sökning bara är lika bra som den information som användes för att genomföra sökningen. Se därför till att du tillhandahåller noggrann information, referenser och tryckta dokument innan du gör din sökning.

När den är försedd med en noggrann upplysning, kommer en bra känd sökning inte bara att hjälpa dig att avgöra om din uppfinning är patenterbar, utan kommer också att hjälpa dig med en uppfattning om hur brett du kan formulera eventuella krav i ansökan, baserat på relevanta konst inom teknikområdet. Kom ihåg att granska de tidigare kända sökresultaten med din advokat och ge all feedback eller ytterligare "skillnadspunkter" mellan din mjukvaruplattform och de citerade tidigare kända referenserna som finns i sökningen.

För det andra är det viktigt att förstå vad USPTO-examinatorn anser vara "icke-patenterbart ämne" innan du utarbetar din programvaruuppfinning, affärsmetod eller datorimplementerade process. Icke-patenterbart föremålsavslag inträffar när granskaren hävdar att föremålet för den patentsökta uppfinningen inte är berättigat till patentskydd eftersom det är riktat mot en abstrakt idé eller annat icke-patenterbart föremål (enligt 35 USC § 101).

Enligt 35 USC § 101 finns det fyra lagstadgade kategorier eller typer av uppfinningar som är berättigade till patentskydd: process, maskin, tillverkning eller sammansättning av material (eller någon ny och användbar förbättring därav). Programvarurelaterade och SaaS-uppfinningar faller utan tvekan under kategorin "process" av uppfinningar. Och om uppfinningen hävdas som en maskin (dvs, dator) som implementerar processen, skulle en aspekt av uppfinningen falla under kategorin "maskin".

Domstolar har tolkat de fyra lagstadgade kategorierna av uppfinningar för att utesluta "naturlagar, naturfenomen och abstrakta idéer." Dessa termer, vanligtvis kallade "rättsliga undantag" från patentbehörighet, hänvisar i allmänhet till grundläggande kunskap som inte är berättigad till patentskydd, såsom vetenskapliga principer (t.ex. att kraft är lika med massa gånger acceleration, eller F = mA), naturligt förekommande fenomen (t.ex. blixtar, gravitation, solljus), mentala processer och matematiska algoritmer. I de flesta fall är det de två sista undantagen (mentala processer och matematiska algoritmer) som ligger till grund för de flesta programvarurelaterade avslag.

För att hjälpa sökande att navigera i förändringarna för att hävda tolkningar inom dator-, mjukvaru- och SaaS-teknikområdena har USPTO utfärdat en uppdaterad vägledning om ämnesbehörighet. Denna vägledning har också införlivats i olika delar av USPTO:s manual för patentundersökningsförfarande (MPEP). MPEP § 2106 säger för närvarande att testet för ämnesbehörighet innefattar följande steg (ofta kallat Alice Tvåstegstest)

• Steg 1: Kontrollera om anspråket är riktat till en lagstadgad kategori (process, maskin, tillverkning, sammansättning av material eller förbättring av dessa). Om "nej" riktas påståendet till ämnet berättigade för patentskydd. Om "ja", gå till steg 2A.
• Steg 2A: Kontrollera om anspråket är riktat mot ett lagstadgat undantag (naturlagar, naturfenomen (naturprodukt) eller abstrakt idé). Om "nej" riktas påståendet till ämnet berättigad för patentskydd. Om "ja", gå till steg 2B.
• Steg 2B: Kontrollera om fordran reciterar ytterligare element som uppgår till "betydligt mer" än det rättsliga undantaget. Om "nej" riktas påståendet till ämnet berättigade för patentskydd. Om "ja" riktas påståendet till ämnet berättigad för patentskydd.

För det tredje, om du får ett avslag på Office Action, rekommenderar jag följande steg när du förbereder och utarbetar ditt Office Action-tillägg:

1. Analysera examinatorns resonemang för varje steg i ämnesbehörighetstestet. Bryt avslaget för att tydligt kartlägga var och en av examinatorns anklagelser till respektive steg ovan.

• Hitta eventuella svagheter i examinatorns resonemang för varje steg i analysen:

1. Misslyckades examinatorn att tillämpa något av stegen korrekt?
2. Många gånger har vi sett att en examinator har tvångsinpassat ett påstående i en "abstrakt idé". Kontrollera noga om något av examinatorns påståenden för att kartlägga anspråket till icke kvalificerat ämne är icke-faktiska eller en felaktig karaktärisering av uppfinningen. Kontrollera också noga om examinatorn helt enkelt inte nämnde vissa delar av påståendet när han/hon framförde sin argumentation. Vi ser också ofta att en examinator avstår från att tala om de anspråksbegränsningar som mest skulle försvaga hans/hennes argument. Ibland är det viktigare än vad som sades vad som inte sades;

• Granska och använd exemplen på ämnesberättigande i USPTO Examination Guide, med följande frågor i åtanke:

1.  Har dina påståenden fler saker gemensamt med exemplen som är "berättigade" eller "olämpliga"?
2. Kan dina påståenden göras för att bättre passa formen i något av de "berättigade" exemplen? Genom att lära dig motiveringarna som används i "berättigade" exempel kommer du att lägga till verktyg i ditt verktygsbälte för att framgångsrikt argumentera mot examinatorns ståndpunkt;

• Tillhandahåller påståendena ett "uppfinnande koncept" som inte diskuteras i Office Action?
• Är det möjligt att förklara hur kravet faller in i någon lagstadgad kategori?
• Svara och argumentera, om möjligt, på examinatorns analys för varje steg baserat på ovanstående;
• Undersök din examinator:

1. Det är mindre känt att du kan söka efter fall som din examinator tidigare har tillåtit med hjälp av verktyg som Advanced Search i PatFT. Hur kan detta hjälpa? Eftersom du kan hitta exempel på fall som tillåts av SAMMA Examinator. Du kommer att upptäcka att examinatorer ofta tillämpar samma typ av avslag i många fall (nästan klipp-och-klistra). Om du har en Alice avslag, ta en titt på exempel på svar andra har lämnat på hans/hennes avslag som övervann deras Alice avslag i sina fall. Samma strategier fungerar ofta igen eftersom de passar just din examinators operativa paradigm och automatiskt löser för examinator-till-examinator inkonsekvenser i tillämpningen av standarder.

• Hantverksanspråk för att undvika konstenhet 3600

På tal om inkonsekvenser av granskare, så spelar inkonsekvenser av konstenheter också in och bör beaktas när du utarbetar din patentansökan. Skulle det inte vara bättre att undvika en examinator eller konstenhet där dina chanser att få bidrag är sämre helt och hållet? Det är ingen hemlighet bland utövare att patentansökningar som går i affärsmetoder art unit 3600 har betydligt lägre ersättningsgrad. Skickliga utövare kanske kan hjälpa dig att undvika att bli dockad till den ökända konstenheten 3600.

Men med rätt "riktad utformning" är en grundläggande förståelse för USPTO-klassificeringsprocessen ett krav. Nyligen har USPTO använt automatiserade system som ett första pass för att docka fall inom konstenheter. Dessa system letar efter nyckeltermer i keep parts inom din applikation för att identifiera vilken konstenhet och klassificering din applikation är tilldelad. Den viktigaste av dessa nyckeldelar är dina påståenden och abstrakt. Och några exempel på nyckelord som dessa system använder för affärsmetoder kan inkludera banktermer, spelvillkor, prissättningsvillkor etc. Ta en titt på hur USPTO definierar affärsmetoder för att få en uppfattning:

"The Business Methods-området i USPTO är en samling ämnesområden i Technology Center 3600 som beviljar patent relaterade till databehandling: finansiellt, affärspraxis, förvaltning eller kostnads-/prissättning."

Så om din uppfinning är relaterad till någon av dessa kategorier kan det vara en bra idé, i din första patentansökan som kommer att gå igenom klassificeraren, att undvika nyckeltermer i de nyckeldelarna. Kom ihåg att du alltid kan ändra dina påståenden vid en senare tidpunkt i åtalet så att de inkluderar dessa villkor, så länge du hade stöd i ditt ursprungliga avslöjande.

Förbise inte värdet av en examinatorintervju

En examinatorintervju är en i förväg planerad diskussion med examinatorn, vanligtvis över telefon, angående de avslag på anspråk och/eller invändningar som beskrivs i Office-åtgärden och eventuella ändringar som tar itu med dessa problem. Sökande som representeras av en patentombud kan (men gör i allmänhet inte) aktivt delta i intervjun. I vissa fall kan uppfinnaren och/eller sökanden vara intresserade av att delta i examinatorintervjun.

Kom dock ihåg att om du säger fel sak eller gör ett felaktigt erkännande under en examinatorintervju kan det påverka chanserna att få en patentregistrering. I vissa situationer leder intervjun till ett ändringsförslag för examinatorn, vilket gör att anspråken i ansökan ställs på villkor för en ersättning utan att den sökande behöver lämna in ett formellt svar på en utestående byrååtgärd. Intervjuer kan initieras av examinator eller begäras av den sökande.

Ett av de bästa sätten att förbereda sig för en examinatorintervju är att fullt ut överväga de frågor som tagits upp i Office Action och hur man bäst utformar ditt svar på Office Action. Sedan kan du förbereda en agenda med punkter att diskutera. Därefter kan du kontakta examinatorn och schemalägga en lämplig tidpunkt för att diskutera Office-åtgärden och förslaget till svar och för att e-posta dagordningen med eventuella ändringsförslag till examinatorn. Sedan kan du diskutera med examinatorn för att bättre förstå resonemanget bakom deras avslag och deras tolkning av termer och fraser och ta tillfället i akt att belysa och klargöra eventuella missförstånd eller tolkningsskillnader.

Men ännu viktigare, examinatorintervjuer ger de sökande en möjlighet att välja examinatorns hjärna och/eller få en känsla för examinatorns vänlighet för att tillåta dina aktuella påståenden. Mycket information kan komma från ett snabbt samtal. Om examinatorn till exempel verkar övertygad om att hon eller han har bevisat att din uppfinning redan finns, kan det vara bättre att du ändrar dina påståenden betydligt för att spara tid och pengar. Å andra sidan, om examinatorn verkar allmänt vänlig mot din innovation, kanske du helt enkelt kan fråga vilka mindre ändringar som bör göras i dina påståenden för att få dig över puckeln.

Kom ihåg att examinatorer är människor, och att vara snäll och samarbetsvillig kan räcka långt.

Undvik dessa vanliga misstag när du utarbetar din programvarupatent

Att utarbeta en patentansökan för mjukvara är utmanande av flera skäl. För det första faller inte mjukvara och datorimplementerade processer in i det lagstadgade ramverket för patentberättigande. Även om programvara brett definieras som "program och andra operativsystem som används av en dator", om din programvara bara utför vissa rutinfunktioner eller generisk automatisering, är den sannolikt för "abstrakt" för att vara patenterbar. 

Nyckeln när du utarbetar en mjukvaruapplikation är att identifiera de nya aspekterna / uppfinningsrika koncepten av din programvara och formulera hur din programvara förbättrar datorns funktionalitet. Du bör också se till att du med särskild beskrivning beskriver alla system, delsystem och komponenter som används för att utföra din nya process.

Undvik att beskriva generisk funktionalitet eller bara recitera automatisering av mänsklig aktivitet som traditionellt har utförts manuellt eller recitera "konventionella åtgärder på ett generiskt sätt" när du utarbetar din anspråksuppsättning och detaljerade beskrivning. 

Glöm inte fördelarna med ett designpatent 

Förbise inte värdet av en designpatentansökan för din programvara. Designpatent skyddar grafiska användargränssnitt (GUI), ändringar av laddningsskärmar och andra dekorativa element i din programvara. Ditt grafiska användargränssnitt kan vara patenterbart och kan uppfylla kravet "tillverkningsartikel" om ditt grafiska användargränssnitts tvådimensionella bild visas på en datorskärm, surfplatta eller mobil enhet.

Din patentansökan för GUI-design kan innehålla flera utföringsformer så länge som dessa utföringsformer hänför sig till en enda GUI-design. Ansökan bör innehålla minst ett område med streckade eller streckade linjer och enhetens yttre gräns med streckade linjer. En streckad linjesats är väsentlig för att definiera vilka delar av GUI som görs anspråk på.

Designpatent för mjukvara är fördelaktiga av flera skäl, inklusive: snabbare åtalstid, högre ersättningsnivåer och lägre advokatkostnader och USPTO-anmälningsavgifter.

Prata med en erfaren mjukvarupatentadvokat och läs mer om mjukvarupatent efter Alice

Bekymrad över hur Alice dom kan påverka dina tidigare beviljade patent? Behöver du juridisk rådgivning om hantering av patentanspråk? Rapacke Law Group är en affärs- och immaterialrätt med fokus på mjukvarurelaterade immateriella rättigheter.

Våra advokater inkluderar tidigare USPTO Primary Examiners och utvecklare som arbetar med en mängd olika amerikanska och utländska startups för att säkerställa att de har ett strategiskt förhållningssätt till deras immateriella rättigheter. Vi erbjuder juridiska tjänster för patent och immateriella rättigheter för en transparent fast avgift. Kontakta oss för att boka en kostnadsfri konsultation med en av våra erfarna advokater.

Boka en gratis konsultation eller ta vår Immaterialrättsquiz för att förstå hur du bäst skyddar ditt företag med en erfaren mjukvarupatentadvokat.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/