"Rättsligt onödigt och skadligt för ekonomin i förfarandet". En chans att ändra EUIPO:s praxis för konvertering?

Ett nyligen genomfört beslut från EUIPO:s fjärde överklagandenämnd (BOA) som behandlar konvertering förtjänar en närmare titt på detta instrument och EUIPO:s praxis när det gäller konvertering (beslut av den 26 september 2022, mål R 1241/2020-4) .

För att sammanfatta: när en EUTM-ansökan misslyckas, eller en registrerad EUTM annulleras, kan den omvandlas till nationella ansökningar i de EU-medlemsstater där grunden för avslag eller annullering inte gäller. Det här är ett "säkerhetsnät" som mildrar konsekvenserna av "allt-eller-inget-regeln" som rör EUTM: du får dem antingen för hela EU, eller inte alls. Konvertering är också möjlig efter ett återkallande eller överlämnande av en EUTM (ansökan), och i så fall kan den begäras för alla medlemsstater eftersom det inte finns något EUIPO-beslut som finner en grund för avslag eller annullering.

Vid återkallelse av en ansökan avslås begäran om omvandling, enligt EUIPO:s riktlinjer, om ansökan återkallas under besvärstiden efter avslag från verket, om inget överklagande har lämnats in (jfr EUIPO:s riktlinjer). för examination, del E, Registerverksamhet, §4.3). Med andra ord, att lämna in ett överklagande är en förutsättning för att lämna in en konvertering, och det är en kostsam förutsättning med tanke på att EUIPO:s överklagandeavgifter är 720 Euro.

BOA-beslutet som diskuteras här har gett allvarliga tvivel om denna praxis.

Utan att skära ord ansåg BOA att det inte kan krävas att ett överklagande lämnas in för att en begäran om omvandling ska kunna godtas. Enligt BOA, "Att kräva att ett överklagande ska lämnas in skulle bara komplicera saken och vara juridiskt onödigt. Det skulle vara skadligt för processekonomin om en part i förfarandet skulle behöva överklaga enbart i syfte att begära omvandling efter att ha återkallat en ansökan” ( §44-45).

BOA ansåg att sökanden med återkallelsen av EUTM-ansökan avslutade granskningsförfarandet och eftersom det inte fanns något slutgiltigt avslag var omvandling möjlig. Det finns ingen rättslig grund för kravet på ett faktiskt överklagande. Uttaget som möjliggör konvertering kan inte ses som ett missbruk av processen. Faktum är att BOA tillade att, även om man antar att "sökanden hade för avsikt att överklaga beslutet om avslag och sedan dra tillbaka sin ansökan först efter den tidpunkten, skulle nämnden i sitt beslut ha uppgett att sökanden hade avslutat förfarandet genom att återkalla sin ansökan om EU-varumärke […] och, som en följd av detta, av återkallelsen av EUTM-ansökan hade prövnings- och överklagandeförfarandet blivit utan syfte. Dessutom skulle nämnden ha förklarat båda förfarandena avslutade och ansett att granskarens ifrågasatta beslut inte skulle vinna laga kraft. Men inom tre månader efter återkallelsen skulle sökanden fortfarande ha haft möjlighet att lämna in sin begäran om omvandling […]".

Ett enda beslut av en BOA förändrar vanligtvis inte EUIPO:s praxis, men vi kan förvänta oss att andra sökande, med stöd av detta prejudikat, kommer att försöka lämna in konverteringsbegäranden under överklagandeperioden utan att lämna in (och betala för) något överklagande. Det blir därför intressant att se om EUIPO står fast vid sin stela tolkning och avslår konverteringsförfrågningar och vad de andra styrelserna kommer att säga. Om de bekräftar detta beslut kan EUIPO bli tvungen att ändra sin praxis (såvida den inte gör det på egen hand, innan andra ärenden lämnas in).

Slutligen kommer det att vara intressant att veta om detta tillvägagångssätt (som i det aktuella fallet ansåg en ex parte förfarande, det vill säga ett avslag på absolut grund) gäller även i mellan partes förfaranden, särskilt där den inledningsvis framgångsrika invändningen grundades på ett EUTM som förhindrar omvandling i alla medlemsstater (eftersom ett EUTM som grund för avslag gäller överallt i EU). Teoretiskt ska det inte finnas några hinder, eftersom principerna är desamma, det vill säga ett beslut är ”slutgiltigt” först efter att besvärstiden löpt ut, oavsett om överklagande har kommit in eller inte. Men vi får såklart vänta och se.

_____________________________

För att se till att du inte missar regelbundna uppdateringar från Kluwer Trademark Blog, prenumerera här..

Kluwer IP-lag

Smakämnen 2022 Future Ready Lawyer-undersökning visade att 79 % av advokaterna tror att betydelsen av juridisk teknik kommer att öka till nästa år. Med Kluwer IP Law kan du navigera i den alltmer globala praktiken av IP-rätt med specialiserad, lokal och gränsöverskridande information och verktyg från varje föredragen plats. Är du som IP-proffs redo för framtiden?

Lära sig hur Kluwer IP-lag kan stötta dig.