Patenti programske opreme po Alice: nasvet nekdanjega preizkuševalca USPTO o zagotavljanju patentne zaščite

Ta članek je bil soavtor nekdanji primarni izpraševalec USPTO Shawn Joseph.

Medtem ko so se mnogi v patentni industriji programske opreme dolgo bali, da bodo odmevi izginili Alice pomenil »poljub smrti« za patentne prijave za programsko opremo, je današnja realnost takšna, da se izda več patentov za programsko opremo kot kadar koli prej. Resnica je, da je programska skupnost v zadnjih osmih letih od burnih posledic Alice odločitev in nove smernice USPTO Examiner so bile izdane o tem, kako najbolje določiti vsebinsko upravičenost patentnih prijav za programsko opremo. 

Rezultat teh novih smernic je povečal število podeljenih patentnih prijav za programsko opremo za več kot 22 % v zadnjih treh letih, pri čemer je bilo več kot 60 % vseh odobrenih prijav leta 2020 programske opreme ali računalniško implementiranih tehnologij. V tem članku razpravljamo o patentih programske opreme po Alice z vidika nekdanjega primarnega preizkuševalca USPTO in nudimo nasvete, kako se izogniti in premagati 35 USC § 101 “Alice” Zavrnitev.

Ali so patenti programske opreme izvršljivi?

Čeprav še vedno obstaja naslov, ki nakazuje, da izumov, povezanih s programsko opremo in računalniško izvedenih, ni mogoče patentirati ali izvršljivo, je ta argument v nasprotju z nedavnimi podatki USPTO in sodišč. Nobenega dvoma ni, da tehnologije, povezane s programsko opremo, niso le patentabilne, ampak tudi izvršljive in lahko preživijo izpodbijanje veljavnosti na Patent Trail in Appeal Board ali zveznem sodišču. 

Imetnik patenta lahko uveljavlja svoje patentne pravice v trenutku izdaje patenta. Če stranka, ki krši avtorske pravice, izdeluje, uporablja, prodaja ali uvaža predmet, naveden v izdanem patentu, bo imetnik patenta imel pravno sredstvo proti stranki kršiteljici. Obseg in širino vaših patentnih pravic določajo zahtevki, odobreni v vašem patentu. 

Če vaš patent vključuje širok jezik zahtevkov, potem je vaša pravica do izključitve drugih veliko večja, kot bi bila v primeru patenta z ozkimi zahtevki. Medtem ko se izdani patent sprva domneva za veljavnega, je lahko še vedno predmet prihodnjih izzivov pri USPTO prek Revija Inter Partes (IPR) ali tožba za razveljavitev na zveznem sodišču.

Kaj je Alice in kaj to pomeni za patente programske opreme?

Alice Corp proti CLS Bank International, 573 US 208 (2014) je bila prelomna odločitev vrhovnega sodišča, ki je do temeljev zamajala temelje patentov programske opreme. V soglasni odločitvi, ki jo je napisal sodnik Clarence Thomas, je vrhovno sodišče presodilo, da so bili patentni zahtevki, odobreni za računalniško izvedene elektronske depozitne storitve, usmerjeni na abstraktne ideje in ne na predmet patentiranja.

O Alice Odločitev je močno vplivala na način, kako preizkuševalci Združenih držav Amerike za patente in blagovne znamke (USPTO) pregledujejo patente programske opreme. Odločitev je določila dvostopenjsko analizo, pri kateri se najprej ugotovi, ali je predmet patenta usmerjen na abstraktno idejo. Če je odgovor pritrdilen, je treba trditvam dodati "precej več", ki utelešajo "inventivni koncept".

Medtem ko je vrhovno sodišče vključilo več primerov, kaj se lahko ali ne šteje za "bistveno več", sta dvoumnost odločitve in pomanjkanje navodil povzročila težave pri izvajanju jasnih in doslednih standardov s strani nižjih sodišč in med pregledovanjem s strani preizkuševalcev USPTO. Zaradi dramatičnega učinka odločitve vrhovnega sodišča so se številni v industriji programske opreme spraševali, ali so njihovi patenti programske opreme postali neuporabni in neizvršljivi.

Kako lahko premagate Alice Odločitev pri patentiranju vaših programskih idej?

Čeprav pri prijavi za patentno prijavo za programsko opremo ni nobenega zagotovila o uspehu, obstajajo koraki, ki jih lahko naredite, da izboljšate možnosti, da bo vaša patentna prijava prejela obvestilo o dodatku od preizkuševalca USPTO.

Najprej razmislite o iskanju stanja tehnike (včasih imenovanem "iskanje patentabilnosti"). Vendar ne pozabite, da so rezultati vašega iskanja le toliko dobri, kot so informacije o razkritju, uporabljene za izvedbo iskanja. Zato poskrbite, da boste pred izvedbo iskanja posredovali podrobne informacije o razkritju, reference in tiskane dokumente.

Ob temeljitem razkritju vam dobro iskanje stanja tehnike ne bo le pomagalo ugotoviti, ali je vaš izum patentabilen, ampak vam bo tudi pomagalo pridobiti idejo o tem, kako široko lahko sestavite katere koli zahtevke v prijavi na podlagi ustreznih umetnost na tehnološkem področju. Ne pozabite pregledati rezultatov iskanja stanja tehnike s svojim odvetnikom in posredovati morebitne povratne informacije ali dodatne "točke razlikovanja" med vašo programsko platformo in citiranimi referencami stanja tehnike, najdenimi pri iskanju.

Drugič, pomembno je razumeti, kaj preizkuševalec USPTO meni za "predmet, ki ga ni mogoče patentirati", preden pripravi osnutek vašega izuma programske opreme, poslovne metode ali računalniško izvedenega postopka. Zavrnitve predmetov, ki jih ni mogoče patentirati, se zgodijo, ko preizkuševalec trdi, da predmet predloženega izuma ni upravičen do patentne zaščite, ker je usmerjen na abstraktno idejo ali drug predmet, ki ga ni mogoče patentirati (v skladu s 35 USC § 101).

V skladu s 35 USC § 101 obstajajo štiri zakonsko določene kategorije ali vrste izumov, ki so upravičeni do patentne zaščite: proces, stroj, proizvodnja ali sestava snovi (ali katera koli nova in uporabna izboljšava tega). Izumi, povezani s programsko opremo, in izumi SaaS verjetno spadajo v kategorijo izumov »procesov«. In če se izum zahteva kot stroj (tj, računalnik), ki izvaja postopek, bi vidik izuma spadal v kategorijo »stroj«.

Sodišča so štiri zakonsko predpisane kategorije izumov razlagala tako, da so izključila »naravne zakone, naravne pojave in abstraktne ideje«. Ti izrazi, ki se običajno imenujejo "sodne izjeme" glede upravičenosti do patenta, se na splošno nanašajo na osnovno znanje, ki ni primerno za patentno zaščito, kot so znanstvena načela (npr. da je sila enaka masi krat pospešek ali F = mA), ki se pojavljajo v naravi. pojavi (npr. strela, gravitacija, sončna svetloba), mentalni procesi in matematični algoritmi. V večini primerov sta zadnji dve izjemi (miselni procesi in matematični algoritmi) osnova za večino zavrnitev, povezanih s programsko opremo.

Za pomoč prijaviteljem pri krmarjenju s spremembami tolmačenja zahtevkov na področju računalnikov, programske opreme in tehnologije SaaS je USPTO izdal posodobljeno smernice o upravičenosti predmeta. Ta navodila so bila vključena tudi v različne razdelke Priročnik USPTO o postopku preverjanja patentov (MPEP). MPEP § 2106 trenutno navaja, da preizkus primernosti predmeta vključuje naslednje korake (pogosto imenovani Alice Dvostopenjski preizkus)

• 1. korak: Preverite, ali je zahtevek usmerjen v zakonsko določeno kategorijo (proces, stroj, izdelava, sestava snovi ali njena izboljšava). Če je »ne«, je zahtevek usmerjen na predmet neupravičen za patentno zaščito. Če je »da«, pojdite na korak 2A.
• Korak 2A: Preverite, ali je zahtevek usmerjen na zakonsko določeno izjemo (zakoni narave, naravni pojavi (izdelek narave) ali abstraktna ideja). Če je »ne«, je zahtevek usmerjen na predmet upravičeni za patentno zaščito. Če je »da«, pojdite na korak 2B.
• Korak 2B: Preverite, ali zahtevek navaja dodatne elemente, ki pomenijo "znatno več" kot sodna izjema. Če je »ne«, je zahtevek usmerjen na predmet neupravičen za patentno zaščito. Če je »da«, je zahtevek usmerjen na predmet upravičeni za patentno zaščito.

Tretjič, če prejmete zavrnitev Office Action, priporočam naslednje korake pri pripravi in ​​pisanju vašega dopolnila Office Action:

1. Analizirajte sklepanje izpraševalca za vsak korak preizkusa primernosti predmeta. Razčlenite zavrnitev, da jasno preslikate vsako obtožbo preizkuševalca na ustrezni zgornji korak.

• Poiščite morebitne slabosti v obrazložitvi preizkuševalca za vsak korak v analizi:

1. Ali preizkuševalec ni pravilno uporabil katerega od korakov?
2. Velikokrat smo videli, da je preizkuševalec trditev na silo vstavil v kalup »abstraktne ideje«. Natančno preverite, ali je katera od izjav preizkuševalca za preslikavo zahtevka na neupravičen predmet neresnična ali napačna opredelitev izuma. Natančno preverite tudi, ali preizkuševalec preprosto ni omenil določenih delov trditve, ko je predstavil svojo trditev. Pogosto vidimo tudi, da se preizkuševalec vzdrži govora o omejitvah trditev, ki bi najbolj oslabile njegov/njen argument. Včasih je pomembnejše od tega, kar je bilo povedano, tisto, kar ni bilo povedano;

• Preglejte in uporabite primere primernosti predmetov v Navodila za izpit USPTO, pri čemer upoštevajte naslednja vprašanja:

1.  Ali imajo vaše trditve več skupnega s primeri, ki so "upravičeni" ali "neupravičeni"?
2. Ali lahko vaše trditve bolje ustrezajo modelu katerega koli od "upravičenih" primerov? Če se naučite utemeljitev, uporabljenih v "primernih" primerih, boste v svoj pas orodij dodali orodja za uspešno argumentiranje proti stališču preizkuševalca;

• Ali zahtevki zagotavljajo "inventivni koncept", o katerem ni razpravljalo v uradni tožbi?
• Ali je mogoče pojasniti, kako zahtevek spada v katero koli zakonsko kategorijo?
• Odgovorite in, če je mogoče, argumentirajte analizo izpraševalca za vsak korak na podlagi zgoraj navedenega;
• Raziščite svojega izpraševalca:

1. Manj splošno znano je, da lahko z orodji, kot je napredno iskanje v PatFT, iščete primere, ki jih je predhodno dovolil vaš pregledovalec. Kako lahko to pomaga? Ker lahko najdete primere primerov, ki jih dovoljuje ISTI preizkuševalec. Ugotovili boste, da preizkuševalci pogosto uporabljajo isti slog zavrnitev za številne primere (skoraj izreži in prilepi). Če imate Alice zavrnitve, si oglejte primere odzivov drugih na njegove/njene zavrnitve, ki so premagali njihove Alice zavrnitve v svojih primerih. Iste strategije pogosto ponovno delujejo, ker ustrezajo paradigmi delovanja vašega določenega preizkuševalca in samodejno rešujejo nedoslednosti med izpraševalci pri uporabi standardov.

• Izogibajte se rokodelstvu Art Unit 3600

Ko že govorimo o nedoslednostih preizkuševalcev, pridejo v poštev tudi nedoslednosti umetniških enot, ki jih je treba upoštevati pri pripravi patentne prijave. Ali ne bi bilo bolje, da bi se izognili izpraševalcem ali umetniški enoti, kjer so vaše možnosti za dodatek v celoti slabše? Med praktiki ni skrivnost, da imajo patentne prijave, ki spadajo v enoto 3600 za poslovne metode, bistveno nižjo stopnjo nadomestila. Izkušeni praktiki vam bodo morda lahko pomagali, da se izognete pristanku v zloglasni umetniški enoti 3600.

Vendar pa je s pravim "ciljno usmerjenim pripravo" potrebno osnovno razumevanje postopka klasifikacije USPTO. Nedavno je USPTO uporabljal avtomatizirane sisteme kot prvi prehod za zapisovanje primerov znotraj umetniških enot. Ti sistemi iščejo ključne izraze v delih ohranjanja znotraj vaše aplikacije, da ugotovijo, katera umetniška enota in klasifikacija je dodeljena vaši aplikaciji. Najpomembnejši od teh ključnih delov so vaše trditve in povzetek. Nekateri primeri ključnih besed, ki jih ti sistemi uporabljajo za poslovne metode, lahko vključujejo bančne pogoje, pogoje za igre na srečo, pogoje oblikovanja cen itd. Oglejte si, kako USPTO opredeljuje poslovne metode, da dobite idejo:

»Področje poslovnih metod USPTO je zbirka področij predmetov v tehnološkem centru 3600, ki podeljuje patente, povezane z obdelavo podatkov: finančno, poslovno prakso, upravljanje ali določanje stroškov/cen.«

Torej, če je vaš izum povezan s katero koli od teh kategorij, bi bilo dobro, da se v svoji začetni patentni prijavi, ki bo šla skozi klasifikator, izognete ključnim izrazom v teh ključnih delih. Upoštevajte, da lahko svoje trditve kadar koli spremenite pozneje v tožbi in vključite te izraze, če ste imeli podporo pri svojem prvotnem razkritju.

Ne spreglejte vrednosti razgovora z izpraševalcem

Intervju s preizkuševalcem je vnaprej načrtovana razprava s preizkuševalcem, ki običajno poteka po telefonu, v zvezi z zavrnitvami zahtevkov in/ali ugovori, opisanimi v Uradnem dejanju, in morebitnimi spremembami, ki obravnavajo te pomisleke. Prijavitelji, ki jih zastopa patentni zastopnik, lahko (vendar običajno ne) aktivno sodelujejo v razgovoru. V nekaterih primerih se izumitelj in/ali prijavitelj morda zanimata za udeležbo na razgovoru z izpraševalcem.

Vendar ne pozabite, da lahko napačna beseda ali neprimerno priznanje med razgovorom za preizkuševalca vpliva na možnosti za pridobitev registracije patenta. V nekaterih situacijah razgovor privede do spremembe preizkuševalca, s čimer se zahtevki v prijavi postavijo v pogoje za dodatek, ne da bi moral prosilec vložiti uradni odgovor na neporavnano uradno dejanje. Razgovore lahko sproži preizkuševalec ali zahteva prosilec.

Eden najboljših načinov, da se pripravite na intervju z izpraševalcem, je, da v celoti pretehtate vprašanja, izpostavljena v uradnem dejanju, in kako najbolje oblikovati svoj odgovor na uradni ukrep. Nato lahko pripravite dnevni red točk za razpravo. Nato se lahko obrnete na preizkuševalca in načrtujete primeren čas za razpravo o uradnem ukrepu in predlaganem odgovoru ter po e-pošti pošljete dnevni red s kakršnimi koli predlaganimi spremembami preizkuševalcu. Nato se lahko pogovorite s preizkuševalcem, da boste bolje razumeli razloge za njihove zavrnitve in njihovo razlago izrazov in besednih zvez ter izkoristili priložnost, da poudarite in pojasnite vse nesporazume ali razlike v razlagi.

Še pomembneje pa je, da razgovori s preizkuševalcem dajejo prosilcem priložnost, da izberejo preizkuševalčeve možgane in/ali pridobijo občutek o preizkuševalčevi prijaznosti, da dovoli vaše trenutne trditve. Iz hitrega pogovora lahko pride veliko informacij. Na primer, če se zdi, da je preizkuševalec neomajen, da je dokazal, da vaš izum že obstaja, bi bilo morda bolje, da svoje trditve bistveno spremenite in si tako prihranite čas in denar. Po drugi strani pa, če se zdi, da je preizkuševalec na splošno prijazen do vaše inovacije, boste morda lahko preprosto vprašali, katere manjše spremembe bi bilo treba narediti v vaših trditvah, da bi vas premagali.

Ne pozabite, da so izpraševalci ljudje in če ste prijazni in kooperativni, lahko veliko pripomorete.

Izogibajte se tem pogostim napakam pri pripravi prijave za patent programske opreme

Priprava patentne prijave za programsko opremo je zahtevna iz več razlogov. Prvič, programska oprema in računalniško izvedeni postopki ne sodijo natančno v zakonski okvir za upravičenost do patenta. Čeprav je programska oprema na splošno opredeljena kot »programi in drugi operacijski sistemi, ki jih uporablja računalnik«, je verjetno preveč »abstraktna«, da bi bila predmet patentiranja, če vaša programska oprema zgolj izvaja določene rutinske funkcije ali generično avtomatizacijo. 

Ključno pri pripravi programske aplikacije je prepoznavanje novih vidikov/inventivnih konceptov vaše programske opreme in artikulacija, kako vaša programska oprema izboljšuje funkcionalnost računalnika. Zagotoviti morate tudi, da natančno opišete vse sisteme, podsisteme in komponente, ki se uporabljajo za izvajanje vašega novega procesa.

Izogibajte se opisovanju splošne funkcionalnosti ali zgolj navajanju avtomatizacije človeške dejavnosti, ki se je tradicionalno izvajala ročno, ali navajanju "konvencionalnih dejanj na splošen način", ko sestavljate nabor trditev in podroben opis. 

Ne pozabite na prednosti patenta za model 

Ne spreglejte vrednosti patentne prijave za vašo programsko opremo. Patenti za oblikovanje ščitijo grafične uporabniške vmesnike (GUI), spremembe zaslona za nalaganje in druge okrasne elemente vaše programske opreme. Vaš grafični uporabniški vmesnik je lahko patentabilen in lahko izpolnjuje zahtevo za "izdelek proizvodnje", če je dvodimenzionalna slika vašega GUI prikazana na računalniškem zaslonu, tabličnem računalniku ali mobilni napravi.

Vaša patentna prijava za dizajn GUI lahko vključuje več izvedb, če se te izvedbe nanašajo na en sam dizajn GUI. Aplikacija mora vsebovati vsaj eno območje s črtkanimi ali lomljenimi črtami in zunanjo mejo naprave z lomljenimi črtami. Izjava z lomljeno črto je bistvenega pomena pri določanju, kateri deli GUI so zahtevani.

Oblikovalski patenti za programsko opremo so ugodni zaradi številnih razlogov, vključno z: hitrejšim časom pregona, višjimi stopnjami dodatkov ter nižjimi odvetniškimi stroški in pristojbinami za prijavo USPTO.

Pogovorite se z izkušenim zastopnikom za patente programske opreme in izvedite več o patentih programske opreme po Alice

Zaskrbljen nad tem, kako Alice lahko odločitev vpliva na vaše prej podeljene patente? Potrebujete pravni nasvet o obravnavi patentnih zahtevkov? Rapacke Law Group je pravo podjetja in intelektualne lastnine, ki se osredotoča na intelektualno lastnino, povezano s programsko opremo.

Naši odvetniki vključujejo nekdanje primarne preizkuševalce USPTO in razvijalce, ki sodelujejo z različnimi ameriškimi in tujimi novoustanovljenimi podjetji, da zagotovijo strateški pristop k njihovi zaščiti intelektualne lastnine. Ponujamo pravne storitve na področju patentov in intelektualne lastnine za pregledno pavšalno plačilo. Kontaktirajte nas in se dogovorite za brezplačen posvet z enim od naših izkušenih odvetnikov.

Načrtujte brezplačen posvet ali vzemite našo Kviz o intelektualni lastnini razumeti, kako najbolje zaščititi svoje podjetje z izkušenim zastopnikom za patente programske opreme.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/