“Pravno nepotrebno in škodljivo za ekonomičnost postopka”. Priložnost za spremembo prakse EUIPO glede konverzije?

Nedavna odločitev Četrtega odbora za pritožbe EUIPO (BOA), ki se ukvarja s konverzijo, si zasluži podrobnejši pregled tega instrumenta in prakse EUIPO v zvezi s konverzijo (odločba z dne 26. septembra 2022, zadeva R 1241/2020-4). .

Če povzamemo: ko prijava za oznako EU ni uspešna ali je registrirana oznaka EU preklicana, jo je mogoče pretvoriti v nacionalne prijave v tistih državah članicah EU, kjer ne velja razlog za zavrnitev ali preklic. To je "varnostna mreža", ki blaži posledice "pravila vse ali nič" v zvezi z oznakami EU: ali jih dobite za celotno EU ali pa jih sploh ne dobite. Pretvorba je možna tudi po umiku ali predaji EUTM (vloge) in v tem primeru jo je mogoče zahtevati za vse države članice, saj ni odločbe EUIPO, ki bi našla razlog za zavrnitev ali preklic.

V primeru umika prijave se zahteva za konverzijo v skladu s smernicami EUIPO zavrne, če je prijava umaknjena v pritožbenem roku po zavrnitvi urada, če ni bila vložena nobena pritožba (prim. smernice EUIPO za pregled, del E, registrski postopki, §4.3). Z drugimi besedami, vložitev pritožbe je predpogoj za vložitev konverzije in je drag predpogoj, glede na to, da pritožbene pristojbine EUIPO znašajo 720 evrov.

Odločitev BOA, o kateri razpravljamo tukaj, je povzročila resne dvome o tej praksi.

Brez izgubljanja besed je BOA menil, da vložitev pritožbe ni potrebna, da bi bila zahteva za konverzijo sprejemljiva. Glede na BOA, "zahteva po vložitvi pritožbe bi samo zapletla stvari in bila pravno nepotrebna. Škodljivo bi bilo za ekonomičnost postopka, če bi se od stranke v postopku zahtevalo, da vloži pritožbo zgolj zaradi zahteve za preoblikovanje po umiku vloge.« (§44-45).

BOA je menil, da je vlagatelj z umikom prijave za označbo EU zaključil postopek pregleda in ker ni bilo dokončne zavrnitve, je bila konverzija možna. Za zahtevo po dejanski pritožbi ni pravne podlage. Umika, ki omogoča konverzijo, ni mogoče razumeti kot zlorabo postopka. BOA je dodal, da tudi ob predpostavki, da "vložnik nameraval vložiti pritožbo zoper odločitev o zavrnitvi in ​​nato umakniti svojo vlogo šele po tem trenutku, bi odbor v svoji odločitvi navedel, da je vložnik končal postopek z umikom svoje vloge za označbo EU […] in posledično zaradi umika prijave za označbo EU sta postopek pregleda in pritožbe postala brezpredmetna. Poleg tega bi komisija oba postopka razglasila za zaključena in menila, da izpodbijana odločitev preizkuševalca ne bo postala pravnomočna. Vendar bi vlagatelj v treh mesecih po umiku še vedno imel možnost vložiti svojo zahtevo za konverzijo […]".

Ena sama odločitev BOA običajno ne spremeni prakse EUIPO, vendar lahko pričakujemo, da bodo drugi prijavitelji, ki se zanašajo na ta precedens, poskušali vložiti zahteve za konverzijo v pritožbenem roku, ne da bi vložili (in plačali) kakršno koli pritožbo. Zato bo zanimivo videti, ali EUIPO vztraja pri svoji togi razlagi in zavrača zahteve za konverzijo ter kaj bodo rekli drugi odbori. Če potrdijo to odločitev, bo EUIPO morda prisiljen spremeniti svojo prakso (razen če tega ne stori sam, preden se vložijo drugi primeri).

Nazadnje bo zanimivo vedeti, ali je ta pristop (ki je v zadevnem primeru štel za ex parte postopek, tj. zavrnitev iz absolutnih razlogov) velja tudi v inter partes postopkih, zlasti kadar je prvotno uspešen ugovor temeljil na oznaki EU, ki je preprečevala preoblikovanje v vseh državah članicah (saj oznaka EU kot razlog za zavrnitev velja povsod v EU). Teoretično ovir ne bi smelo biti, saj so načela enaka, namreč odločitev je »pravnomočna« šele po poteku pritožbenega roka, ne glede na to, ali je bila pritožba vložena ali ne. A seveda bomo morali počakati in videti.

_____________________________

Če želite zagotoviti, da ne boste zamudili rednih posodobitev Kluwerjevega spletnega dnevnika o blagovnih znamkah, se naročite tukaj.

Kluwerjevo pravo intelektualne lastnine

O Anketa Future Ready Lawyer 2022 je pokazalo, da 79 % pravnikov meni, da se bo pomen pravne tehnologije v naslednjem letu povečal. Z Kluwer IP Law lahko krmarite po vedno bolj globalni praksi prava intelektualne lastnine s specializiranimi, lokalnimi in čezmejnimi informacijami in orodji z vseh želenih lokacij. Ali ste kot strokovnjak za IP pripravljeni na prihodnost?

Nauči se kako Kluwerjevo pravo intelektualne lastnine te lahko podpira.