Патенты на программное обеспечение после Алисы: советы бывшего эксперта USPTO по обеспечению патентной защиты

Эта статья была написана в соавторстве с бывшим главным экспертом USPTO Шоном Джозефом.

В то время как многие в индустрии патентов на программное обеспечение давно опасались, что отголоски остались от Алиса означало «поцелуй смерти» для заявок на патенты на программы, сегодня реальность такова, что выдается больше патентов на программы, чем когда-либо прежде. Правда в том, что сообщество программистов добилось огромных успехов за последние восемь лет после бурных последствий Алиса было выпущено новое руководство USPTO Examiner о том, как лучше всего определить приемлемость предмета заявки на патент на программное обеспечение. 

В результате этого нового руководства количество выданных патентных заявок на программное обеспечение увеличилось более чем на 22 % за последние три года, при этом более 60 % всех заявок, выданных в 2020 г., приходится на программное обеспечение или компьютерные технологии. В этой статье мы обсуждаем патенты на программное обеспечение после Алисы с точки зрения бывшего главного эксперта USPTO и даем советы о том, как избежать и преодолеть 35 USC § 101 «АлисаОтказ.

Имеют ли законную силу патенты на программы?

Несмотря на то, что по-прежнему звучит заголовок, указывающий, что изобретения, связанные с программным обеспечением и реализованные на компьютере, не подлежат патентованию или принудительному исполнению, этот аргумент противоречит недавним данным USPTO и суда. Нет никаких сомнений в том, что технологии, связанные с программным обеспечением, не только патентоспособны, но и подлежат судебной защите, и могут выдержать оспаривание действительности в Совете по патентам и апелляциям или в федеральном суде. 

Способность патентообладателя защищать свои патентные права начинается с момента выдачи патента. Если сторона-нарушитель производит, использует, продает или импортирует объект, заявленный в выданном патенте, владелец патента будет иметь право обратиться в суд против стороны-нарушителя. Объем и широта ваших патентных прав определяются формулой изобретения, предоставленной в вашем патенте. 

Если ваш патент включает формулировку широкой формулы изобретения, то ваше право исключать другие формулировки намного шире, чем в случае патента с узкой формулой формулы изобретения. Хотя выданный патент изначально считается действительным, в будущем он может быть оспорен в ВПТЗ США посредством Обзор Inter Partes (IPR) процесс или иск о признании недействительным в федеральном суде.

Что такое Алиса и что это означает для патентов на программы?

Alice Corp против CLS Bank International, 573 US 208 (2014) стало знаменательным решением Верховного суда, которое до основания потрясло основы патентов на программы. В единогласном решении, написанном судьей Кларенсом Томасом, Верховный суд постановил, что патентные претензии, выданные для компьютеризированных электронных услуг условного депонирования, были направлены на абстрактные идеи, а не на патентоспособные объекты.

Ассоциация Алиса решение оказало глубокое влияние на то, как эксперты Организации США по патентам и товарным знакам (USPTO) исследуют патенты на программы. В решении изложен двухэтапный анализ, в соответствии с которым сначала определяется, направлен ли объект, заявленный в патенте, на абстрактную идею. Если да, в формулу изобретения необходимо добавить «значительно больше», что воплощает «изобретательскую концепцию».

Хотя Верховный суд включил несколько примеров того, что может или не может квалифицироваться как «значительно больше», двусмысленность решения и отсутствие указаний привели к проблемам с применением четких и последовательных стандартов судами низшей инстанции и во время рассмотрения экспертами ВПТЗ США. Драматический эффект решения Верховного суда заставил многих представителей индустрии программного обеспечения задуматься о том, не стали ли их патенты на программы бесполезными и недействительными.

Как вы можете преодолеть Алиса Решение при патентовании ваших программных идей?

Хотя нет никаких гарантий успеха при подаче заявки на патент на программное обеспечение, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы повысить шансы на получение вашей патентной заявки Уведомление о разрешении от эксперта ВПТЗ США.

Во-первых, рассмотрим поиск по известному уровню техники (иногда называемый «поиском на патентоспособность»). Тем не менее, помните, что качество результатов вашего поиска зависит от раскрываемой информации, используемой для проведения поиска. Поэтому перед проведением поиска убедитесь, что вы предоставили исчерпывающую информацию о раскрытии информации, ссылки и печатные документы.

При наличии подробного раскрытия хороший поиск по известному уровню техники не только поможет вам определить, является ли ваше изобретение патентоспособным, но также поможет вам получить представление о том, насколько широко вы можете формулировать любые пункты формулы изобретения в заявке на основе соответствующих искусство в области технологий. Не забудьте вместе со своим адвокатом просмотреть результаты поиска по известному уровню техники и предоставить любые отзывы или дополнительные «точки различия» между вашей программной платформой и процитированными ссылками на известный уровень техники, найденными в поиске.

Во-вторых, важно понять, что эксперт ВПТЗ США считает «непатентоспособным объектом», прежде чем составлять проект программного изобретения, бизнес-метода или реализованного на компьютере процесса. Отклонение непатентуемого объекта происходит, когда эксперт утверждает, что объект заявленного изобретения не подлежит патентной охране, поскольку он направлен на абстрактную идею или другой непатентный объект (согласно 35 USC § 101).

В соответствии с 35 USC § 101 существует четыре установленных законом категории или типа изобретений, которые имеют право на патентную охрану: процесс, машина, производство или состав вещества (или любое их новое и полезное усовершенствование). Изобретения, связанные с программным обеспечением и SaaS, возможно, подпадают под категорию изобретений «процесс». А если изобретение заявлено как машина(т.е., компьютер), который реализует процесс, аспект изобретения подпадает под категорию «машина».

Суды истолковали четыре установленные законом категории изобретений, чтобы исключить «законы природы, природные явления и абстрактные идеи». Эти термины, обычно называемые «судебными исключениями» из патентоспособности, обычно относятся к базовым знаниям, которые не подлежат патентной охране, таким как научные принципы (например, что сила равна массе, умноженной на ускорение, или F = мА), встречающиеся в природе явления (например, молния, гравитация, солнечный свет), психические процессы и математические алгоритмы. В большинстве случаев именно последние два исключения (мыслительные процессы и математические алгоритмы) являются основой большинства отказов, связанных с программным обеспечением.

Чтобы помочь заявителям ориентироваться в изменениях в толковании требований в области компьютеров, программного обеспечения и технологий SaaS, ВПТЗ США выпустило обновленное руководство по приемлемости предмета. Это руководство также было включено в различные разделы Руководство USPTO по процедуре патентной экспертизы (MPEP). В MPEP § 2106 в настоящее время говорится, что тест на пригодность предмета включает следующие шаги (часто называемые Алиса Двухэтапный тест)

• Шаг 1: Проверьте, относится ли претензия к установленной законом категории (процесс, машина, производство, состав вещества или его усовершенствование). Если «нет», то претензия направлена ​​к предмету неподходящий на патентную защиту. Если «да», перейдите к шагу 2А.
• Шаг 2A: Проверьте, направлено ли требование на установленное законом исключение (законы природы, явления природы (продукт природы) или абстрактную идею). Если «нет», то претензия направлена ​​к предмету право на патентную защиту. Если «да», перейдите к шагу 2B.
• Шаг 2B: Проверьте, содержит ли иск дополнительные элементы, которые составляют «значительно больше», чем судебное исключение. Если «нет», то претензия направлена ​​к предмету неподходящий на патентную защиту. Если «да», то претензия направлена ​​к предмету право на патентную защиту.

В-третьих, если вы получите отказ в иске Office, я рекомендую выполнить следующие шаги при подготовке и составлении поправки к иске Office:

1. Проанализируйте аргументацию экзаменатора для каждого шага теста на соответствие предмету. Разбейте отказ, чтобы четко сопоставить каждое утверждение эксперта с соответствующим этапом, описанным выше.

• Найдите слабые места в рассуждениях экзаменатора по каждому шагу анализа:

1. Экзаменатор не смог должным образом применить какой-либо из Шагов?
2. Много раз мы видели, как Экзаменатор насильно подгонял набор утверждений под форму «абстрактной идеи». Внимательно проверьте, не являются ли какие-либо утверждения Эксперта, связывающие формулу изобретения с неприемлемым предметом, не основанными на фактах или неверной характеристикой изобретения. Также внимательно проверьте, не упомянул ли эксперт просто определенные части заявления, когда приводил свои доводы. Мы также часто видим, что Экзаменатор воздерживается от высказываний об ограничениях притязаний, которые могли бы наиболее ослабить его/ее аргументацию. Иногда важнее того, что было сказано, то, что не было сказано;

• Просмотрите и используйте примеры правомочности предмета в Руководство по проведению экспертизы USPTO, имея в виду следующие вопросы:

1.  Есть ли у ваших утверждений больше общего с примерами, которые являются «приемлемыми» или «неприемлемыми»?
2. Можно ли сделать ваши утверждения более подходящими для любого из «приемлемых» примеров? Изучив обоснования, используемые в «приемлемых» примерах, вы добавите инструменты в свой набор инструментов, чтобы успешно оспаривать позицию экзаменатора;

• Содержит ли формула изобретения «изобретательскую концепцию», не обсуждавшуюся в иске Office?
• Можно ли объяснить, как иск попадает в какую-либо статутную категорию?
• Отвечать и аргументировать, если это возможно, анализ эксперта для каждого шага на основе вышеизложенного;
• Исследуйте своего экзаменатора:

1. Менее известно, что вы можете искать дела, ранее разрешенные вашим экзаменатором, с помощью таких инструментов, как расширенный поиск в PatFT. Как это может помочь? Потому что можно найти примеры случаев, разрешенных тем же самым Examiner. Вы обнаружите, что экзаменаторы часто применяют один и тот же стиль отказа ко многим случаям (почти вырезание и вставка). Если у вас есть Алиса отказ, взгляните на примеры ответов, которые другие подали на его/ее отказы, которые преодолели их Алиса отказов в своих делах. Те же стратегии часто работают снова, потому что они соответствуют рабочей парадигме вашего конкретного экзаменатора и автоматически устраняют несоответствия между экзаменаторами в применении стандартов.

• Craft утверждает, что избегает Art Unit 3600

Говоря о несоответствиях экспертов, несоответствия художественных единиц также вступают в игру, и их следует учитывать при составлении заявки на патент. Не лучше ли было бы избегать экзаменатора или художественного отделения, где ваши шансы на пособие в целом меньше? Среди практиков не секрет, что заявки на патенты, которые относятся к подразделу 3600, посвященному бизнес-методам, имеют значительно более низкую норму разрешений. Квалифицированные специалисты могут помочь вам избежать попадания в печально известную художественную группу 3600.

Однако при правильном «целевом составлении» требуется базовое понимание процесса классификации USPTO. В последнее время ВПТЗ США использует автоматизированные системы в качестве первого прохода для регистрации дел в художественных подразделениях. Эти системы ищут ключевые термины в частях вашего приложения, чтобы определить, какая художественная единица и классификация присвоены вашему приложению. Наиболее важными из этих ключевых частей являются ваши утверждения и аннотация. И некоторые из примеров ключевых слов, которые эти системы используют для бизнес-методов, могут включать банковские термины, игровые условия, условия ценообразования и т. д. Взгляните на то, как USPTO определяет бизнес-методы, чтобы получить представление:

«Область бизнес-методов USPTO представляет собой набор предметных областей в Технологическом центре 3600, который выдает патенты, связанные с обработкой данных: финансами, деловой практикой, управлением или определением стоимости / ценообразования».

Итак, если ваше изобретение относится к какой-либо из этих категорий, было бы неплохо в вашей первоначальной патентной заявке, которая будет проходить через классификатор, избегать ключевых терминов в этих ключевых частях. Пожалуйста, имейте в виду, что вы всегда можете изменить свои претензии на более позднем этапе судебного преследования, чтобы включить эти условия, если вы получили поддержку в своем первоначальном раскрытии.

Не упускайте из виду ценность собеседования с экзаменатором

Собеседование с экспертом — это предварительно запланированное обсуждение с экспертом, обычно проводимое по телефону, относительно отклонений требований и/или возражений, изложенных в решении офиса, и возможных поправок, направленных на решение этих проблем. Заявители, представленные патентным поверенным, могут (но обычно не принимают) активно участвовать в собеседовании. В некоторых случаях изобретатель и/или заявитель могут быть заинтересованы в участии в собеседовании с экспертом.

Тем не менее, имейте в виду, что неправильное высказывание или неправильное признание во время собеседования с экспертом может повлиять на шансы на получение регистрации патента. В некоторых ситуациях собеседование приводит к внесению поправки экспертом, в результате чего требования в заявке становятся условиями для предоставления разрешения без необходимости подачи заявителем официального ответа на невыполненное действие ведомства. Собеседования могут быть инициированы экзаменатором или запрошены заявителем.

Один из лучших способов подготовиться к собеседованию с экзаменатором — полностью рассмотреть вопросы, поднятые в иске Office, и то, как лучше всего сформулировать свой ответ на иск Office. Затем вы можете подготовить повестку дня для обсуждения. Затем вы можете связаться с экспертом и назначить удобное время для обсуждения действия офиса и предлагаемого ответа, а также отправить по электронной почте повестку дня вместе с любыми предлагаемыми поправками эксперту. Затем вы можете обсудить с экзаменатором, чтобы лучше понять причины их отказа и их интерпретацию терминов и фраз, а также воспользоваться возможностью, чтобы выделить и прояснить любые недоразумения или различия в интерпретации.

Но, что более важно, собеседования с экзаменатором дают соискателям возможность высказать мнение экзаменатора и/или почувствовать дружелюбие экзаменатора по отношению к вашим текущим претензиям. Много информации можно получить из быстрого разговора. Например, если эксперт кажется непреклонным в том, что он или она доказали, что ваше изобретение уже существует, вам может быть лучше внести более существенные поправки в свои утверждения, чтобы сэкономить время и деньги. С другой стороны, если экзаменатор в целом благосклонно отнесется к вашему новшеству, вы можете просто спросить, какие незначительные изменения следует внести в ваши заявления, чтобы преодолеть горб.

Помните, что Экзаменаторы — люди, и доброта и сотрудничество могут иметь большое значение.

Избегайте этих распространенных ошибок при составлении заявки на патент на программное обеспечение

Составление заявки на патент на программное обеспечение является сложной задачей по ряду причин. Во-первых, программное обеспечение и процессы, реализованные на компьютере, не подпадают под четко установленные законом рамки для патентоспособности. Хотя программное обеспечение в широком смысле определяется как «программы и другие операционные системы, используемые компьютером», если ваше программное обеспечение просто выполняет определенные рутинные функции или общую автоматизацию, оно, вероятно, слишком «абстрактно», чтобы быть патентоспособным объектом. 

Ключевым моментом при разработке программного приложения является выявление новых аспектов / изобретательских концепций вашего программного обеспечения и определение того, как ваше программное обеспечение улучшает функциональность компьютера. Вы также должны убедиться, что подробно описали все системы, подсистемы и компоненты, используемые для выполнения вашего нового процесса.

Избегайте описания общих функций или простого перечисления автоматизации человеческой деятельности, которая традиционно выполнялась вручную, или перечисления «обычных действий в общем виде» при составлении набора требований и подробного описания. 

Не забывайте о преимуществах патента на промышленный образец 

Не упускайте из виду ценность заявки на патент на промышленный образец для вашего программного обеспечения. Патенты на дизайн защищают графические интерфейсы пользователя (GUI), изменения экрана загрузки и другие декоративные элементы вашего программного обеспечения. Ваш ГИП может быть запатентован и соответствовать требованию «изделие производителя», если двумерное изображение вашего ГИП отображается на экране компьютера, планшета или мобильного устройства.

Ваша заявка на патент на образец ГИП может включать несколько вариантов осуществления, если эти варианты относятся к одному дизайну ГИП. Приложение должно включать как минимум одну область, обозначенную пунктирными или прерывистыми линиями, и внешнюю границу устройства, обозначенную прерывистыми линиями. Оператор прерывистой строки важен для определения того, какие части GUI заявлены.

Патенты на промышленный образец для программного обеспечения выгодны по ряду причин, в том числе: более быстрое судебное разбирательство, более высокие ставки разрешений, меньшие расходы на адвокатов и сборы за подачу документов в ВПТЗ США.

Поговорите с опытным патентным поверенным в области программного обеспечения и узнайте больше о патентах на программное обеспечение после Алисы

Обеспокоенный тем, как Алиса постановление может повлиять на ваши ранее выданные патенты? Нужна юридическая консультация по рассмотрению патентных претензий? Rapacke Law Group занимается бизнесом и правом интеллектуальной собственности, уделяя особое внимание интеллектуальной собственности, связанной с программным обеспечением.

В число наших юристов входят бывшие первичные эксперты USPTO и разработчики, которые работают с различными американскими и иностранными стартапами, чтобы гарантировать, что у них есть стратегический подход к защите их интеллектуальной собственности. Мы предлагаем юридические услуги в области патентов и интеллектуальной собственности за прозрачную фиксированную плату. Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную консультацию с одним из наших опытных юристов.

Запишитесь на бесплатную консультацию или взять наш Викторина по интеллектуальной собственности чтобы понять, как лучше всего защитить свой бизнес с опытным патентным поверенным программного обеспечения.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/