Brevete de software după Alice: Sfatul unui fost examinator USPTO privind asigurarea protecției brevetului

Brevete de software după Alice: Sfatul unui fost examinator USPTO privind asigurarea protecției brevetului

Marca temporală: 16 septembrie 2022, ora 9:57
Nodul sursă: 1791192

Acest articol a fost co-autor de fostul examinator primar USPTO, Shawn Joseph.

În timp ce mulți din industria brevetelor de software s-au temut de mult că reverberațiile au plecat de la Alice a însemnat „sărutul morții” pentru cererile de brevete de software, realitatea de astăzi este că sunt emise mai multe brevete de software decât oricând. Adevărul este că comunitatea de software a făcut progrese uriașe în ultimii opt ani de la consecințele turbulente ale Alice decizia și au fost emise noi îndrumări pentru examinatorul USPTO cu privire la modul cel mai bun de a determina eligibilitatea în materie a cererilor de brevet de software. 

Rezultatul acestei noi orientări a crescut numărul cererilor de brevet de software acordate cu peste 22% în ultimii trei ani, peste 60% din toate cererile acordate în 2020 fiind software sau tehnologii implementate de computer. În acest articol, discutăm brevetele software după Alice din perspectiva unui fost examinator primar USPTO și oferim sfaturi despre cum să evitați și să depășiți un 35 USC § 101 „Alice” Respingere.

Sunt brevetele de software aplicabile?

Deși continuă să existe un titlu care indică invențiile legate de software și implementate pe computer nu sunt brevetabile sau executorii, acest argument este contrar datelor recente ale USPTO și ale instanțelor. Nu există nicio îndoială că tehnologiile legate de software nu sunt doar brevetabile, ci și executorii și pot supraviețui unei provocări de valabilitate la Consiliul de Apel și la Patent Trail sau la instanța federală. 

Capacitatea unui deținător de brevet de a-și impune drepturile de brevet începe în momentul în care brevetul este eliberat. Dacă o parte care a încălcat, folosește, vinde sau importă obiectul revendicat în brevetul eliberat, proprietarul brevetului va avea recurs legal împotriva părții care încalcă drepturile. Sfera și amploarea drepturilor dumneavoastră de brevet sunt definite de revendicările acordate în brevetul dumneavoastră. 

Dacă brevetul dvs. include un limbaj larg de revendicare, atunci dreptul dvs. de a exclude altele este mult mai mare decât ar fi în cazul unui brevet cu revendicări restrânse. Deși un brevet eliberat este inițial presupus valabil, acesta poate fi încă supus unor provocări viitoare la USPTO prin intermediul Revista Inter Partes (DPI) proces sau acțiune de invalidare în instanța federală.

Ce este Alice și ce înseamnă aceasta pentru brevetele de software?

Alice Corp împotriva CLS Bank International, 573 US 208 (2014) a fost o hotărâre de referință a Curții Supreme care a zdruncinat temelia brevetelor de software până la baza lor. Într-o decizie unanimă scrisă de judecătorul Clarence Thomas, Curtea Supremă a susținut că cererile de brevet acordate pentru serviciile electronice de escrow implementate pe computer erau îndreptate către idei abstracte și nu subiect brevetabil.

Alice decizia a avut un impact profund asupra modului în care examinatorii de la Organizația Statelor Unite de Brevete și Mărci (USPTO) examinează brevetele de software. Decizia a stabilit o analiză în două etape, prin care se face mai întâi o determinare dacă obiectul revendicat într-un brevet este direcționat către o idee abstractă. Dacă da, afirmațiile trebuie să adauge „semnificativ mai mult” care întruchipează un „concept inventiv”.

În timp ce Curtea Supremă a inclus câteva exemple despre ceea ce poate sau nu se califica drept „semnificativ mai mult”, ambiguitatea deciziei și lipsa de îndrumare au condus la probleme în implementarea standardelor clare și consecvente de către instanțele inferioare și în timpul examinării de către examinatorii USPTO. Efectul dramatic al deciziei Curții Supreme i-a lăsat pe mulți din industria software-ului să se întrebe dacă brevetele lor software au devenit inutile și inaplicabile.

Cum poți depăși Alice Decizie la brevetarea ideilor de software?

Deși nu există garanții de succes atunci când solicitați o cerere de brevet de software, există pași pe care îi puteți lua pentru a îmbunătăți șansele ca cererea dvs. de brevet să primească o notificare de autorizare de la examinatorul USPTO.

În primul rând, luați în considerare o căutare din stadiul tehnicii (uneori numită „căutare de brevetare”). Cu toate acestea, rețineți că rezultatele căutării dvs. sunt la fel de bune ca și informațiile de divulgare utilizate pentru efectuarea căutării. Prin urmare, asigurați-vă că furnizați informații detaliate, referințe și documente tipărite, înainte de a efectua căutarea.

Atunci când este oferită o dezvăluire amănunțită, o căutare bună a tehnicii anterioare nu numai că vă va ajuta să determinați dacă invenția dvs. este brevetabilă, dar vă va ajuta și să vă oferiți o idee cu privire la cât de larg puteți redacta orice revendicări în cerere, pe baza documentelor relevante. artă în domeniul tehnologiei. Nu uitați să examinați rezultatele căutării din stadiul tehnicii împreună cu avocatul dvs. și să furnizați orice feedback sau „puncte de distincție” suplimentare între platforma dvs. software și referințele citate din stadiul tehnicii găsite în căutare.

În al doilea rând, este important să înțelegeți ceea ce examinatorul USPTO consideră „subiect nebrevetabil” înainte de a vă redacta invenția software, metoda de afaceri sau procesul implementat de computer. Respingerile de obiecte nebrevetabile apar atunci când examinatorul susține că obiectul invenției revendicate nu este eligibil pentru protecție prin brevet deoarece este îndreptat către o idee abstractă sau alt subiect nebrevetabil (sub 35 USC § 101).

În conformitate cu 35 USC § 101, există patru categorii sau tipuri legale de invenții care sunt eligibile pentru protecție prin brevet: proces, mașină, fabricație sau compoziția materiei (sau orice îmbunătățire nouă și utilă a acestora). Invențiile legate de software și SaaS se încadrează probabil în categoria de invenții „proces”. Și dacă invenția este revendicată ca o mașină (de exemplu, computer) care implementează procesul, un aspect al invenției ar intra în categoria „mașină”.

Instanțele au interpretat cele patru categorii statutare de invenții pentru a exclude „legile naturii, fenomenele naturale și ideile abstracte”. Acești termeni, denumiți în mod obișnuit „excepții judiciare” de la eligibilitatea brevetului, se referă, în general, la cunoștințe de bază care nu sunt eligibile pentru protecție prin brevet, cum ar fi principiile științifice (de exemplu, că forța este egală cu masa înmulțită cu accelerația sau F = mA), care apar în mod natural. fenomene (de exemplu, fulgere, gravitație, lumina soarelui), procese mentale și algoritmi matematici. În majoritatea cazurilor, ultimele două excepții (procese mentale și algoritmi matematici) sunt baza celor mai multe respingeri legate de software.

Pentru a ajuta solicitanții să navigheze în modificările interpretărilor revendicărilor în domeniile computer, software și tehnologie SaaS, USPTO a emis o actualizare îndrumări privind eligibilitatea subiectului. Acest ghid a fost, de asemenea, încorporat în diferite secțiuni ale Manualul USPTO al procedurii de examinare a brevetelor (MPEP). MPEP § 2106 prevede în prezent că testul pentru eligibilitatea subiectului implică următorii pași (deseori denumiți ca Alice Test în doi pași)

  • Pasul 1: verificați dacă revendicarea este îndreptată către o categorie legală (proces, mașină, fabricație, compoziția materiei sau îmbunătățirea acesteia). Dacă „nu”, atunci revendicarea este îndreptată către subiect neeligibile pentru protecția prin brevet. Dacă „da”, mergeți la Pasul 2A.
  • Pasul 2A: Verificați dacă revendicarea este îndreptată către o excepție legală (legi ale naturii, fenomene naturale (produs al naturii) sau idee abstractă). Dacă „nu”, atunci revendicarea este îndreptată către subiect eligibil pentru protecția prin brevet. Dacă „da”, mergeți la Pasul 2B.
  • Pasul 2B: Verificați dacă cererea conține elemente suplimentare care reprezintă „semnificativ mai mult” decât excepția judiciară. Dacă „nu”, atunci revendicarea este îndreptată către subiect neeligibile pentru protecția prin brevet. Dacă „da”, atunci revendicarea este îndreptată către subiect eligibil pentru protecția prin brevet.

În al treilea rând, în cazul în care primiți o respingere a acțiunii Office, vă recomand următorii pași atunci când pregătiți și redactați amendamentul pentru acțiunea Office:

  1. Analizați raționamentul examinatorului pentru fiecare pas al testului de eligibilitate a subiectului. Descompuneți respingerea pentru a mapa în mod clar fiecare dintre afirmațiile examinatorului la pasul respectiv de mai sus.
  • Găsiți orice puncte slabe în raționamentul examinatorului pentru fiecare pas din analiză:
  1. Examinatorul nu a aplicat în mod corespunzător vreunul dintre pași?
  2. De multe ori, am văzut că un examinator a încadrat forțat o afirmație într-o formă de „idee abstractă”. Verificați îndeaproape dacă vreuna dintre declarațiile examinatorului de a mapa revendicarea la subiectul neeligibil nu sunt faptice sau o caracterizare greșită a invenției. De asemenea, verificați îndeaproape dacă examinatorul pur și simplu nu a menționat anumite părți ale revendicării atunci când a formulat argumentul. De asemenea, vedem adesea că un examinator se abține de la a vorbi despre limitările revendicării care i-ar slăbi cel mai mult argumentul. Uneori, mai important decât ceea ce s-a spus este ceea ce nu s-a spus;
  • Examinați și utilizați exemplele de eligibilitate ale subiectului din Ghid de examinare USPTO, ținând cont de următoarele întrebări:
  1.  Afirmațiile dvs. au mai multe lucruri în comun cu exemplele care sunt „eligibile” sau „neeligibile”?
  2. Pot fi făcute afirmațiile dvs. pentru a se potrivi mai bine modelului oricăruia dintre exemplele „eligibile”? Învățând justificările folosite în exemplele „eligibile”, veți avea instrumente adăugate la centura de instrumente pentru a argumenta cu succes împotriva poziției examinatorului;
  • Afirmațiile oferă un „concept inventiv” care nu este discutat în Acțiunea Office?
  • Este posibil să explicăm cum revendicarea se încadrează în vreo categorie legală?
  • Răspundeți și argumentați, dacă este posibil, la analiza Examinatorului pentru fiecare Pas pe baza celor de mai sus;
  • Cercetați-vă examinatorul:
  1. Este mai puțin cunoscut faptul că puteți căuta cazuri permise anterior de examinatorul dvs. folosind instrumente precum Căutarea avansată în PatFT. Cum poate ajuta acest lucru? Pentru că puteți găsi exemple de cazuri permise chiar de SAME Examiner. Veți descoperi că examinatorii aplică adesea același stil de respingere în multe cazuri (aproape tăiați și lipiți). Dacă aveți un Alice respingere, aruncați o privire la exemple de răspunsuri pe care ceilalți le-au depus la respingerile sale, care le-au depășit Alice respingeri în cazurile lor. Aceleași strategii funcționează adesea din nou, deoarece se potrivește paradigmei de operare a examinatorului dvs. și rezolvă automat inconsecvențele de la examinator la examinator în aplicarea standardelor.
  • Pretenții de artizanat pentru a evita Unitatea de artă 3600

Vorbind despre inconsecvențele examinatorului, incoerentele unităților de artă intră și ele în joc și ar trebui luate în considerare atunci când redactați cererea dumneavoastră de brevet. Nu ar fi mai bine să eviți un examinator sau o unitate de artă unde șansele tale de alocație sunt cu totul mai mici? Nu este un secret în rândul practicienilor că cererile de brevet care se încadrează în unitatea de artă 3600 pentru metode de afaceri au o rată de autorizare substanțial mai mică. Practicanții calificați vă pot ajuta să evitați să fiți încadrat în infama unitate de artă 3600.

Cu toate acestea, cu „redactarea direcționată” corectă, o înțelegere de bază a procesului de clasificare USPTO este o cerință. Recent, USPTO a folosit sisteme automate ca primă trecere la dosarele din unitățile de artă. Aceste sisteme caută termeni cheie pentru păstrarea părților din aplicația dvs. pentru a identifica unitatea de artă și clasificarea aplicației dvs. Cele mai importante dintre aceste părți cheie sunt afirmațiile și rezumatul dvs. Și câteva dintre exemplele de cuvinte cheie pe care aceste sisteme le folosesc pentru metodele de afaceri ar putea include termeni bancare, termeni de joc, termeni de preț, etc. Aruncă o privire la modul în care USPTO definește metodele de afaceri pentru a-ți face o idee:

„Zona Metode de afaceri a USPTO este o colecție de domenii din Technology Center 3600 care acordă brevete legate de prelucrarea datelor: financiar, practică de afaceri, management sau stabilire a costurilor/prețurilor.”

Deci, dacă invenția dvs. este legată de oricare dintre aceste categorii, ar putea fi o idee bună, în cererea dumneavoastră inițială de brevet care va trece prin clasificator, să evitați termenii cheie din acele părți cheie. Rețineți că puteți oricând să vă modificați revendicările la un moment ulterior al urmăririi penale pentru a include acești termeni, atâta timp cât ați avut sprijin în dezvăluirea inițială.

Nu trece cu vederea valoarea unui interviu cu examinator

Un interviu cu examinatorul este o discuție preprogramată cu examinatorul, desfășurată în general prin telefon, cu privire la respingerea cererilor și/sau obiecțiile prezentate în Acțiunea Biroului și potențialele modificări care abordează aceste preocupări. Solicitanții reprezentați de un avocat de brevete pot (dar, în general, nu) participă activ la interviu. În unele cazuri, inventatorul și/sau solicitantul pot fi interesați să participe la interviul examinatorului.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că a spune ceva greșit sau a face o admitere necorespunzătoare în timpul unui interviu cu examinatorul poate afecta șansele de a obține o înregistrare a brevetului. În unele situații, interviul conduce la o modificare a examinatorului, punând cererile din cerere în condiția unei indemnizații, fără ca solicitantul să fie nevoit să depună un răspuns oficial la o Acțiune de birou nesoluționată. Interviurile pot fi inițiate de examinator sau solicitate de către solicitant.

Una dintre cele mai bune modalități de a vă pregăti pentru un interviu cu examinatorul este să luați în considerare pe deplin problemele ridicate în acțiunea Office și modul cel mai bun de a formula răspunsul la acțiunea Office. Apoi puteți pregăti o ordine de zi cu puncte de discutat. Apoi, puteți contacta examinatorul și programați o oră convenabilă pentru a discuta despre acțiunea biroului și răspunsul propus și pentru a trimite prin e-mail ordinea de zi cu orice amendamente propuse pentru examinator. Apoi, puteți discuta cu examinatorul pentru a înțelege mai bine raționamentul din spatele respingerii lor și a interpretării termenilor și expresiilor și profitați de ocazie pentru a evidenția și a clarifica orice neînțelegeri sau diferențe de interpretare.

Dar, mai important, interviurile Examinatorului oferă Candidaților posibilitatea de a alege creierul Examinatorului și/sau de a avea o idee despre amabilitatea Examinatorului de a permite pretențiile dvs. actuale. O mulțime de informații pot proveni dintr-o conversație rapidă. De exemplu, dacă examinatorul pare ferm că ea sau el a dovedit că invenția dvs. există deja, ar fi mai bine să vă modificați mai semnificativ pretențiile pentru a vă economisi timp și bani. Pe de altă parte, dacă examinatorul pare în general prietenos cu inovația dvs., este posibil să puteți întreba pur și simplu ce modificări minore ar trebui făcute pretențiilor dvs. pentru a trece peste cocoașă.

Amintiți-vă că examinatorii sunt oameni, iar a fi amabili și cooperanți poate merge mult.

Evitați aceste greșeli frecvente atunci când redactați cererea de brevet de software

Elaborarea unei cereri de brevet de software este o provocare din mai multe motive. În primul rând, software-ul și procesele implementate pe computer nu se încadrează în mod clar în cadrul legal pentru eligibilitatea brevetului. În timp ce software-ul este definit în linii mari ca „programe și alte sisteme de operare utilizate de un computer”, dacă software-ul dvs. realizează doar anumite funcționalități de rutină sau automatizare generică, este probabil prea „abstract” pentru a fi obiect brevetat. 

Cheia atunci când redactați o aplicație software este identificarea aspectelor noi / conceptele inventive ale software-ului dvs. și articularea modului în care software-ul dvs. îmbunătățește funcționalitatea computerului. De asemenea, trebuie să vă asigurați că descrieți în mod special toate sistemele, subsistemele și componentele utilizate pentru a executa noul dumneavoastră proces.

Evitați să descrieți funcționalitatea generică sau să recitați doar automatizarea activității umane care a fost efectuată manual în mod tradițional sau să recitați „acțiuni convenționale într-un mod generic” atunci când vă redactați setul de revendicări și descrierea detaliată. 

Nu uitați de avantajele unui brevet de proiectare 

Nu treceți cu vederea valoarea unei cereri de brevet de proiectare pentru software-ul dvs. Brevetele de proiectare protejează interfețele grafice cu utilizatorul (GUI), modificările ecranului de încărcare și alte elemente ornamentale ale software-ului dumneavoastră. GUI-ul dvs. poate fi brevetabil și poate îndeplini cerința „articol de fabricație” dacă imaginea bidimensională a GUI este afișată pe un ecran de computer, tabletă sau dispozitiv mobil.

Cererea dvs. de brevet pentru design GUI poate include mai multe variante de realizare, atâta timp cât acele variante se referă la un singur design GUI. Aplicația trebuie să includă cel puțin o zonă în linii întrerupte sau întrerupte, iar limita exterioară a dispozitivului în linii întrerupte. O declarație de linie întreruptă este esențială pentru a defini ce părți ale GUI sunt revendicate.

Brevetele de proiectare pentru software sunt avantajoase din mai multe motive, printre care: timp mai rapid de urmărire penală, rate mai mari ale alocațiilor și costuri mai mici ale avocaților și taxe de depunere USPTO.

Discutați cu un avocat cu experiență în brevete de software și aflați mai multe despre brevetele de software după Alice

Preocupat de modul în care Alice hotărârea vă poate afecta brevetele acordate anterior? Aveți nevoie de consiliere juridică despre tratarea cererilor de brevet? Rapacke Law Group este o lege de afaceri și de proprietate intelectuală care se concentrează pe proprietatea intelectuală legată de software.

Avocații noștri includ foști examinatori primari USPTO și dezvoltatori care lucrează cu o varietate de startup-uri din SUA și străine pentru a se asigura că au o abordare strategică a protecției proprietății lor intelectuale. Oferim servicii juridice privind brevetele și proprietatea intelectuală pentru o taxă fixă ​​transparentă. Contactați-ne pentru a programa o consultație gratuită cu unul dintre avocații noștri cu experiență.

Programați o consultație gratuită sau ia-ne Test de proprietate intelectuală pentru a înțelege cum să vă protejați cel mai bine afacerea cu un avocat experimentat în brevete de software.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Legea Rapacke