„Inutil din punct de vedere juridic și în detrimentul economiei procedurii”. O șansă de a schimba practica EUIPO privind conversia?

O decizie recentă a Camerei a patra de recurs (BOA) a EUIPO care se ocupă de conversie merită o privire mai atentă asupra acestui instrument și asupra practicii EUIPO în materie de conversie (decizia din 26 septembrie 2022, Cazul R 1241/2020-4) .

Pentru a recapitula: atunci când o cerere de MUE nu reușește sau o MUE înregistrată este anulată, aceasta poate fi convertită în cereri naționale în acele state membre ale UE în care motivul de refuz sau de anulare nu se aplică. Aceasta este o „plasă de siguranță” care atenuează consecințele „regulei totul sau nimic” referitoare la MUE: fie le obțineți pentru întreaga UE, fie deloc. Conversia este, de asemenea, posibilă în urma retragerii sau renunțării unei MUE (cerere) și, în acest caz, poate fi solicitată pentru toate statele membre, deoarece nu există o decizie EUIPO care să găsească un motiv de refuz sau anulare.

În cazul retragerii unei cereri, cererea de conversie, în conformitate cu Orientările EUIPO, este respinsă dacă cererea este retrasă în timpul perioadei de recurs în urma unui refuz din partea Oficiului, dacă nu a fost depusă nicio cale de atac (vezi Orientările EUIPO) pentru examinare, Partea E, Operațiuni de registru, §4.3). Cu alte cuvinte, depunerea unei contestații este o condiție prealabilă pentru a depune o conversie și este o condiție prealabilă costisitoare, având în vedere că taxele de recurs EUIPO sunt de 720 de euro.

Decizia BOA discutată aici a pus serioase îndoieli cu privire la această practică.

Fără să mănânce cuvintele, BOA a reținut că nu poate fi necesară depunerea unui recurs pentru ca o cerere de transformare să fie acceptabilă. Potrivit BOA, „solicitarea depunerii unui recurs ar complica doar lucrurile și ar fi inutilă din punct de vedere juridic. Ar fi prejudiciabil economiei procedurii dacă o parte la procedură ar fi obligată să depună o cale de atac doar în scopul solicitării de transformare după retragerea unei cereri.” ( §44-45).

BOA a considerat că, odată cu retragerea cererii de MUE, solicitantul a încheiat procedura de examinare și, întrucât nu a existat un refuz definitiv, transformarea a fost posibilă. Nu există nicio bază legală pentru cerința unei căi de atac efective. Retragerea care permite conversia nu poate fi privită ca un abuz de proces. Într-adevăr, BOA a adăugat că, chiar presupunând că „reclamanta intenționa să depună o cale de atac împotriva deciziei de refuz și apoi să-și retragă cererea numai după acest moment, camera ar fi precizat în decizia sa că reclamanta a încheiat procedura prin retragerea cererii sale de MUE […] și, în consecință din cauza retragerii cererii de MUE, procedurile de examinare și de recurs au devenit fără scop. În plus, camera ar fi declarat închise ambele proceduri și ar fi considerat că decizia atacată a examinatorului nu va deveni definitivă. Cu toate acestea, în termen de trei luni de la retragere, solicitantul ar fi avut în continuare posibilitatea de a depune cererea de conversie […]".

O singură decizie a unui BOA nu schimbă de obicei practica EUIPO, dar ne putem aștepta ca alți solicitanți, bazându-se pe acest precedent, să încerce să depună cereri de conversie în perioada de recurs fără a depune (și a plăti) vreo contestație. Prin urmare, va fi interesant de văzut dacă EUIPO susține interpretarea sa rigidă și refuză cererile de conversie și ce vor spune celelalte comisii. În cazul în care confirmă această decizie, EUIPO ar putea fi forțat să-și schimbe practica (cu excepția cazului în care o face de la sine, înainte ca alte cazuri să fie depuse).

În cele din urmă, va fi interesant de știut dacă această abordare (care în cazul în cauză a vizat un fost parte procedura, adică un refuz pentru motive absolute) se aplică și în inter părți proceduri, în special în cazul în care opoziția inițial primită s-a bazat pe o MUE care împiedică conversia în toate statele membre (întrucât o MUE fiind motivul de refuz se aplică peste tot în UE). Teoretic, nu ar trebui să existe obstacole, principiile fiind aceleași, adică o hotărâre este „finală” numai după expirarea termenului de contestație, indiferent dacă s-a depus sau nu contestație. Dar, desigur, va trebui să așteptăm și să vedem.

_____________________________

Pentru a vă asigura că nu pierdeți actualizările regulate de la Kluwer Trademark Blog, vă rugăm să vă abonați aici.

Legea IP Kluwer

Sondaj 2022 Future Ready Lawyer a arătat că 79% dintre avocați cred că importanța tehnologiei juridice va crește pentru anul viitor. Cu Kluwer IP Law, puteți naviga în practica tot mai globală a dreptului IP cu informații și instrumente specializate, locale și transfrontaliere din fiecare locație preferată. Sunteți, ca profesionist IP, pregătit pentru viitor?

Afla cum Legea IP Kluwer te poate sprijini.