Lucrurile bune vin la cei care așteaptă: procedurile de anulare a PTO în Spania

Începând cu 14 ianuarie 2023, acțiunile de revocare și nulitate a mărcilor comerciale spaniole pot fi depuse prin proceduri administrative în fața Oficiului Spaniol de Brevete și Mărci („SPTO”). Acest lucru este de așteptat să facă anularea unei mărci comerciale, mai rapidă, mai ieftină și mai flexibilă decât prin procedurile judiciare. Este probabil ca acest lucru să fie cel mai relevant pentru acțiunile de anulare a neutilizarii, dar se aplică tuturor motivelor de absență sau pierdere a caracterului de înregistrare (inclusiv bazate pe rea-credință, drepturi anterioare, lipsă de caracter distinctiv).

Calea către instanțe, însă, rămâne deschisă. Prin urmare, solicitanții de anulare au acum o alegere pe care doresc să o folosească cu înțelepciune. În multe cazuri, noile proceduri administrative vor fi recomandabile, chiar și dincolo de avantajele (foarte importante) ale vitezei mai mari și costurilor mai mici (care sunt, prin ele însele, argumente suficient de puternice). Un motiv important pentru a evita depunerea unei plângeri în fața instanțelor civile este bătaia de cap de a fi nevoit să dea o notificare în străinătate. Acest lucru este complicat mai ales în fața instanțelor civile atunci când pârâtul este din afara UE. Întrucât solicitanții din afara UE au nevoie de un agent de proprietate intelectuală pentru a acționa în fața OEPM, acțiunile de anulare depuse la OEPM pot fi notificate direct reprezentantului de evidență în Spania, economisind timp și bani pentru traduceri și comisioane rogatorii.

Trimiterea cazurilor în fața OPS va fi mai ușoară și din alte motive. Procedura va fi mai puțin formalistă, de exemplu, nu va fi necesară depunerea unei procuri notariale pentru a reprezenta părțile; procedurile administrative permit depunerea de probe suplimentare după depunerea cererii de anulare; iar partea contradictorie a procedurii este mai flexibilă.

Noua procedură înseamnă, de asemenea, că OEPM se va ocupa, pentru prima dată, de rea-credință. În timp ce procedurile de opoziție în fața OPS se pot baza pe motive relative și absolute, reaua-credință a fost (și este încă) o excepție și putea fi întotdeauna invocată numai în acțiunile judiciare de anulare introduse în fața instanțelor comerciale. Odată cu noile proceduri administrative de anulare, OEPM are acum provocarea de a determina, pentru prima dată, dacă o marcă a fost depusă cu rea-credință. Acest lucru nu a fost lipsit de critici, deoarece numeroși practicieni în domeniul PI se tem de o scădere a capacității de probă și a caracterului exhaustiv, în comparație cu cea a instanțelor civile. În pregătire pentru aceasta, OEPM a lansat un manual informativ (https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf) stabilirea parametrilor principali privind definițiile, procedura și coordonarea OEPM și a instanțelor civile.

Instanțele civile vor rămâne competente să soluționeze acțiunile în revocare și nulitate introduse de pârât ca cerere reconvențională în procedura de încălcare a mărcii. Contestațiile împotriva deciziilor OPS în toate chestiunile legate de mărci (înregistrare, opoziție sau anulare) vor fi acum de competența secțiilor civile ale Curțile Provinciale, care sunt de fapt instanțe de a doua instanță. Aceasta este o schimbare semnificativă în procedura de recurs referitoare la deciziile administrative luate de către OPS, care a generat, de asemenea, o anumită îngrijorare din partea practicienilor și a justiției. Cu toate acestea, în trecut, existența a două jurisdicții diferite (instanțele de contencios administrativ care se ocupă de recursurile împotriva deciziilor OEPM, pe de o parte, și instanțele civile care se ocupă de acțiuni în contrafacere și anulare bazate pe motive relative și absolute, pe de altă parte) a condus uneori la decizii contradictorii pe probleme similare. Gruparea competențelor privind recursurile împotriva deciziilor OEPM și acțiunile în contrafacere sub un singur acoperiș, și anume cel al instanțelor civile de a doua instanță, ar trebui să conducă la o mai mare armonizare și predictibilitate a jurisprudenței, cel puțin pe termen lung.

Suntem optimiști cu privire la toate aceste schimbări care vor contribui la modernizarea mult așteptată a sistemului spaniol de mărci în conformitate cu Directiva UE și în conformitate cu sistemele care au fost în vigoare de mult timp în toate jurisdicțiile mai mari ale mărcilor comerciale din UE, nu în ultimul rând EUIPO.

_____________________________

Pentru a vă asigura că nu pierdeți actualizările regulate de la Kluwer Trademark Blog, vă rugăm să vă abonați aici.

Legea IP Kluwer

Sondaj 2021 Future Ready Lawyer au arătat că 81% dintre firmele de avocatură se așteaptă să vadă tehnologia ca pe o investiție importantă în capacitatea lor viitoare de a prospera. Cu Kluwer IP Law, puteți naviga în practica tot mai globală a dreptului IP cu informații și instrumente specializate, locale și transfrontaliere din fiecare locație preferată. Sunteți, ca profesionist IP, pregătit pentru viitor?

Afla cum Legea IP Kluwer te poate sprijini.