“Juridicamente desnecessário e prejudicial à economia do processo”. Uma chance de mudar a prática de conversão do EUIPO?

Uma recente decisão da Quarta Câmara de Recurso (BOA) do EUIPO relativa à conversão merece um exame mais atento deste instrumento e da prática do EUIPO relativa à conversão (decisão de 26 de setembro de 2022, Processo R 1241/2020-4) .

Recapitulando: quando um pedido de EUTM falha, ou um EUTM registrado é cancelado, ele pode ser convertido em pedidos nacionais nos Estados Membros da UE onde o motivo de recusa ou cancelamento não se aplica. Esta é uma “rede de segurança” que suaviza as consequências da “regra do tudo ou nada” relativa aos EUTMs: ou você os obtém para toda a UE ou não os obtém. A conversão também é possível após a retirada ou renúncia de um EUTM (pedido) e, nesse caso, pode ser solicitada para todos os Estados-Membros, pois não há decisão do EUIPO que justifique a recusa ou cancelamento.

Em caso de desistência de um pedido, o pedido de conversão, de acordo com as Orientações do EUIPO, é indeferido se o pedido for retirado durante o período de recurso após a recusa do Instituto, se não houver recurso interposto (cf. Orientações do EUIPO para exame, Parte E, Operações de registro, §4.3). Por outras palavras, a apresentação de um recurso é um pré-requisito para apresentar uma conversão e é um pré-requisito dispendioso, uma vez que as taxas de recurso do EUIPO são de 720 euros.

A decisão do BOA discutida aqui lançou sérias dúvidas sobre essa prática.

Sem meias palavras, o BOA sustentou que a apresentação de um recurso não pode ser necessária para que um pedido de conversão seja aceitável. De acordo com o BOA, “exigir a apresentação de um recurso apenas complicaria as coisas e seria juridicamente desnecessário. Seria prejudicial para a economia do processo se uma parte no processo fosse obrigada a interpor recurso apenas para fins de solicitação de conversão após a retirada de um pedido” (§44-45).

A BOA considerou que, com a retirada do pedido de EUTM, o requerente encerrou o processo de exame e, como não houve recusa final, a conversão era possível. Não há base legal para a exigência de um recurso real. A desistência que possibilita a conversão não pode ser vista como abuso processual. Com efeito, o BOA acrescentou que, mesmo assumindo que “o requerente pretendia interpor recurso contra a decisão de indeferimento e, em seguida, retirar o seu pedido apenas após esse momento, a Câmara teria declarado na sua decisão que o requerente tinha encerrado o processo retirando o seu pedido de EUTM […] e, consequentemente, da retirada do pedido EUTM, o processo de exame e recurso tornou-se sem propósito. Além disso, o Conselho teria declarado ambos os processos encerrados e considerado que a decisão contestada do examinador não se tornaria final. No entanto, no prazo de três meses a contar da retirada, o requerente ainda teria a possibilidade de apresentar o seu pedido de conversão […]".

Uma única decisão de um BOA geralmente não altera a prática do EUIPO, mas podemos esperar que outros requerentes, com base neste precedente, tentem apresentar pedidos de conversão no período de recurso sem interpor (e pagar) qualquer recurso. Será assim interessante ver se o EUIPO mantém a sua interpretação rígida e recusa os pedidos de conversão e o que os outros Conselhos dirão. Se confirmarem esta decisão, o EUIPO pode ser forçado a alterar a sua prática (a menos que o faça por si próprio, antes de outros processos serem instaurados).

Por fim, será interessante saber se essa abordagem (que no caso em questão considerava uma ex parte procedimento, ou seja, uma recusa por motivos absolutos) também se aplica em contraditórios processos judiciais, especialmente quando a oposição inicialmente bem-sucedida se baseava em uma EUTM que impedia a conversão em todos os Estados-Membros (uma vez que uma EUTM é motivo de recusa aplicável em toda a UE). Teoricamente não deveria haver óbices, pois os princípios são os mesmos, ou seja, a decisão só é “final” depois de decorrido o prazo recursal, independentemente de haver ou não recurso interposto. Mas é claro, teremos que esperar para ver.

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