Na sua decisão TARGET VENTURES de 28 de outubro de 2020 (T-273/19), o Tribunal Geral afirmou que pode haver má-fé quando existem indícios objetivos de uma intenção desonesta do titular da marca, não necessariamente ligada a causar danos a terceiros parte, quando procura obter um direito exclusivo abusivo. O caso merece ser relatado porque demonstra uma compreensão flexível do conceito de má-fé que permite levar em conta todas as circunstâncias de um caso.
O caso envolveu dois concorrentes no setor de fundos de capital de risco, nomeadamente, uma empresa alemã Target Partners GmbH (“TP”), proprietária da marca registada da UE sob ataque, e uma empresa sediada nas Ilhas Virgens chamada Target Ventures Group Ltd (“ TV”), o requerente da invalidez.
A TP sempre usou apenas sua marca principal TARGET PARTNERS. Desde 2002, ela possuía nomes de domínio que incluíam o termo “targetventures”, mas que se referiam diretamente ao seu site targetpartners.de. Em 2015, a TP solicitou o registo da EUTM TARGET VENTURES.
Entretanto, a televisão começou a operar na Europa em 2012 – primeiro na Rússia e a partir de março de 2013 na UE. A TV mostrou que prestava serviços financeiros a pelo menos cinco empresas da UE sob o nome TARGET VENTURES antes de a TP solicitar precisamente esta marca. Além disso, ambas as empresas participaram conjuntamente numa conferência e houve algumas trocas de correio eletrónico entre as partes. Os detalhes aqui foram contestados.
O conflito começou quando a TP enviou à TV uma carta de cessação e desistência após ter recebido um e-mail de um cliente que os confundiu com a TV. Em reação a isso, a TV iniciou a ação de invalidez. O facto de a TARGET VENTURES não ter sido utilizada pela TP não foi um argumento porque, evidentemente, o período de carência de cinco anos para a utilização da marca da UE tinha apenas começado. A TV, portanto, só poderia invocar má-fé.
A ação de nulidade foi rejeitada em primeira e segunda instâncias, basicamente porque a TV não provou que a TP sabia da utilização da TARGET VENTURES pela TV, nem que a TP pretendia impedir a TV de entrar no mercado da UE. O Conselho concluiu que a TP tinha um interesse legítimo em registar a marca (para expandir a utilização do sinal TARGET VENTURES ou para evitar confusão com terceiros). A TV entrou com uma ação perante o CG.
O TG baseou o seu acórdão principalmente na doutrina dos processos Koton (C104/18 P) e Sky e outros (C-371/18), afirmando que a má-fé se aplicava quando era aparente de indícios relevantes e consistentes de que o titular de uma marca da UE apresentou o seu pedido com a intenção de prejudicar os interesses de terceiros ou com a intenção de obter (sem visar terceiros) um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que se enquadram nas funções de uma marca.
Segundo o TG, a Câmara de Recurso interpretou a má-fé de forma demasiado restritiva porque não era necessário visar um terceiro específico. Para uma constatação de má-fé, pode, de facto, ser suficiente procurar obter uma marca sem a intenção de a utilizar como tal.
No caso em apreço, o TG estava de facto convencido, principalmente com base nas declarações proferidas na audiência, de que a intenção da TP no momento do depósito da TARGET VENTURES não era utilizá-la como marca, mas sim reforçar e evitar confusão com a sua marca TARGET PARTNERS . Estas, no entanto, não são funções legítimas de um direito exclusivo de marca. Nesta base, o TG considerou que a interpretação do Board, que tinha rejeitado a má-fé principalmente com base no facto de não ter sido provado que a TP pretendia impedir a entrada da TV no mercado ou mesmo que conhecia positivamente a TV, era demasiado restritiva, e anulou a decisão .
A lição tirada deste caso, no entanto, é importante: registros puramente defensivos (provavelmente) não são válidos.
Para mais informações sobre má-fé, os leitores podem ouvir o podcast publicado pela Wolters Kluwer – link SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
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