Em decisão recente (T-726/21), o Tribunal Geral (“GC”) confirmou que a Rolex SA (“Rolex”) não poderia impedir que a marca de moda dinamarquesa “Junk de Luxe” (propriedade da empresa PWT A/S ) de registrar uma marca para seu logotipo representando uma coroa.
O sinal contestado foi, entre outros, registrado para produtos que abrangem roupas, calçados e chapelaria na classe 25, enquanto a marca anterior da Rolex foi registrada para relógios na classe 14.
A questão era se a Rolex poderia demonstrar uma reputação suficiente na UE e se o uso da marca contestada, sem justa causa, tiraria vantagem injusta ou prejudicaria o caráter distintivo ou a reputação da marca anterior.
A Divisão de Oposição manteve a oposição com base no Artigo 8(5) EUTMR, concluindo que a marca contestada tiraria vantagem indevida do caráter distintivo ou da reputação da marca ROLEX composta. Consequentemente, a Divisão de Oposição rejeitou o registro da marca contestada para todos os produtos e serviços aplicados nas classes 3, 9, 18, 25 e 35. A PWT A/S recorreu dessa decisão, mas apenas em relação aos produtos da classe 25, nomeadamente vestuário, calçado e chapelaria.
A Câmara de Recurso deu provimento ao recurso. Ele concluiu que não havia risco de confusão com base no Artigo 8(1)(b) EUTMR e que, embora a marca ROLEX composta (composta pela coroa e pela palavra ROLEX) tenha uma reputação de relógios de pulso, o público relevante não faça uma ligação entre as marcas. Consequentemente, nenhum risco de dano à reputação da marca composta anterior foi estabelecido.
A Rolex trouxe a decisão da Câmara de Recurso perante o CG.
Risco de confusão
A Câmara de Recurso considerou que vestuário, calçado e chapelaria abrangidos pela marca contestada eram diferentes das joias e relógios abrangidos pelas marcas anteriores devido às características e utilizações pretendidas diferentes. O primeiro sendo usado para vestir o corpo, enquanto o último é destinado ao adorno pessoal. Além disso, constatou-se que esses bens não eram distribuídos pelos mesmos canais e não eram concorrentes ou complementares entre si.
A Rolex criticou a Câmara de Recurso por ter comparado os produtos em causa sem ter tido em conta a sua origem habitual ou a prática corrente do mercado seguida relativamente aos mesmos. Adicionalmente, a Rolex alegou que os produtos pertencem a segmentos de mercado vinculados e que sua compra pode ser motivada pela busca de uma complementaridade estética.
O TG rejeitou todos os argumentos apresentados pela Rolex e considerou que não havia risco de confusão entre as duas marcas na acepção do art. 8(1)(b) EUTMR.
Violação da marca de renome
Em conexão com a reputação da marca ROLEX, foi estabelecido que a marca composta, composta pela coroa e pela palavra ROLEX, adquiriu reputação na União Européia. Relativamente à semelhança entre esta marca e a marca aplicada, a Câmara de Recurso concluiu que, no máximo, as marcas apresentavam uma semelhança visual muito reduzida e que a semelhança conceptual resultante da presença comum de uma coroa tinha um alcance muito limitado impacto. Daqui deduziu que o público relevante não estabeleceria uma ligação entre essas marcas, pelo que não se verificou qualquer risco de prejuízo para a reputação da marca composta anterior.
O TG não se pronunciou sobre a decisão da Câmara de Recurso quanto à proximidade dos produtos em causa e ao estabelecimento de uma ligação no espírito dos consumidores (aceitando assim o raciocínio da Câmara de Recurso a este respeito). O TG concentrou o seu raciocínio na exigência relativa à prova de que a utilização da marca pedida tiraria partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou prejudicaria esse caráter distintivo ou esse prestígio.
A este respeito, o CG concluiu que a Rolex não provou que havia um risco sério de ocorrer uma lesão em sua marca no futuro. Na sua apreciação, o TG concentrou-se no ónus da prova e afirmou que a Rolex se limitou a referir algumas páginas das suas observações perante a Divisão de Oposição e apenas argumentou em termos gerais relativamente à existência do prejuízo causado à marca reputada. Tal argumentação não foi considerada suficiente pelo CG.
Consequentemente, a Rolex não conseguiu provar que o uso da marca contestada tiraria vantagem indevida ou prejudicaria o caráter distintivo ou a reputação da marca anterior. A ação foi, portanto, indeferida em sua totalidade pelo TG.
Comentário
A decisão é particularmente interessante no que respeita à questão da proximidade dos bens em causa face à apreciação do âmbito de proteção de uma marca reputada.
Embora a jurisprudência tenha afirmado anteriormente que não há semelhança entre roupas e, por exemplo, joias e relógios em termos de avaliação do risco de confusão, parece ser uma abordagem bastante estrita adotada pelo TG no presente assunto, pois estamos lidando com com uma marca de luxo de renome como a ROLEX e já que os itens de moda, quando se trata de marcas de luxo e de renome, podem muito provavelmente aos olhos dos consumidores abranger vários tipos de produtos (de diferentes categorias), como roupas, joias e relógios. Deve-se supor que o caráter fraco do elemento da coroa em colisão também desempenhou um papel importante na constatação de que nenhuma infração ocorreu.
Além disso, a decisão sublinha que não basta apenas referir a reputação de uma marca e, em termos gerais, afirmar que existe um risco de prejuízo. Este risco tem de ser fundamentado com fortes argumentos e evidências.
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