Patenty na oprogramowanie po Alice: porady byłego egzaminatora USPTO dotyczące zabezpieczenia ochrony patentowej

Patenty na oprogramowanie po Alice: porady byłego egzaminatora USPTO dotyczące zabezpieczenia ochrony patentowej

Znacznik czasu: 16 września 2022 9:57
Węzeł źródłowy: 1791192

Współautorem tego artykułu był były główny egzaminator USPTO, Shawn Joseph.

Podczas gdy wiele osób w branży patentów na oprogramowanie od dawna obawiało się, że pogłosy pozostały od… Alicja oznaczało „pocałunek śmierci” dla wniosków patentowych na oprogramowanie, rzeczywistość jest dziś taka, że ​​wydaje się więcej patentów na oprogramowanie niż kiedykolwiek wcześniej. Prawda jest taka, że ​​społeczność programistów poczyniła ogromne postępy w ciągu ostatnich ośmiu lat od burzliwych skutków katastrofy Alicja decyzji i wydano nowe wytyczne USPTO Examiner dotyczące tego, jak najlepiej określić kwalifikowalność przedmiotową wniosków patentowych na oprogramowanie. 

W wyniku tych nowych wytycznych wzrosła liczba wniosków patentowych na oprogramowanie, które zostały przyznane o ponad 22% w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym ponad 60% wszystkich wniosków przyznanych w 2020 r. to oprogramowanie lub technologie wdrażane komputerowo. W tym artykule omawiamy patenty na oprogramowanie po Alice z perspektywy byłego głównego egzaminatora USPTO i dostarczamy wskazówek, jak uniknąć i przezwyciężyć 35 USC § 101”Alicja" Odmowa.

Czy patenty na oprogramowanie można egzekwować?

Chociaż nadal pojawia się nagłówek, który wskazuje, że wynalazki związane z oprogramowaniem i wdrażane komputerowo nie podlegają opatentowaniu ani nie można ich egzekwować, argument ten jest sprzeczny z ostatnimi danymi USPTO i sądowymi. Nie ma wątpliwości, że technologie związane z oprogramowaniem można nie tylko opatentować, ale także wyegzekwować i mogą przetrwać kwestionowanie ważności w Urzędzie Patentowym i Odwoławczym lub sądzie federalnym. 

Zdolność posiadacza patentu do egzekwowania swoich praw patentowych zaczyna się w momencie wydania patentu. Jeżeli strona naruszająca wytwarza, używa, sprzedaje lub importuje przedmiot zastrzeżony w wydanym patencie, właściciel patentu będzie miał prawo do odwołania się do strony naruszającej. Zakres i szerokość twoich praw patentowych są określone przez roszczenia przyznane w twoim patencie. 

Jeśli twój patent zawiera szeroki język zastrzeżeń, wówczas twoje prawo do wykluczenia innych jest znacznie większe niż w przypadku patentu z wąskimi zastrzeżeniami. Chociaż wydany patent jest początkowo uważany za ważny, nadal może być przedmiotem przyszłych wyzwań w USPTO za pośrednictwem Przegląd Inter Partes (IPR) proces lub postępowanie o unieważnienie w sądzie federalnym.

Co to jest Alicja i co to oznacza dla patentów na oprogramowanie?

Alice Corp przeciwko CLS Bank International, 573 US 208 (2014) było przełomową decyzją Sądu Najwyższego, która wstrząsnęła fundamentami patentów na oprogramowanie do ich rdzenia. W jednomyślnej decyzji napisanej przez sędziego Clarence'a Thomasa Sąd Najwyższy orzekł, że roszczenia patentowe przyznane na usługi depozytu elektronicznego realizowane za pomocą komputera były skierowane na abstrakcyjne idee, a nie na przedmiot podlegający opatentowaniu.

Połączenia Alicja Decyzja ta miała głęboki wpływ na sposób, w jaki Egzaminatorzy z Organizacji Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) badają patenty na oprogramowanie. W decyzji określono dwuetapową analizę, w ramach której najpierw określa się, czy przedmiot objęty patentem dotyczy abstrakcyjnego pomysłu. Jeśli tak, w twierdzeniach należy dodać „znacznie więcej”, co uosabia „pomysłową koncepcję”.

Chociaż Sąd Najwyższy uwzględnił kilka przykładów tego, co może, ale nie musi, kwalifikować się jako „znacznie więcej”, niejednoznaczność decyzji i brak wytycznych doprowadziły do ​​problemów z wdrażaniem jasnych i spójnych standardów przez sądy niższej instancji oraz podczas badania przez Egzaminatorów USPTO. Dramatyczny efekt decyzji Sądu Najwyższego sprawił, że wiele osób w branży oprogramowania zastanawiało się, czy ich patenty na oprogramowanie stały się bezużyteczne i niewykonalne.

Jak możesz przezwyciężyć? Alicja Decyzja przy patentowaniu pomysłów na oprogramowanie?

Chociaż nie ma gwarancji powodzenia przy ubieganiu się o patent na oprogramowanie, można podjąć kroki, aby zwiększyć szanse, że twoje zgłoszenie patentowe otrzyma zawiadomienie o zasiłku od egzaminatora USPTO.

Najpierw rozważmy przeszukanie stanu techniki (czasami nazywane „przeszukiwaniem zdolności patentowej”). Pamiętaj jednak, że wyniki wyszukiwania są tylko tak dobre, jak informacje ujawniające użyte do przeprowadzenia wyszukiwania. Dlatego przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że podajesz dokładne informacje, referencje i dokumenty drukowane.

W przypadku dokładnego ujawnienia, dobre przeszukanie stanu techniki nie tylko pomoże określić, czy wynalazek ma zdolność patentową, ale także pomoże w zorientowaniu się, jak szeroko można sformułować jakiekolwiek zastrzeżenia we wniosku, w oparciu o odpowiednie sztuka w dziedzinie technologii. Pamiętaj, aby przejrzeć wyniki wyszukiwania stanu techniki ze swoim prawnikiem i przekazać wszelkie uwagi lub dalsze „punkty odróżniające” między platformą oprogramowania a cytowanymi odniesieniami do stanu techniki znalezionymi w wyszukiwaniu.

Po drugie, ważne jest, aby zrozumieć, co egzaminator USPTO uważa za „przedmiot nie podlegający ochronie patentowej” przed opracowaniem wynalazku oprogramowania, metody biznesowej lub procesu realizowanego za pomocą komputera. Odrzucenie przedmiotu nie podlegającego ochronie patentowej ma miejsce, gdy Egzaminator argumentuje, że przedmiot zastrzeganego wynalazku nie kwalifikuje się do ochrony patentowej, ponieważ jest skierowany do abstrakcyjnego pomysłu lub innego przedmiotu nie podlegającego ochronie patentowej (zgodnie z 35 USC § 101).

Zgodnie z 35 USC § 101 istnieją cztery ustawowe kategorie lub typy wynalazków, które kwalifikują się do ochrony patentowej: proces, maszyna, produkcja lub skład materii (lub jakiekolwiek nowe i użyteczne ich udoskonalenie). Wynalazki związane z oprogramowaniem i SaaS prawdopodobnie należą do kategorii wynalazków „procesowych”. A jeśli wynalazek jest zastrzegany jako maszyna (tj., komputer), który realizuje proces, aspekt wynalazku należy do kategorii „maszyna”.

Sądy zinterpretowały cztery ustawowe kategorie wynalazków, aby wykluczyć „prawa natury, zjawiska naturalne i abstrakcyjne idee”. Terminy te, powszechnie określane jako „wyjątki sądowe” od kwalifikowalności patentu, ogólnie odnoszą się do podstawowej wiedzy, która nie kwalifikuje się do ochrony patentowej, takiej jak zasady naukowe (np. że siła równa się masa razy przyspieszenie lub F = mA), naturalnie występujące zjawiska (np. błyskawica, grawitacja, światło słoneczne), procesy umysłowe i algorytmy matematyczne. W większości przypadków to ostatnie dwa wyjątki (procesy umysłowe i algorytmy matematyczne) są podstawą większości odrzuceń związanych z oprogramowaniem.

Aby pomóc wnioskodawcom poruszać się po zmianach w interpretacji roszczeń w obszarach komputerów, oprogramowania i technologii SaaS, USPTO wydała zaktualizowaną wytyczne dotyczące kwalifikowalności przedmiotu. Te wskazówki zostały również włączone do różnych sekcji Podręcznik procedury badania patentów USPTO (MPEP). MPEP § 2106 stwierdza obecnie, że test kwalifikowalności przedmiotu obejmuje następujące kroki (często określane jako Alicja Test dwuetapowy)

  • Krok 1: Sprawdź, czy roszczenie dotyczy kategorii ustawowej (proces, maszyna, produkcja, skład materii lub jej ulepszenie). Jeśli „nie”, to roszczenie jest skierowane do przedmiotu niekwalifikowalne do ochrony patentowej. Jeśli „tak”, przejdź do kroku 2A.
  • Krok 2A: Sprawdź, czy roszczenie dotyczy wyjątku ustawowego (prawa przyrody, zjawiska przyrodnicze (produkt natury) lub abstrakcyjny pomysł). Jeśli „nie”, to roszczenie jest skierowane do przedmiotu kwalifikowalne do ochrony patentowej. Jeśli „tak”, przejdź do kroku 2B.
  • Krok 2B: Sprawdź, czy roszczenie zawiera dodatkowe elementy, które stanowią „znacznie więcej” niż wyjątek sądowy. Jeśli „nie”, to roszczenie jest skierowane do przedmiotu niekwalifikowalne do ochrony patentowej. Jeśli „tak”, to roszczenie jest skierowane do przedmiotu kwalifikowalne do ochrony patentowej.

Po trzecie, jeśli otrzymasz odrzucenie akcji biurowej, zalecam następujące kroki podczas przygotowywania i redagowania poprawki do akcji biurowej:

  1. Przeanalizuj argumentację Egzaminatora na każdym etapie testu kwalifikacyjnego przedmiotu. Podziel odmowę, aby wyraźnie przyporządkować każdy z zarzutów Egzaminatora do odpowiedniego kroku powyżej.
  • Znajdź słabe punkty w rozumowaniu Egzaminatora dla każdego kroku analizy:
  1. Czy Egzaminator nie zastosował prawidłowo któregoś z Kroków?
  2. Wiele razy widzieliśmy, że egzaminator na siłę dopasował twierdzenie do formy „abstrakcyjnego pomysłu”. Sprawdź dokładnie, czy którekolwiek ze stwierdzeń Egzaminatora, aby przyporządkować zastrzeżenie do niekwalifikującego się przedmiotu, nie są oparte na faktach lub są błędną charakterystyką wynalazku. Sprawdź również dokładnie, czy Egzaminator zwyczajnie nie wspomniał o poszczególnych częściach twierdzenia przy swojej argumentacji. Często widzimy również, że egzaminator powstrzymuje się od mówienia o ograniczeniach roszczeń, które najbardziej osłabiłyby jego argumentację. Czasami ważniejsze od tego, co zostało powiedziane, jest to, co nie zostało powiedziane;
  1.  Czy Twoje twierdzenia mają więcej wspólnego z przykładami, które są „odpowiednie” lub „niekwalifikowalne”?
  2. Czy twoje twierdzenia mogą być lepiej dopasowane do formy któregokolwiek z „kwalifikujących się” przykładów? Ucząc się uzasadnień użytych w „kwalifikujących się” przykładach, będziesz miał narzędzia dodane do swojego paska narzędzi, aby skutecznie argumentować przeciwko stanowisku Egzaminatora;
  • Czy twierdzenia stanowią „innowacyjną koncepcję”, która nie została omówiona w Akcji biurowej?
  • Czy można wyjaśnić, w jaki sposób roszczenie należy do dowolnej kategorii ustawowej?
  • Odpowiedz i argumentuj, jeśli to możliwe, na podstawie analizy Egzaminatora dla każdego Kroku w oparciu o powyższe;
  • Zbadaj swojego egzaminatora:
  1. Mniej powszechnie wiadomo, że możesz wyszukiwać przypadki wcześniej dozwolone przez Twojego Egzaminatora za pomocą narzędzi takich jak Wyszukiwanie Zaawansowane w PatFT. Jak to może pomóc? Ponieważ można znaleźć przykłady przypadków dozwolonych przez samego Egzaminatora. Przekonasz się, że egzaminatorzy często stosują ten sam styl odrzuceń w wielu przypadkach (prawie wytnij i wklej). Jeśli masz Alicja odrzucenie, spójrz na przykłady odpowiedzi, które inni złożyli na jego/jej odrzucenia, które przezwyciężyły ich Alicja odrzucenia w ich sprawach. Te same strategie często działają ponownie, ponieważ pasują do konkretnego paradygmatu operacyjnego egzaminatora i automatycznie rozwiązują niespójności między egzaminatorami w stosowaniu standardów.
  • Roszczenia rzemieślnicze, aby uniknąć Art Unit 3600

Mówiąc o niespójnościach egzaminatorów, niespójności jednostek artystycznych również wchodzą w grę i należy je wziąć pod uwagę podczas sporządzania wniosku patentowego. Czy nie byłoby lepiej unikać egzaminatora lub jednostki artystycznej, gdzie twoje szanse na zasiłek są zupełnie gorsze? Nie jest tajemnicą wśród praktyków, że zgłoszenia patentowe, które trafiają do metod biznesowych art unit 3600, mają znacznie niższą stawkę ulgi. Wykwalifikowani praktycy mogą pomóc ci uniknąć umieszczenia w niesławnej jednostce artystycznej 3600.

Jednak przy odpowiednim „ukierunkowanym redagowaniu” wymagane jest podstawowe zrozumienie procesu klasyfikacji USPTO. Ostatnio USPTO używa zautomatyzowanych systemów jako pierwszego przejścia do rejestrowania spraw w jednostkach artystycznych. Systemy te wyszukują kluczowe terminy w zachowaniu części w aplikacji, aby zidentyfikować jednostkę sztuki i klasyfikację przypisaną do aplikacji. Najważniejszą z tych kluczowych części są twoje twierdzenia i streszczenie. Niektóre przykłady słów kluczowych, których te systemy używają do metod biznesowych, mogą obejmować terminy bankowe, warunki dotyczące gier, warunki cenowe itp. Spójrz na sposób, w jaki USPTO definiuje metody biznesowe, aby uzyskać pomysł:

„Obszar metod biznesowych USPTO to zbiór obszarów tematycznych w Technology Center 3600, które udzielają patentów związanych z przetwarzaniem danych: finansami, praktykami biznesowymi, zarządzaniem lub ustalaniem kosztów / cen”.

Tak więc, jeśli twój wynalazek jest powiązany z którąkolwiek z tych kategorii, dobrym pomysłem może być uniknięcie kluczowych terminów w tych kluczowych częściach we wstępnym zgłoszeniu patentowym, które przejdzie przez klasyfikator. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swoje roszczenia na późniejszym etapie postępowania, aby uwzględnić te warunki, o ile masz poparcie w pierwotnym ujawnieniu.

Nie lekceważ wartości rozmowy z egzaminatorem

Rozmowa z Egzaminatorem to wcześniej zaplanowana rozmowa z Egzaminatorem, zwykle prowadzona przez telefon, dotycząca odrzucenia roszczeń i/lub zastrzeżeń przedstawionych w Działaniu Biura oraz potencjalnych zmian dotyczących tych problemów. Wnioskodawcy reprezentowani przez rzecznika patentowego mogą (ale generalnie nie biorą) czynnego udziału w rozmowie. W niektórych przypadkach Wynalazca i/lub Wnioskodawca mogą być zainteresowani udziałem w rozmowie z egzaminatorem.

Należy jednak pamiętać, że powiedzenie niewłaściwej rzeczy lub niewłaściwe przyznanie się podczas rozmowy z egzaminatorem może wpłynąć na szanse uzyskania rejestracji patentu. W niektórych sytuacjach Rozmowa prowadzi do Poprawki Egzaminatora, polegającej na poddaniu roszczeń we wniosku pod warunkiem przyznania świadczenia bez konieczności składania przez Wnioskodawcę formalnej odpowiedzi na zaległą Czynność Biurową. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być inicjowane przez Egzaminatora lub na życzenie Wnioskodawcy.

Jednym z najlepszych sposobów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z egzaminatorem jest pełne rozważenie kwestii poruszonych w Akcji Biurowej i tego, jak najlepiej sformułować swoją odpowiedź na Akcję Biurową. Następnie możesz przygotować agendę punktów do omówienia. Następnie możesz skontaktować się z Egzaminatorem i zaplanować dogodny czas na omówienie Działania Biura i proponowanej odpowiedzi oraz wysłać e-mailem porządek obrad z proponowanymi poprawkami do Egzaminatora. Następnie możesz porozmawiać z Egzaminatorem, aby lepiej zrozumieć rozumowanie stojące za ich odrzuceniem i ich interpretacją terminów i zwrotów oraz skorzystać z okazji, aby podkreślić i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia lub różnice w interpretacji.

Ale, co ważniejsze, wywiady z Egzaminatorem dają Wnioskodawcom możliwość wybrania mózgu Egzaminatora i/lub wyczucia, czy Egzaminator jest przyjazny dla Twoich aktualnych roszczeń. Wiele informacji może pochodzić z szybkiej rozmowy. Na przykład, jeśli Egzaminator wydaje się nieugięty, że udowodnił, że Twój wynalazek już istnieje, możesz lepiej zmienić swoje roszczenia, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Z drugiej strony, jeśli Egzaminator wydaje się ogólnie przyjazny dla twojej innowacji, możesz po prostu zapytać, jakie drobne modyfikacje należy wprowadzić w twoich roszczeniach, aby przejść przez garb.

Pamiętaj, że Egzaminatorzy to ludzie, a bycie miłym i chętnym do współpracy może przynieść wiele korzyści.

Unikaj tych typowych błędów podczas sporządzania wniosku patentowego na oprogramowanie

Przygotowanie wniosku patentowego na oprogramowanie jest trudne z wielu powodów. Po pierwsze, oprogramowanie i procesy wdrażane komputerowo nie mieszczą się dokładnie w ustawowych ramach kwalifikowalności patentowej. Chociaż oprogramowanie jest szeroko definiowane jako „programy i inne systemy operacyjne używane przez komputer”, jeśli oprogramowanie wykonuje jedynie określoną rutynową funkcjonalność lub ogólną automatyzację, jest prawdopodobnie zbyt „abstrakcyjne”, aby mogło być przedmiotem patentu. 

Kluczem podczas tworzenia aplikacji jest identyfikacja nowych aspektów / nowatorskich koncepcji oprogramowania i określenie, w jaki sposób oprogramowanie poprawia funkcjonalność komputera. Powinieneś również upewnić się, że szczegółowo opisałeś wszystkie systemy, podsystemy i komponenty używane do wykonania nowego procesu.

Unikaj opisywania ogólnej funkcjonalności lub po prostu recytowania automatyzacji ludzkiej działalności, która tradycyjnie była wykonywana ręcznie, lub recytowania „konwencjonalnych działań w ogólny sposób” podczas tworzenia zestawu oświadczeń i szczegółowego opisu. 

Nie zapomnij o zaletach patentu projektowego 

Nie przeocz wartości wniosku patentowego dotyczącego projektu dla swojego oprogramowania. Patenty projektowe chronią graficzne interfejsy użytkownika (GUI), zmiany na ekranie ładowania i inne elementy ozdobne oprogramowania. Twój GUI może mieć zdolność patentową i może spełniać wymóg „artykułu produkcyjnego”, jeśli dwuwymiarowy obraz GUI jest wyświetlany na ekranie komputera, tablecie lub urządzeniu mobilnym.

Twoje zgłoszenie patentowe na projekt GUI może zawierać wiele przykładów wykonania, o ile te przykłady wykonania odnoszą się do jednego projektu GUI. Aplikacja powinna zawierać co najmniej jeden obszar liniami przerywanymi lub przerywanymi, a zewnętrzną granicę urządzenia liniami przerywanymi. Instrukcja łamanej linii jest niezbędna do zdefiniowania, które części GUI są objęte roszczeniem.

Patenty projektowe na oprogramowanie są korzystne z wielu powodów, w tym: szybszy czas postępowania sądowego, wyższe stawki zasiłków oraz niższe koszty prawników i opłaty za zgłoszenie w USPTO.

Porozmawiaj z doświadczonym rzecznikiem patentowym na oprogramowanie i dowiedz się więcej o patentach na oprogramowanie po Alice

Zaniepokojony tym, jak Alicja orzeczenie może mieć wpływ na przyznane wcześniej patenty? Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej postępowania z roszczeniami patentowymi? Rapacke Law Group to prawo gospodarcze i własności intelektualnej, skupiające się na własności intelektualnej związanej z oprogramowaniem.

Nasi prawnicy obejmują byłych głównych egzaminatorów USPTO i programistów, którzy współpracują z różnymi amerykańskimi i zagranicznymi startupami, aby zapewnić im strategiczne podejście do ochrony ich własności intelektualnej. Oferujemy obsługę prawną patentów i własności intelektualnej za przejrzystą opłatą ryczałtową. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doświadczonych prawników.

Umów się na bezpłatną konsultację lub weź nasz Quiz dotyczący własności intelektualnej aby zrozumieć, jak najlepiej chronić swoją firmę dzięki doświadczonemu prawnikowi ds. patentów oprogramowania.

Znak czasu:

Więcej z Prawo Rapackiego