„Prawo zbędne i szkodliwe dla ekonomii postępowania”. Szansa na zmianę praktyki EUIPO w zakresie konwersji?

Niedawna decyzja Czwartej Izby Odwoławczej (BOA) EUIPO dotycząca konwersji zasługuje na bliższe przyjrzenie się temu instrumentowi oraz praktyce EUIPO w zakresie konwersji (decyzja z dnia 26 września 2022 r., sprawa R 1241/2020-4) .

Podsumowując: jeśli zgłoszenie WZT nie zostanie uwzględnione lub zarejestrowany WZT zostanie unieważniony, można go przekształcić w zgłoszenie krajowe w tych państwach członkowskich UE, w których nie ma zastosowania podstawa odmowy rejestracji lub unieważnienia. Jest to „siatka bezpieczeństwa”, która łagodzi konsekwencje zasady „wszystko albo nic” dotyczącej WZT: albo otrzymujesz je dla całej UE, albo wcale. Konwersja jest możliwa również po wycofaniu lub zrzeczeniu się WZT (zgłoszenia) iw takim przypadku można się o nią ubiegać we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ nie ma decyzji EUIPO stwierdzającej podstawę odmowy rejestracji lub unieważnienia.

W przypadku wycofania wniosku wniosek o konwersję, zgodnie z wytycznymi EUIPO, zostaje odrzucony, jeżeli wniosek zostanie wycofany w okresie odwoławczym następującym po odmowie ze strony Urzędu, jeżeli nie wniesiono odwołania (por. wytyczne EUIPO do badania, Część E, Operacje rejestru, §4.3). Innymi słowy, złożenie odwołania jest warunkiem wstępnym dokonania konwersji i jest to kosztowny warunek wstępny, biorąc pod uwagę, że opłaty za odwołanie EUIPO wynoszą 720 euro.

Omawiana tutaj decyzja BOA poddała w wątpliwość tę praktykę.

Bez owijania w bawełnę BOA stwierdził, że złożenie odwołania nie może być wymagane, aby wniosek o konwersję został zaakceptowany. Według BOA „wymaganie złożenia odwołania jedynie skomplikowałoby sprawę i byłoby z prawnego punktu widzenia niepotrzebne. Byłoby ze szkodą dla ekonomii postępowania, gdyby strona postępowania była zobowiązana do wniesienia odwołania wyłącznie w celu żądania konwersji po cofnięciu wniosku” (§44-45).

BOA uznał, że wraz z wycofaniem zgłoszenia WZT zgłaszający zakończył postępowanie rozpoznawcze, a ponieważ nie doszło do ostatecznej odmowy, możliwa była konwersja. Nie ma podstawy prawnej dla wymogu rzeczywistego odwołania. Wycofanie się, które umożliwia konwersję, nie może być postrzegane jako nadużycie procesu. Rzeczywiście, BOA dodał, że nawet zakładając, że „skarżący zamierzał wnieść odwołanie od decyzji odmownej, a dopiero po tym momencie wycofać swoje zgłoszenie, Izba stwierdziłaby w swojej decyzji, że skarżąca zakończyła postępowanie poprzez wycofanie zgłoszenia WZT […] i w konsekwencji wycofania zgłoszenia WZT postępowanie rozpoznawcze i odwoławcze stało się bezprzedmiotowe. Ponadto Izba ogłosiłaby zamknięcie obu postępowań i uznała, że ​​zaskarżona decyzja eksperta nie stałaby się ostateczna. Jednak w ciągu trzech miesięcy od cofnięcia wniosku skarżąca nadal miałaby możliwość złożenia wniosku o konwersję […]".

Pojedyncza decyzja BOA zwykle nie zmienia praktyki EUIPO, ale można się spodziewać, że inni wnioskodawcy, opierając się na tym precedensie, będą próbowali złożyć wnioski o konwersję w okresie odwoławczym bez wnoszenia (i opłacania) odwołania. Ciekawe będzie zatem, czy EUIPO podtrzyma swoją sztywną interpretację i odrzuci wnioski o konwersję oraz co powiedzą inne izby. Jeśli potwierdzą tę decyzję, EUIPO może zostać zmuszone do zmiany praktyki (chyba, że ​​zrobi to samodzielnie, zanim wpłyną inne sprawy).

Wreszcie interesujące będzie, czy to podejście (które w przedmiotowej sprawie dotyczyło an ex parte procedura, czyli odmowa z bezwzględnych przesłanek) ma również zastosowanie w części międzymiastowe postępowania, zwłaszcza w przypadku, gdy początkowo pomyślny sprzeciw opierał się na WZT uniemożliwiającym konwersję we wszystkich państwach członkowskich (ponieważ WZT będący podstawą odmowy ma zastosowanie w całej UE). Teoretycznie nie powinno być przeszkód, gdyż zasady są te same, tj. decyzja jest „ostateczna” dopiero po upływie terminu na odwołanie, niezależnie od tego, czy odwołanie zostało wniesione, czy też nie. Ale oczywiście będziemy musieli poczekać i zobaczyć.

_____________________________

Subskrybuj, aby mieć pewność, że nie przegapisz regularnych aktualizacji z bloga Kluwer Trademark Blog tutaj.

Prawo własności intelektualnej firmy Kluwer

Połączenia Badanie Future Ready Lawyer 2022 r. wykazało, że 79% prawników uważa, że ​​znaczenie technologii prawniczych wzrośnie w przyszłym roku. Dzięki Kluwer IP Law możesz poruszać się po coraz bardziej globalnej praktyce prawa własności intelektualnej dzięki specjalistycznym, lokalnym i transgranicznym informacjom i narzędziom z każdej preferowanej lokalizacji. Czy jako specjalista ds. własności intelektualnej jesteś gotowy na przyszłość?

Zobacz co można Prawo własności intelektualnej firmy Kluwer może cię wesprzeć.