"Juridisch onnodig en schadelijk voor de economie van de procedure". Een kans om de praktijk van EUIPO op het gebied van bekering te veranderen?

Een recente beslissing van de vierde kamer van beroep (BOA) van het EUIPO over bekering verdient nadere aandacht voor dit instrument en voor de praktijk van EUIPO met betrekking tot omzetting (besluit van 26 september 2022, zaak R 1241/2020-4) .

Om samen te vatten: wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt afgewezen of een ingeschreven Gemeenschapsmerk wordt doorgehaald, kan het worden omgezet in nationale aanvragen in die EU-lidstaten waar de grond voor weigering of doorhaling niet van toepassing is. Dit is een "vangnet" dat de gevolgen van de "alles-of-niets-regel" met betrekking tot Gemeenschapsmerken verzacht: je krijgt ze voor de hele EU, of helemaal niet. Omzetting is ook mogelijk na een intrekking of afstand van een Gemeenschapsmerk (aanvraag), en in dat geval kan het voor alle lidstaten worden aangevraagd, aangezien er geen EUIPO-besluit is waarin een weigerings- of doorhalingsgrond wordt vastgesteld.

In het geval van intrekking van een aanvraag wordt het verzoek tot omzetting overeenkomstig de EUIPO-richtsnoeren afgewezen indien de aanvraag wordt ingetrokken tijdens de beroepstermijn na een weigering door het Bureau en er geen beroep is ingesteld (zie EUIPO-richtsnoeren voor onderzoek, deel E, Registerbewerkingen, §4.3). Met andere woorden, beroep aantekenen is een voorwaarde om een ​​omzetting in te dienen, en het is een kostbare voorwaarde, aangezien de EUIPO-beroepskosten 720 euro bedragen.

Het hier besproken BOA-besluit heeft deze praktijk ernstig in twijfel getrokken.

Het BOA oordeelde zonder pardon dat het instellen van beroep niet kan worden verlangd om een ​​omzettingsverzoek in behandeling te kunnen nemen. Volgens de BOA, “het instellen van beroep zou de zaken alleen maar ingewikkelder maken en juridisch niet nodig zijn. Het zou schadelijk zijn voor de economie van de procedure als een partij in de procedure verplicht zou zijn om beroep in te stellen enkel en alleen om omzetting te verzoeken na intrekking van een verzoekschrift”(§44-45).

De BOA oordeelde dat de aanvrager met de intrekking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk de onderzoeksprocedure beëindigde en aangezien er geen definitieve weigering was, was conversie mogelijk. Er is geen wettelijke basis voor het vereiste van een daadwerkelijk beroep. De intrekking die conversie mogelijk maakt, kan niet worden gezien als misbruik van proces. Sterker nog, de BOA voegde daaraan toe dat, zelfs in de veronderstelling dat “indien de aanvrager van plan was beroep aan te tekenen tegen de weigeringsbeslissing en zijn aanvraag pas daarna zou intrekken, de kamer van advies in haar beslissing zou hebben verklaard dat de aanvrager de procedure had beëindigd door zijn aanvraag van een Gemeenschapsmerk in te trekken […] en als gevolg daarvan na de intrekking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waren de onderzoeks- en beroepsprocedures zinloos geworden. Daarnaast zou het College beide procedures voor gesloten hebben verklaard en hebben geoordeeld dat de bestreden beslissing van de examinator niet definitief zou worden. Binnen drie maanden na de intrekking zou de aanvrager echter nog steeds de mogelijkheid hebben gehad om zijn conversieverzoek in te dienen […]'.

Een enkele beslissing van een BOA verandert de praktijk van EUIPO meestal niet, maar we kunnen verwachten dat andere aanvragers, vertrouwend op dit precedent, zullen proberen om conversieverzoeken in te dienen in de beroepstermijn zonder beroep in te dienen (en te betalen). Het zal dus interessant zijn om te zien of EUIPO vasthoudt aan zijn rigide interpretatie en omzettingsverzoeken afwijst en wat de andere raden zullen zeggen. Als zij deze beslissing bevestigen, kan EUIPO gedwongen worden haar praktijk te wijzigen (tenzij zij dit zelf doet, voordat andere zaken worden ingediend).

Tot slot is het interessant om te weten of deze benadering (die in de onderhavige zaak een ex parte procedure, dat wil zeggen een weigering op absolute gronden) geldt ook in tussen partes procedures, met name wanneer de aanvankelijk succesvolle oppositie was gebaseerd op een Gemeenschapsmerk dat conversie in alle lidstaten verhindert (aangezien een Gemeenschapsmerk de weigeringsgrond is, overal in de EU van toepassing is). Theoretisch zouden er geen belemmeringen moeten zijn, aangezien de principes hetzelfde zijn, dwz een beslissing is pas "definitief" nadat de beroepstermijn is verstreken, ongeacht of er al dan niet beroep is aangetekend. Maar dat zullen we natuurlijk moeten afwachten.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.