פטנטים על תוכנה אחרי אליס: עצה לשעבר של בוחן USPTO על הבטחת הגנת פטנטים

מאמר זה נכתב במשותף על ידי הבוחן הראשי לשעבר של USPTO שון ג'וזף.

בעוד שרבים בתעשיית פטנטים בתוכנה חששו מזה זמן רב שהדהודים עזבו אליס התכוון ל"נשיקת המוות" עבור בקשות לפטנטים על תוכנה, המציאות היום היא שמונפקים יותר פטנטים על תוכנה מאי פעם. האמת היא שקהילת התוכנה עשתה צעדים אדירים בשמונה השנים האחרונות מאז התוצאות הסוערות של אליס החלטה, והנחיות חדשות USPTO Examiner פורסמו כיצד לקבוע בצורה הטובה ביותר את זכאות הנושא של בקשות לפטנטים בתוכנה. 

התוצאה של הנחיה חדשה זו הגדילה את מספר הבקשות לפטנטים על תוכנה שניתנו ביותר מ-22% בשלוש השנים האחרונות, כאשר למעלה מ-60% מכלל הבקשות שניתנו בשנת 2020 הן תוכנה או טכנולוגיות מיושמות מחשב. במאמר זה אנו דנים בפטנטים על תוכנה לאחר אליס מנקודת מבטו של בוחן ראשי לשעבר של USPTO ומספקים טיפים כיצד להימנע ולהתגבר על 35 USC § 101 "אליס"דחייה.

האם ניתן לאכוף פטנטים על תוכנה?

אמנם ממשיכה להיות כותרת שמציינת שהמצאות הקשורות לתוכנה ומיושמות מחשב אינן ניתנות לפטנט או לאכיפה, אבל הטיעון הזה מנוגד לנתונים האחרונים של USPTO ובית המשפט. אין ספק שטכנולוגיות הקשורות לתוכנה אינן רק ניתנות לפטנט, אלא גם ניתנות לאכיפה, ויכולות לשרוד אתגר תקפות בוועדת הפטנטים והערעור או בבית המשפט הפדרלי. 

היכולת של בעל פטנט לאכוף את זכויות הפטנט שלו מתחילה מרגע הנפקת הפטנט שלו. אם צד מפר מייצר, משתמש, מוכר או מייבא את הנושא הנטען בפטנט שהונפק, לבעל הפטנט תהיה סעד משפטי נגד הצד המפר. ההיקף והרוחב של זכויות הפטנט שלך מוגדרות על ידי התביעות המוענקות בפטנט שלך. 

אם הפטנט שלך כולל לשון תביעה רחבה, אז זכותך להחריג אחרים גדולה בהרבה ממה שהיא תהיה במקרה של פטנט עם תביעות צרות. בעוד שפטנט שהונפק נחשב תחילה תקף, הוא עדיין עשוי להיות נתון לאתגרים עתידיים ב- USPTO באמצעות סקירה בין הצדדים (IPR) תהליך או פעולת פסילה בבית משפט פדרלי.

מה אליס ומה זה אומר לגבי פטנטים על תוכנה?

Alice Corp נגד CLS Bank International, 573 US 208 (2014) הייתה החלטה מרשימה של בית המשפט העליון שזעזעה את היסוד של פטנטים על תוכנה עד ליבם. בהחלטה פה אחד שנכתב על ידי השופט קלרנס תומאס, בית המשפט העליון קבע כי תביעות פטנטים שניתנו על שירותי נאמנות אלקטרוניים המיושמים במחשב הופנו לרעיונות מופשטים ולא לנושא בר פטנט.

השמיים אליס להחלטה הייתה השפעה עמוקה על הדרך שבה בוחנים בארגון הפטנטים והסימנים המסחריים של ארצות הברית (USPTO) בוחנים פטנטים על תוכנה. ההחלטה קבעה ניתוח דו-שלבי, לפיו מתקבלת תחילה קביעה האם הנושא הנטען בפטנט מכוון לרעיון מופשט. אם כן, הטענות צריכות להוסיף "יותר משמעותי" שמגלם "קונספט המצאתי".

בעוד שבית המשפט העליון כלל מספר דוגמאות למה שעשוי או לא יכול להיות "יותר משמעותית", העמימות של ההחלטה והיעדר ההדרכה הובילו לבעיות ביישום סטנדרטים ברורים ועקביים על ידי בתי משפט נמוכים יותר ובמהלך בחינה על ידי בוחני USPTO. ההשפעה הדרמטית של החלטת בית המשפט העליון הותירה רבים בתעשיית התוכנה לתהות האם פטנטי התוכנה שלהם הפכו חסרי תועלת ובלתי ניתנים לאכיפה.

איך אתה יכול להתגבר על אליס החלטה מתי לרשום פטנט על רעיונות התוכנה שלך?

אמנם אין הבטחות להצלחה בעת הגשת בקשה לבקשת פטנט תוכנה, אך ישנם צעדים שתוכל לנקוט כדי לשפר את הסיכויים שבקשת הפטנט שלך תקבל הודעה על מתן אישור מבוחן USPTO.

ראשית, שקול חיפוש אמנותי קודם (נקרא לפעמים "חיפוש פטנט"). עם זאת, זכור שתוצאות החיפוש שלך טובות רק כמו מידע החשיפה המשמש לביצוע החיפוש. לכן, ודא שאתה מספק מידע גילוי נאות, הפניות ומסמכים מודפסים, לפני ביצוע החיפוש שלך.

כאשר מסופקים לך גילוי נאות, חיפוש טוב של אמנות קודמת לא רק יעזור לך לקבוע אם ההמצאה שלך ניתנת לפטנט, אלא גם יעזור לספק לך מושג לגבי מידת הרחבה שבה תוכל לנסח תביעות כלשהן בבקשה, בהתבסס על הרלוונטיות. אמנות בתחום הטכנולוגיה. זכור לעיין בתוצאות החיפוש של האמנות הקודמת עם עורך הדין שלך ולספק כל משוב או "נקודות הבחנה" נוספות בין פלטפורמת התוכנה שלך לבין ההפניות הקודמות המצוטטות שנמצאו בחיפוש.

שנית, חשוב להבין מה נחשב בוחן USPTO כ"נושא שאינו בר פטנט" לפני ניסוח המצאת התוכנה, השיטה העסקית או התהליך המיושם במחשב. דחיות של נושא שאינו ניתן לפטנט מתרחשות כאשר הבוחן טוען שהנושא של ההמצאה הנתבעת אינו כשיר להגנת פטנט מכיוון שהוא מכוון לרעיון מופשט או לנושא אחר שאינו בר פטנט (תחת 35 USC § 101).

לפי 35 USC § 101, ישנן ארבע קטגוריות סטטוטוריות או סוגים של המצאות הזכאיות להגנת פטנט: תהליך, מכונה, ייצור או הרכב החומר (או כל שיפור חדש ושימושי שלהם). אפשר לטעון שהמצאות הקשורות לתוכנה ו-SaaS נכללות בקטגוריית "תהליך" של המצאות. ואם ההמצאה נתבעה כמכונה (כלומר, מחשב) המיישם את התהליך, היבט של ההמצאה ייכלל בקטגוריית "מכונה".

בתי המשפט פירשו את ארבע הקטגוריות הסטטוטוריות של המצאות כדי לא לכלול "חוקי טבע, תופעות טבע ורעיונות מופשטים". מונחים אלה, המכונים בדרך כלל "חריגים משפטיים" לזכאות לפטנט, מתייחסים בדרך כלל לידע בסיסי שאינו כשיר להגנת פטנט, כגון עקרונות מדעיים (למשל, שכוח שווה מסה כפול תאוצה, או F = mA), המתרחש באופן טבעי תופעות (למשל, ברק, כוח משיכה, אור שמש), תהליכים נפשיים ואלגוריתמים מתמטיים. ברוב המקרים, אלו שני החריגים האחרונים (תהליכים נפשיים ואלגוריתמים מתמטיים) שהם הבסיס לרוב הדחיות הקשורות לתוכנה.

כדי לעזור למועמדים לנווט את השינויים כדי לתבוע פרשנויות בתחומי המחשב, התוכנה וטכנולוגיית ה-SaaS, ה-USPTO פרסם עדכון מעודכן הדרכה לגבי זכאות הנושא. הנחיה זו שולבה גם בחלקים שונים של ה המדריך של USPTO לנוהל בחינת פטנטים (MPEP). MPEP § 2106 קובע כיום שהמבחן לזכאות לנושא כולל את השלבים הבאים (המכונה לעתים קרובות אליס מבחן דו-שלבי)

• שלב 1: בדקו האם התביעה מכוונת לקטגוריה סטטוטורית (תהליך, מכונה, ייצור, הרכב החומר או שיפורו). אם "לא", אזי התביעה מופנית לנושא לא זכאי ל להגנת פטנט. אם "כן", עבור לשלב 2A.
• שלב 2א: בדקו האם התביעה מכוונת לחריג סטטוטורי (חוקי טבע, תופעות טבע (תוצר טבע) או רעיון מופשט). אם "לא", אזי התביעה מופנית לנושא זכאי להגנת פטנט. אם "כן", עבור לשלב 2B.
• שלב 2ב: בדקו האם בתביעה מוזכרים רכיבים נוספים שעולים "באופן משמעותי" מהחריג השיפוטי. אם "לא", אזי התביעה מופנית לנושא לא זכאי ל להגנת פטנט. אם "כן", אזי התביעה מופנית לנושא זכאי להגנת פטנט.

שלישית, אם תקבל דחייה של Office Action, אני ממליץ על הצעדים הבאים בעת הכנה וניסוח של התיקון ל-Office Action:

1. נתח את נימוקיו של הבוחן עבור כל שלב במבחן הכשירות לנושא. פרק את הדחייה כדי למפות בבירור כל אחת מהטענות של הבוחן לשלב המתאים לעיל.

• מצא חולשות כלשהן בנימוקיו של הבוחן עבור כל שלב בניתוח:

1. האם הבוחן נכשל ביישום כראוי של אחד מהשלבים?
2. פעמים רבות, ראינו כי בוחן התאים בכוח תביעה שהוגדרה לתבנית "רעיון מופשט". בדוק היטב אם הצהרותיו של הבוחן למיפוי התביעה לנושא לא כשיר אינן עובדתיות או אפיון שגוי של ההמצאה. כמו כן, בדוק היטב אם הבוחן פשוט לא הזכיר חלקים מסוימים של התביעה בעת הטיעון שלו. לעתים קרובות אנו גם רואים כי בוחן נמנע מלדבר על מגבלות התביעה שיחלישו את הטיעון שלו/ה ביותר. לפעמים, חשוב יותר ממה שנאמר הוא מה שלא נאמר;

• סקור והשתמש בדוגמאות לזכאות הנושא ב- הנחיות בחינות USPTO, תוך שמירה על השאלות הבאות:

1.  האם לטענות שלך יש עוד דברים משותפים לדוגמאות שהן "כשירות" או "בלתי מתאימות"?
2. האם ניתן לטעון את הטענות שלך כדי להתאים טוב יותר לתבנית של כל אחת מהדוגמאות ה"זכאיות"? על ידי לימוד ההצדקות המשמשות בדוגמאות "כשירות", יתווספו לך כלים לחגורת הכלים שלך כדי לטעון בהצלחה נגד עמדת הבוחן;

• האם התביעות מספקות "קונספט המצאתי" שלא נדון בפעולת המשרד?
• האם ניתן להסביר כיצד התביעה נכנסת לקטגוריה סטטוטורית כלשהי?
• להשיב, ולטעון, במידת האפשר, לניתוח של הבוחן עבור כל שלב בהתבסס על האמור לעיל;
• חקור את הבוחן שלך:

1. פחות ידוע שאתה יכול לחפש מקרים שהורשים בעבר על ידי הבוחן שלך באמצעות כלים כגון החיפוש המתקדם ב-PatFT. איך זה יכול לעזור? כי אתה יכול למצוא דוגמאות למקרים המותרים על ידי SAME Examiner. תגלו שבוחנים מיישמים לעתים קרובות את אותו סגנון של דחיות במקרים רבים (כמעט גזירה והדבקה). אם יש לך אליס דחייה, עיין בדוגמאות של תגובות שאחרים הגישו לדחיות שלו/ה שהתגברו על אליס דחיות בתיקיהם. לעתים קרובות אותן אסטרטגיות עובדות שוב מכיוון שהן מתאימים לפרדיגמת ההפעלה של הבוחן הספציפי שלך ופותרות אוטומטית חוסר עקביות של בוחן לבוחן ביישום הסטנדרטים.

• Craft Claims to Avoid Art Unit 3600

אם כבר מדברים על חוסר עקביות בוחנים, חוסר עקביות של יחידות אמנות באות לידי ביטוי ויש לקחת בחשבון בעת ​​ניסוח בקשת הפטנט שלך. האם לא עדיף להימנע מבוחן או יחידת אמנות שבה הסיכויים שלך לקבל קצבה גרועים יותר בכלל? זה לא סוד בקרב העוסקים בכך שלבקשות פטנטים שמגיעות ליחידה 3600 של שיטות עסקיות יש שיעור קצבה נמוך משמעותית. מתרגלים מיומנים עשויים לעזור לך להימנע מהתייחסות ליחידת האמנות הידועה לשמצה 3600.

עם זאת, עם "ניסוח ממוקד" נכון, הבנה בסיסית של תהליך הסיווג USPTO היא דרישה. לאחרונה, USPTO משתמש במערכות אוטומטיות כמעבר ראשון לתיעוד מקרים בתוך יחידות אמנות. מערכות אלו מחפשות מונחי מפתח ב-hold parts בתוך האפליקציה שלך כדי לזהות לאיזו יחידת אומנות וסיווג הוקצו לאפליקציה שלך. החשובים ביותר מבין חלקי המפתח הללו הם הטענות והתקציר שלך. וכמה דוגמאות למילות מפתח שמערכות אלו משתמשות בהן לשיטות עסקיות עשויות לכלול מונחים בנקאיים, תנאי משחק, תנאי תמחור וכו'. תסתכל על האופן שבו ה-USPTO מגדיר שיטות עסקיות כדי לקבל מושג:

"תחום השיטות העסקיות של ה-USPTO הוא אוסף של תחומי נושא במרכז הטכנולוגיה 3600 המעניק פטנטים הקשורים לעיבוד נתונים: פיננסי, פרקטיקה עסקית, ניהול או קביעת עלות/תמחור."

לכן, אם ההמצאה שלך קשורה לאחת מהקטגוריות הללו, אולי זה יהיה רעיון טוב, בבקשת הפטנט הראשונית שלך שתעבור במסווג, להימנע ממונחי מפתח באותם חלקים מרכזיים. אנא זכור שאתה תמיד יכול לתקן את הטענות שלך בשלב מאוחר יותר של התביעה כדי לכלול את התנאים האלה, כל עוד היה לך תמיכה בחשיפה המקורית שלך.

אל תתעלם מהערך של ראיון בוחן

ראיון בוחן הוא דיון מתוכנן מראש עם הבוחן, הנערך בדרך כלל בטלפון, בנוגע לדחיות התביעה ו/או ההתנגדויות המתוארות בפעולת המשרד ותיקונים אפשריים המתייחסים לחששות אלה. מועמדים המיוצגים על ידי עורך פטנטים יכולים (אך בדרך כלל לא) להשתתף באופן פעיל בראיון. במקרים מסוימים, הממציא ו/או המבקש עשויים להיות מעוניינים להשתתף בראיון הבוחן.

עם זאת, זכור כי אמירת דבר לא נכון או הודאה לא נאותה במהלך ראיון בוחן יכולים להשפיע על הסיכויים לקבל רישום פטנט. במצבים מסוימים, הראיון מוביל לתיקון בוחן, המעמיד את התביעות בבקשה כתנאי לקצבה מבלי שהמבקש יצטרך להגיש תשובה רשמית לתביעה שעדיין עומדת על הפרק. ראיונות יכולים להיות ביוזמת הבוחן או לבקש על ידי המבקש.

אחת הדרכים הטובות ביותר להתכונן לראיון בוחן היא לשקול היטב את הנושאים שהועלו ב-Office Action וכיצד למסגר בצורה הטובה ביותר את תגובתך ל-Office Action. לאחר מכן תוכל להכין סדר יום של נושאים לדיון. לאחר מכן, תוכל ליצור קשר עם הבוחן ולקבוע זמן נוח לדון בפעולת המשרד ובתגובה המוצעת ולשלוח בדוא"ל את סדר היום עם כל תיקון שהוצע לבוחן. לאחר מכן, תוכל לדון עם הבוחן כדי להבין טוב יותר את ההיגיון מאחורי דחיותיהם ואת הפרשנות שלהם למונחים וביטויים ולנצל את ההזדמנות כדי להדגיש ולהבהיר אי הבנות או הבדלי פרשנות.

אבל, חשוב מכך, ראיונות עם הבוחן נותנים למועמדים הזדמנות לבחור את מוחו של הבוחן ו/או להרגיש את מידת החביבות של הבוחן לאישור הטענות הנוכחיות שלך. מידע רב יכול להגיע משיחה מהירה. לדוגמה, אם הבוחן נראה נחרץ שהוא או הוא הוכיחו שההמצאה שלך כבר קיימת, אולי עדיף לך לתקן בצורה משמעותית יותר את הטענות שלך כדי לחסוך לעצמך זמן וכסף. מצד שני, אם הבוחן נראה ידידותי בדרך כלל לחדשנות שלך, אולי תוכל פשוט לשאול אילו שינויים קלים יש לעשות בטענות שלך כדי לעלות על הגיבנת.

זכרו שהבוחנים הם בני אדם, ושהיותם אדיבים ומשתפים פעולה יכולים להגיע רחוק.

הימנע מהטעויות הנפוצות הללו בעת ניסוח בקשת פטנט התוכנה שלך

ניסוח בקשת פטנט תוכנה הוא מאתגר ממספר סיבות. ראשית, תוכנות ותהליכים מיושמים במחשב אינם נכנסים בצורה מסודרת למסגרת הסטטוטורית לזכאות לפטנטים. בעוד שתוכנה מוגדרת באופן נרחב כ"תוכניות ומערכות הפעלה אחרות המשמשות מחשב", אם התוכנה שלך רק מבצעת פונקציונליות שגרתית מסוימת או אוטומציה גנרית, סביר להניח שהיא "מופשטת" מכדי להיות נושא בר פטנט. 

המפתח בעת ניסוח יישום תוכנה הוא זיהוי ההיבטים החדשים / מושגים המצאתיים של התוכנה שלך ולנסח כיצד התוכנה שלך משפרת את פונקציונליות המחשב. כמו כן, עליך לוודא שאתה מתאר באופן ספציפי את כל המערכות, תת המערכות והרכיבים המשמשים לביצוע התהליך החדש שלך.

הימנע מלתאר פונקציונליות כללית או רק לדקלם אוטומציה של פעילות אנושית שבוצעה באופן מסורתי באופן ידני או לדקלם "פעולות קונבנציונליות בצורה כללית" בעת ניסוח ערכת התביעות והתיאור המפורט שלך. 

אל תשכח את היתרונות של פטנט עיצובי 

אל תתעלם מהערך של בקשת פטנט עיצוב עבור התוכנה שלך. פטנטים עיצוביים מגנים על ממשקי המשתמש הגרפיים (GUI), שינויי מסך טעינה ואלמנטים נוי אחרים של התוכנה שלך. ה-GUI שלך עשוי להיות בר פטנט והוא עשוי לעמוד בדרישת "מאמר הייצור" אם התמונה הדו-ממדית של ה-GUI שלך מוצגת על מסך מחשב, טאבלט או מכשיר נייד.

בקשת הפטנט שלך לעיצוב GUI עשויה לכלול התגלמויות מרובות כל עוד התגלמויות אלו מתייחסות לעיצוב GUI יחיד. היישום צריך לכלול לפחות אזור אחד בקווים מקווקוים או שבורים, ואת הגבול החיצוני של המכשיר בקווים שבורים. הצהרת קו שבור חיונית בהגדרה אילו חלקים של ה-GUI נתבעים.

פטנטים לעיצוב תוכנה הם יתרון ממספר סיבות כולל: זמן תביעה מהיר יותר, שיעורי קצבאות גבוהים יותר ועלויות נמוכות יותר של עורך דין ועמלות הגשת USPTO.

דבר עם עורך פטנטים תוכנה מנוסה ולמד עוד על פטנטים על תוכנה אחרי אליס

מודאג לגבי איך ה אליס פסיקה יכולה להשפיע על הפטנטים שקיבלת בעבר? זקוקים לייעוץ משפטי בנושא טיפול בתביעות פטנטים? קבוצת Rapacke Law היא חוק קניין רוחני ועסקי המתמקד בקניין רוחני הקשור בתוכנה.

עורכי הדין שלנו כוללים בוחנים ראשיים ומפתחים לשעבר של USPTO שעובדים עם מגוון חברות סטארט-אפ בארה"ב וזר כדי להבטיח שיש להם גישה אסטרטגית להגנת הקניין הרוחני שלהם. אנו מציעים שירותים משפטיים לפטנטים וקניין רוחני תמורת תשלום קבוע ושקוף. צור איתנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ חינם עם אחד מעורכי הדין המנוסים שלנו.

קבעו פגישת ייעוץ בחינם או קח את שלנו חידון קניין רוחני כדי להבין כיצד להגן בצורה הטובה ביותר על העסק שלך עם עורך פטנטים תוכנה מנוסה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/