Brevetti software dopo Alice: consiglio di un ex esaminatore USPTO su come garantire la protezione dei brevetti

Brevetti software dopo Alice: consiglio di un ex esaminatore USPTO su come garantire la protezione dei brevetti

Timestamp: 16 settembre 2022 9:57
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Questo articolo è stato co-autore dell'ex esaminatore primario dell'USPTO Shawn Joseph.

Mentre molti nell'industria dei brevetti software hanno temuto a lungo che i riverberi se ne andassero Alice significava il "bacio della morte" per le domande di brevetto software, la realtà oggi è che vengono rilasciati più brevetti software che mai. La verità è che la comunità del software ha fatto enormi passi avanti negli ultimi otto anni dalle turbolente conseguenze del Alice decisione e la nuova guida dell'esaminatore USPTO è stata pubblicata su come determinare al meglio l'ammissibilità in materia di domande di brevetto software. 

Il risultato di questa nuova guida ha aumentato il numero di domande di brevetto software concesse di oltre il 22% negli ultimi tre anni, con oltre il 60% di tutte le domande concesse nel 2020 costituite da software o tecnologie implementate da computer. In questo articolo discutiamo dei brevetti software dopo Alice dal punto di vista di un ex esaminatore primario dell'USPTO e forniamo suggerimenti su come evitare e superare un 35 USC § 101 "Alice"Rifiuto.

I brevetti software sono applicabili?

Sebbene continui a esserci un titolo che indica che le invenzioni relative al software e implementate al computer non sono brevettabili o applicabili, questa argomentazione è contraria ai recenti dati dell'USPTO e dei tribunali. Non c'è dubbio che le tecnologie relative al software non sono solo brevettabili, ma applicabili e possono sopravvivere a una sfida di validità al Patent Trail and Appeal Board o al tribunale federale. 

La capacità di un titolare di brevetto di far valere i propri diritti di brevetto inizia nel momento in cui viene rilasciato il brevetto. Se una parte contraffatta produce, utilizza, vende o importa l'oggetto rivendicato nel brevetto rilasciato, il titolare del brevetto potrà adire le vie legali contro la parte contraffatta. L'ambito e l'ampiezza dei tuoi diritti di brevetto sono definiti dalle rivendicazioni concesse nel tuo brevetto. 

Se il tuo brevetto include un ampio linguaggio delle rivendicazioni, il tuo diritto di escluderne altri è molto più ampio di quanto sarebbe nel caso di un brevetto con rivendicazioni limitate. Sebbene un brevetto rilasciato sia inizialmente ritenuto valido, potrebbe comunque essere soggetto a sfide future presso l'USPTO attraverso il Rassegna Inter Partes (DPI) processo o azione di annullamento in tribunale federale.

Che cosa è l' Alice e cosa significa per i brevetti software?

Alice Corp contro CLS Bank International, 573 US 208 (2014) è stata una decisione storica della Corte Suprema che ha scosso le fondamenta dei brevetti software fino al midollo. In una decisione unanime scritta dal giudice Clarence Thomas, la Corte Suprema ha ritenuto che le richieste di brevetto concesse per i servizi elettronici di deposito a garanzia implementati da computer fossero dirette a idee astratte e non ad argomenti brevettabili.

I Alice decisione ha avuto un profondo impatto sul modo in cui gli esaminatori dell'Organizzazione dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti (USPTO) esaminano i brevetti software. La decisione prevedeva un'analisi in due fasi, in base alle quali si determina in primo luogo se l'oggetto rivendicato in un brevetto è diretto a un'idea astratta. Se sì, le affermazioni devono aggiungere "significativamente di più" che incarna un "concetto inventivo".

Sebbene la Corte Suprema abbia incluso diversi esempi di ciò che può o meno qualificarsi come "significativamente di più", l'ambiguità della decisione e la mancanza di guida hanno portato a problemi nell'attuazione di standard chiari e coerenti da parte dei tribunali inferiori e durante l'esame da parte degli esaminatori dell'USPTO. L'effetto drammatico della decisione della Corte Suprema ha lasciato molti nell'industria del software a chiedersi se i loro brevetti software fossero diventati inutili e inapplicabili.

Come puoi superare il Alice Decisione quando brevetta le tue idee software?

Sebbene non ci siano garanzie di successo quando si richiede una domanda di brevetto software, ci sono passaggi che puoi intraprendere per aumentare le possibilità che la tua domanda di brevetto riceva un avviso di indennità dall'esaminatore USPTO.

In primo luogo, considera una ricerca di arte anteriore (a volte chiamata "ricerca di brevettabilità"). Tuttavia, ricorda che i risultati della tua ricerca sono buoni solo quanto le informazioni di divulgazione utilizzate per condurre la ricerca. Pertanto, assicurati di fornire informazioni complete sulla divulgazione, riferimenti e documenti stampati, prima di condurre la ricerca.

Quando viene fornita una divulgazione completa, una buona ricerca sulla prior art non solo ti aiuterà a determinare se la tua invenzione è brevettabile, ma ti aiuterà anche a fornirti un'idea su quanto ampiamente puoi redigere eventuali reclami nella domanda, in base alle pertinenti arte nel campo della tecnologia. Ricordati di rivedere i risultati della ricerca di prior art con il tuo avvocato e di fornire eventuali feedback o ulteriori "punti di distinzione" tra la tua piattaforma software e i riferimenti di prior art citati trovati nella ricerca.

In secondo luogo, è importante capire cosa l'esaminatore USPTO considera "oggetto non brevettabile" prima di redigere l'invenzione del software, il metodo di business o il processo implementato dal computer. Il rifiuto dell'oggetto non brevettabile si verifica quando l'esaminatore sostiene che l'oggetto dell'invenzione rivendicata non è ammissibile alla protezione del brevetto perché è diretto a un'idea astratta o ad altro oggetto non brevettabile (ai sensi del 35 USC § 101).

In 35 USC § 101, ci sono quattro categorie o tipi di invenzioni che possono beneficiare della protezione del brevetto: processo, macchina, fabbricazione o composizione della materia (o qualsiasi miglioramento nuovo e utile della stessa). Le invenzioni relative al software e SaaS rientrano probabilmente nella categoria delle invenzioni "processo". E se l'invenzione è rivendicata come macchina (vale a dire, computer) che implementa il processo, un aspetto dell'invenzione rientrerebbe nella categoria “macchina”.

I tribunali hanno interpretato le quattro categorie legali di invenzioni per escludere "leggi della natura, fenomeni naturali e idee astratte". Questi termini, comunemente indicati come "eccezioni giudiziarie" all'ammissibilità del brevetto, si riferiscono generalmente a conoscenze di base che non sono ammissibili alla protezione del brevetto, come i principi scientifici (ad esempio, che la forza è uguale a massa moltiplicata per l'accelerazione, o F = mA), presenti in natura fenomeni (es. fulmini, gravità, luce solare), processi mentali e algoritmi matematici. Nella maggior parte dei casi, sono le ultime due eccezioni (processi mentali e algoritmi matematici) che sono alla base della maggior parte dei rifiuti relativi al software.

Per aiutare i candidati a navigare tra le modifiche per rivendicare interpretazioni nelle aree della tecnologia informatica, software e SaaS, l'USPTO ha emesso un aggiornamento guida sull'idoneità della materia. Questa guida è stata incorporata anche in varie sezioni del Manuale della procedura di esame dei brevetti (MPEP) dell'USPTO. MPEP § 2106 attualmente afferma che il test per l'idoneità della materia prevede i seguenti passaggi (spesso indicati come Alice Test in due fasi)

  • Passaggio 1: verificare se il reclamo è diretto a una categoria legale (processo, macchina, produzione, composizione della materia o miglioramento della stessa). Se "no", allora l'affermazione è diretta all'oggetto ineleggibile per la tutela del brevetto. Se "sì", vai al passaggio 2A.
  • Fase 2A: verificare se il reclamo è diretto a un'eccezione legale (leggi della natura, fenomeni naturali (prodotto della natura) o idea astratta). Se "no", allora l'affermazione è diretta all'oggetto eleggibile per la tutela del brevetto. Se "sì", vai al passaggio 2B.
  • Fase 2B: verificare se la richiesta contiene elementi aggiuntivi che ammontano a "significativamente di più" rispetto all'eccezione giudiziaria. Se "no", allora l'affermazione è diretta all'oggetto ineleggibile per la tutela del brevetto. Se "sì", l'affermazione è diretta all'oggetto eleggibile per la tutela del brevetto.

In terzo luogo, se dovessi ricevere un rifiuto dell'azione dell'ufficio, ti consiglio i seguenti passaggi durante la preparazione e la stesura del tuo emendamento all'azione dell'ufficio:

  1. Analizzare il ragionamento dell'esaminatore per ogni fase del test di idoneità della materia. Scomponi il rifiuto per mappare chiaramente ciascuna delle accuse dell'esaminatore al rispettivo passaggio sopra.
  • Trova eventuali punti deboli nel ragionamento dell'esaminatore per ogni passaggio nell'analisi:
  1. L'esaminatore non ha applicato correttamente nessuno dei passaggi?
  2. Molte volte, abbiamo visto che un esaminatore ha forzato un'affermazione inserita in uno stampo di "idea astratta". Verificare attentamente se una qualsiasi delle affermazioni dell'esaminatore per mappare la rivendicazione su un oggetto non ammissibile non sia fattuale o una caratterizzazione errata dell'invenzione. Controllare inoltre da vicino se l'esaminatore semplicemente non ha menzionato parti particolari dell'affermazione quando ha esposto la sua argomentazione. Spesso vediamo anche che un esaminatore si astiene dal parlare delle limitazioni di reclamo che indebolirebbero maggiormente la sua argomentazione. A volte, più importante di ciò che è stato detto è ciò che non è stato detto;
  • Esaminare e utilizzare gli esempi di idoneità dell'argomento in Guida all'esame USPTO, tenendo presenti le seguenti domande:
  1.  Le tue affermazioni hanno più cose in comune con gli esempi che sono "ammissibili" o "non idonei"?
  2. Le tue affermazioni possono essere fatte per adattarsi meglio allo stampo di uno qualsiasi degli esempi "ammissibili"? Imparando le giustificazioni utilizzate negli esempi "idonei", avrai strumenti aggiunti alla tua cintura degli strumenti per argomentare con successo contro la posizione dell'esaminatore;
  • Le affermazioni forniscono un "concetto inventivo" non discusso nell'azione dell'Ufficio?
  • È possibile spiegare come la domanda rientri in una qualsiasi categoria legale?
  • Rispondere e argomentare, se possibile, all'analisi dell'esaminatore per ciascuna Fase in base a quanto sopra;
  • Ricerca il tuo esaminatore:
  1. È meno noto che puoi cercare casi precedentemente consentiti dal tuo esaminatore utilizzando strumenti come la ricerca avanzata in PatFT. In che modo questo può aiutare? Perché puoi trovare esempi di casi consentiti dallo stesso SAME Examiner. Scoprirai che gli esaminatori spesso applicano lo stesso stile di rifiuto a molti casi (quasi taglia e incolla). Se hai un Alice rifiuto, dai un'occhiata agli esempi di risposte che altri hanno presentato ai suoi rifiuti che hanno superato i loro Alice respingi nei loro casi. Le stesse strategie spesso funzionano di nuovo perché si adattano al paradigma operativo del tuo particolare esaminatore e risolve automaticamente le incongruenze da esaminatore a esaminatore nell'applicazione degli standard.
  • Craft afferma di evitare l'unità artistica 3600

Parlando di incongruenze dell'esaminatore, entrano in gioco anche le incongruenze delle unità artistiche e dovrebbero essere considerate quando si redige la domanda di brevetto. Non sarebbe meglio evitare un esaminatore o un'unità artistica in cui le tue probabilità di indennità sono del tutto peggiori? Non è un segreto tra i professionisti che le domande di brevetto che vanno nell'unità d'arte dei metodi commerciali 3600 hanno un tasso di indennità sostanzialmente inferiore. Professionisti esperti potrebbero aiutarti a evitare di essere agganciato alla famigerata unità artistica 3600.

Tuttavia, con la corretta "redazione mirata" è necessaria una comprensione di base del processo di classificazione USPTO. Di recente, l'USPTO ha utilizzato sistemi automatizzati come primo passaggio per archiviare i casi all'interno delle unità artistiche. Questi sistemi cercano i termini chiave nella conservazione delle parti all'interno dell'applicazione per identificare l'unità artistica e la classificazione assegnate all'applicazione. La più importante di queste parti chiave sono le tue affermazioni e abstract. E alcuni esempi di parole chiave che questi sistemi utilizzano per i metodi di business potrebbero includere termini bancari, termini di gioco, termini di prezzo, ecc. Dai un'occhiata al modo in cui l'USPTO definisce i metodi di business per farti un'idea:

"L'area dei metodi di business dell'USPTO è una raccolta di aree tematiche nel Technology Center 3600 che concede brevetti relativi all'elaborazione dei dati: finanziaria, pratica commerciale, gestione o determinazione di costi/prezzi".

Quindi, se la tua invenzione è correlata a una di queste categorie, potrebbe essere una buona idea, nella tua domanda di brevetto iniziale che passerà attraverso il classificatore, evitare termini chiave in quelle parti chiave. Tieni presente che puoi sempre modificare le tue affermazioni in un momento successivo dell'azione penale per includere quei termini, a condizione che tu abbia avuto supporto nella tua divulgazione originale.

Non trascurare il valore di un colloquio con un esaminatore

Un'intervista con l'esaminatore è una discussione preprogrammata con l'esaminatore, generalmente condotta per telefono, in merito al rifiuto delle richieste e/o alle obiezioni delineate nell'azione dell'Ufficio e potenziali emendamenti che affrontano tali preoccupazioni. I richiedenti rappresentati da un Patent Attorney possono (ma generalmente non lo fanno) partecipare attivamente al colloquio. In alcuni casi, l'Inventore e/o il Richiedente potrebbero essere interessati a partecipare al colloquio con l'esaminatore.

Tuttavia, tieni presente che dire la cosa sbagliata o fare un'ammissione impropria durante un'intervista con l'esaminatore può influenzare le possibilità di ottenere una registrazione di brevetto. In alcune situazioni, l'intervista porta a un emendamento dell'esaminatore, ponendo le richieste nella domanda in condizione per un'indennità senza che il richiedente debba presentare una risposta formale a un'azione d'ufficio in sospeso. I colloqui possono essere avviati dall'esaminatore o richiesti dal richiedente.

Uno dei modi migliori per prepararsi a un colloquio con l'esaminatore è considerare pienamente le questioni sollevate nell'azione dell'Ufficio e il modo migliore per inquadrare la propria risposta all'azione dell'Ufficio. Quindi puoi preparare un'agenda di argomenti da discutere. Successivamente, è possibile contattare l'esaminatore e programmare un momento opportuno per discutere l'azione dell'Ufficio e la proposta di risposta e per inviare l'ordine del giorno tramite posta elettronica con eventuali modifiche proposte all'esaminatore. Quindi, puoi discutere con l'esaminatore per capire meglio il ragionamento dietro i loro rifiuti e la loro interpretazione di termini e frasi e cogliere l'occasione per evidenziare e chiarire eventuali incomprensioni o differenze di interpretazione.

Ma, cosa ancora più importante, le interviste dell'esaminatore danno ai candidati l'opportunità di scegliere il cervello dell'esaminatore e/o avere un'idea dell'amichevolezza dell'esaminatore nel consentire le tue attuali affermazioni. Molte informazioni possono provenire da una conversazione veloce. Ad esempio, se l'esaminatore sembra fermamente convinto di aver dimostrato che la tua invenzione esiste già, potresti fare meglio a modificare in modo più significativo le tue affermazioni per risparmiare tempo e denaro. D'altra parte, se l'esaminatore sembra generalmente favorevole alla tua innovazione, potresti essere in grado di chiedere semplicemente quali modifiche minori dovrebbero essere apportate alle tue affermazioni per farti superare la gobba.

Ricorda che gli esaminatori sono esseri umani ed essere gentili e cooperativi può fare molto.

Evita questi errori comuni durante la stesura della domanda di brevetto software

La redazione di una domanda di brevetto software è impegnativa per una serie di motivi. In primo luogo, il software ei processi implementati dal computer non rientrano esattamente nel quadro normativo per l'ammissibilità ai brevetti. Sebbene il software sia ampiamente definito come "programmi e altri sistemi operativi utilizzati da un computer", se il software esegue semplicemente determinate funzionalità di routine o automazione generica, è probabile che sia troppo "astratto" per essere oggetto di brevetto. 

La chiave durante la stesura di un'applicazione software è identificare i nuovi aspetti / concetti inventivi del tuo software e articolare il modo in cui il tuo software migliora la funzionalità del computer. Dovresti anche assicurarti di descrivere in modo particolare tutti i sistemi, i sottosistemi e i componenti utilizzati per eseguire il tuo nuovo processo.

Evitare di descrivere funzionalità generiche o semplicemente recitare l'automazione dell'attività umana che è stata tradizionalmente eseguita manualmente o recitare "azioni convenzionali in modo generico" quando si redige la serie di richieste e la descrizione dettagliata. 

Non dimenticare i vantaggi di un brevetto di design 

Non trascurare il valore di una domanda di brevetto di design per il tuo software. I brevetti di design proteggono le interfacce utente grafiche (GUI), le modifiche alla schermata di caricamento e altri elementi ornamentali del software. La tua GUI potrebbe essere brevettabile e soddisfare il requisito "articolo di fabbricazione" se l'immagine bidimensionale della tua GUI è mostrata sullo schermo di un computer, tablet o dispositivo mobile.

La tua domanda di brevetto per il design della GUI può includere più forme di realizzazione purché tali forme di realizzazione si riferiscano a un unico design della GUI. L'applicazione deve includere almeno un'area tra linee tratteggiate o tratteggiate e il confine esterno del dispositivo tra linee tratteggiate. Una dichiarazione di linea spezzata è essenziale per definire quali parti della GUI vengono rivendicate.

I brevetti di design per il software sono vantaggiosi per una serie di motivi, tra cui: tempi di procedimento più rapidi, tassi di indennità più elevati e costi legali e spese di deposito USPTO inferiori.

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