Gestione del rischio: come evitare la violazione di un marchio nell'era digitale

La violazione di un marchio è un grave problema legale che può avere effetti negativi sulle finanze e sulla reputazione di un'azienda. Quando una persona o un'organizzazione utilizza un marchio che appartiene a un'altra società, può danneggiare il marchio, le vendite e la reputazione di tale società. Ciò può comportare costose azioni legali e ingenti danni finanziari. Inoltre, multe più elevate e spese legali possono essere imposte a una parte contraffatta se si determina che ha violato consapevolmente un marchio. È fondamentale comprendere la violazione del marchio e i potenziali rischi connessi al fine di salvaguardare gli interessi della tua azienda.

Cos'è un marchio registrato?

I marchi sono spesso citati ma raramente compresi. I simboli dei marchi, comunemente indicati con l'abbreviazione di TM, SM e ®, sono simboli che le aziende utilizzano su:

• Parole

• Frasi

• Nomi

• Disegni

• Loghi

I marchi registrati, indicati con il simbolo registrato ®, sono marchi registrati con Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). Le domande di marchio non registrato e i marchi registrati non sono la stessa cosa e non forniscono lo stesso ambito di protezione. Inoltre, la common law e i diritti sui marchi federali sono molto diversi. 

Una differenza notevole tra marchi registrati a livello federale e marchi non registrati è che il designatore di marchio, ™, può ancora essere utilizzato su marchi che non sono stati registrati a livello federale presso l'USPTO, ma hanno acquisito diritti sui marchi di diritto comune.

La registrazione del tuo marchio presso l'ufficio marchi USPTO fornisce il riconoscimento federale che il tuo marchio è protetto in tutti i 50 stati e informa i clienti che il tuo marchio è protetto a livello nazionale. Idealmente, il designatore del marchio federale, ®, dovrebbe essere utilizzato in modo coerente in tutto il interezza di materiale promozionale, tra cui:

• Tag

• Prodotti

• Pacchi

• Etichette

• Annunci

• Segni

Se non registri il tuo marchio presso l'USPTO, un concorrente avrà l'opportunità di registrare un marchio simile che potrebbe confondere i clienti e alla fine costringerti a cambiare il marchio. Vale anche la pena notare che con un'adeguata documentazione di mantenimento post-registrazione, il tuo marchio registrato a livello federale diventa incontestabile cinque anni dopo la registrazione. Un marchio incontestabile fornisce una protezione aggiuntiva contro i procedimenti di violazione e cancellazione, riducendo in ultima analisi qualsiasi sfida legale ai tuoi diritti di marchio federali stabiliti.

Che cosa è considerata violazione del marchio?

La violazione di un marchio può potenzialmente causare conseguenze finanziarie significative e costosi sforzi di rebranding. La violazione di un marchio è definita come l'uso non autorizzato del marchio di un'altra azienda. Tale uso non autorizzato può essere in relazione a un'offerta di beni o servizi che ha il potenziale di causare un malinteso, una manipolazione o persino una confusione relativa alla provenienza dell'articolo o del servizio e all'attività specifica che lo fornisce.

Se un imprenditore ritiene che il proprio marchio sia stato violato, può intraprendere un'azione legale per mitigare i danni alla propria attività e al proprio marchio presentando una causa presso il tribunale federale. Proving la violazione di un marchio pone le condizioni affinché l'attore impedisca al convenuto di utilizzare il marchio in questione in qualsiasi modo. Inoltre, c'è anche la possibilità di recuperare i danni, comprese le spese legali e le spese derivanti dalla violazione illecita.

Esempi di violazione del marchio

Diamo una rapida occhiata a un paio di esempi di violazione di un marchio per chiarezza. Jack Daniels, uno dei migliori distillatori di whisky del mondo, ha identificato la copertina di un libro dell'autore di Louisville, Patrick Wensink, intitolato Pianoforte rotto che somigliava al suo famoso marchio di fabbrica. La società ha immediatamente inviato una lettera di cessazione e desistenza all'autore del libro, Patrick Wensink, informandolo dei loro diritti sui marchi e fornendo prove della violazione. Tuttavia, l'ironia è che l'attenzione del caso è diventata virale e il libro di Wensink è rapidamente entrato nella top ten di Amazon. Puoi leggere di più sulla controversia qui.

Anche se potrebbe essere difficile da credere, la Marvel e la DC Comics sono state una volta coinvolte in cause legali per violazione del marchio per l'uso di un singolo parola. Entrambe le società hanno registrato la parola "supereroe" e hanno citato in giudizio altre società per aver utilizzato la parola su prodotti e persino in alcuni servizi. È interessante notare che nessuna delle due società ha tentato di contestare all'altra la titolarità del marchio della parola.

Louis Vuitton ha intrapreso una battaglia legale con Louis Vuitton Dak per violazione di un marchio. Lo specialista della moda, Louis Vuitton, è emerso come il vincitore della causa per violazione contro il venditore di pollo fritto. Il soprannome del ristorante e persino la sua immagine sono stati considerati troppo simili a quelli dello stilista. Il proprietario del ristorante ha risposto cambiando il nome della catena in Louisvui Tondak ed è stato ulteriormente punito con un'ulteriore sanzione di $ 14.5 milioni.

GoDaddy e gli Academy Awards si sono scontrati in tribunale per quanto riguarda l'acquisto di nomi di dominio. GoDaddy ha consentito ai consumatori di acquistare nomi di dominio, incluso 2011 Oscar. com, che erano simili ai marchi stabiliti dall'Accademia. Complessivamente, sono stati identificati quasi 60 nomi di dominio altrettanto confusi. Il giudice ha deciso che GoDaddy aveva ragione e alla società è stato permesso di continuare a vendere nomi di dominio presumibilmente simili a quelli dell'Academy of Motion Picture Arts. Leggi di più

Apple ha fatto causa ad Amazon per violazione del marchio

Due dei migliori titani del settore tecnologico si sono affrontati in una battaglia legale per un marchio proprio sopra il marchio incredibilmente prezioso "App Store". La base per la causa risale al primo utilizzo dell'App Store da parte di Apple nel 2008 e alla registrazione del marchio del termine "App Store" relativo al download di software mobile. Amazon ha iniziato a utilizzare la frase "App Store" relativa al suo sito per le vendite online e per pubblicizzare le sue app software disponibili tramite l'Apple App Store. La denuncia spiega come l'uso di Amazon potesse creare confusione e il termine “App” si riferiva all'App di Apple. Il

Come dettagliato nel Lanham Act, la causa dell'azione relativa alla violazione del marchio è portata attraverso il rischio di confusione o la confusione dimostrabile. La causa legale di Apple suggerisce che poiché entrambe le società si occupano di download di software per dispositivi mobili ed entrambe le società utilizzano la frase "App Store", è probabile che si crei confusione. Inoltre, gli avvocati di Apple hanno inviato tre lettere di cessazione e desistenza separate prima di intraprendere un'azione legale. Sebbene Apple abbia ottenuto il marchio registrato, c'erano legittime preoccupazioni su come sarebbe stata interpretata la frase "App Store" e se fosse considerata troppo generica per garantire la protezione del marchio. Puoi leggere di più sul contenzioso qui.

Marvel Disney minaccia un'azione legale contro la famosa società di software di copywriting AI

Uno strumento di intelligenza artificiale utilizzato per creare testo, una volta indicato come Jarvis.ai, è stato utilizzato dai copywriter di tutto il mondo per accelerare la generazione di contenuti con l'assistenza dei computer. Questo strumento di intelligenza artificiale per la scrittura è stato al centro dell'azione legale intrapresa dalla Marvel Disney. Il colosso aziendale insiste che c'erano somiglianze tra il soprannome della tecnologia e la personalità dell'intelligenza artificiale nota come JARVIS Tuttavia, il litigio non ha portato a una causa per violazione di un marchio. Piuttosto, il Jarvis.ai lo strumento è stato ribattezzato Jasper, fungendo in definitiva da risultato reciprocamente vantaggioso per entrambe le parti. Puoi leggere l'articolo completo qui.

Come evitare la violazione del marchio?

Fare i compiti è il modo migliore per eludere una potenziale causa per violazione del marchio. Quando valuti un potenziale marchio, conduci una ricerca su Internet, oltre a una ricerca sui marchi USPTO. Queste ricerche determinano se il marchio che desideri è registrato, se un'altra parte ha richiesto la registrazione del marchio o se è già in uso per servizi o beni specifici.

Il poco tempo che investi nella conduzione di queste ricerche ha il potenziale per farti risparmiare denaro e frustrazione su tutta la linea. Una tale ricerca potrebbe persino impedire una causa potenzialmente devastante dal punto di vista finanziario. In caso di dubbio, affidati a un esperto avvocato specializzato in marchi per valutare i rischi dell'adozione di un marchio. Puoi andare avanti con piena fiducia dopo aver valutato tutte le opzioni per mitigare i rischi legali e finanziari.

Assicurati di conservare una documentazione approfondita dei motivi e delle considerazioni utilizzati durante la selezione del marchio in modo da poter chiarire perché il marchio è distinguibile. Idealmente, l'intera ricerca sarà condotta all'unisono con la creazione dell'attività. Tuttavia, se è passato del tempo e la tua attività sta già vendendo prodotti/servizi, non dare per scontato che non puoi registrare un simbolo. Esegui la ricerca dei marchi per identificare marchi o repliche potenzialmente simili, espandi la ricerca fino all'USPTO e al sistema di ricerca elettronica dei marchi (TESS), a livello statale e federale.

Puoi anche considerare di ottenere un'assicurazione contro la violazione di un marchio. Alcuni fornitori di assicurazioni di responsabilità civile generale offrono una copertura per la violazione del marchio attraverso la Copertura B, che riguarda la responsabilità in relazione alla pubblicità e alle lesioni personali.

Costo medio della causa per violazione del marchio

Una causa per violazione del marchio può potenzialmente essere la rovina finanziaria della tua attività, soprattutto se operi in rosso. Se la tua azienda è l'attore, al contrario dell'imputato, una causa per violazione del marchio può costare tra $ 10,000 e $ 750,000. Se sei l'imputato, potresti essere costretto a pagare costi aggiuntivi in ​​danni finanziari e, in alcuni casi, spese legali.

La complessità della causa per violazione del marchio determina in ultima analisi il costo. Parte della spesa è il costo delle spese legali. Sebbene sia possibile recuperare tali spese dall'opposizione, non saranno disponibili fino alla conclusione del caso.

Tieni presente che potrebbero essere necessari anni per risolvere un contenzioso sui marchi e procedere di conseguenza. Ad esempio, il costo complessivo del contenzioso per il caso di cybersquatting presentato da Weather Underground è stato di $ 500,000. Tuttavia, la svolta in questo caso è che si è risolto prima della selezione di una giuria.

Se l'autore della violazione ha un marchio registrato che è simile in modo confuso e se non si è interessati al recupero dei profitti o alla ricezione di danni finanziari, è possibile presentare un'istanza di annullamento presso la Commissione di prova e ricorso sui marchi. Non riceverai alcun danno monetario, ma il processo è solitamente più veloce ed economico del tribunale federale. 

Sanzioni per violazione del marchio

In alcuni casi, a sanzione per contraffazione del marchio può ammontare a più di sei cifre. I danni sono determinati dalla somma di denaro che l'autore della violazione ha ottenuto attraverso la contraffazione o dal denaro che il titolare del marchio ha perso a seguito dell'acquisto di servizi o prodotti non autorizzati. Inoltre, se il soggetto che ha violato il marchio lo ha violato intenzionalmente, il vincitore può ricevere t

Oltre alla sanzione pecuniaria per l'infrazione specifica, esiste anche la possibilità di sanzione sotto forma di spese legali e legali. Inoltre, il contraffattore deve alterare il marchio o cessare del tutto di utilizzarlo. Le specificità della violazione, insieme al livello di danno subito dall'attore, determinano in ultima analisi la sanzione pecuniaria.

Difese contro la violazione del marchio

La presentazione di una causa per violazione del marchio non garantisce un premio o un accordo favorevole. In alcuni casi, l'imputato esce vittorioso con gli usi strategici delle difese legali.

Le difese più comuni sono il fair use descrittivo, il fair use nominativo, laches, mani sporche e uso improprio del marchio, frode nell'ottenimento della registrazione e abbandono. Il fair use descrittivo è l'uso di un termine descrittivo per descrivere correttamente un prodotto o un servizio. Il fair use nominativo è l'uso di un marchio per fare riferimento al prodotto effettivo identificato da un altro marchio, ad esempio riferimenti di giornali a gruppi di intrattenimento e squadre sportive. Laches è un ritardo irragionevole da parte del proprietario del marchio nell'iniziare la causa. Sebbene non vi sia un limite di tempo prestabilito per intentare causa, di solito si ritiene che il limite sia di sei anni. Il limite, tuttavia, varierà a seconda dell'uso dell'autore della violazione.

Anche la condotta impropria del titolare del marchio può essere una difesa affermativa contro le cause legali. L'inganno intenzionale del richiedente la registrazione di un marchio che costituisca frode nell'ottenimento di una registrazione precluderà al titolare del marchio l'ottenimento del beneficio. Infine, se non utilizzi il tuo marchio, potresti aprire la porta a una difesa per abbandono. Di solito questo si applica se non hai utilizzato il marchio in commercio per tre anni e nessuna intenzione di continuare ad usarlo. Pertanto, avere semplicemente un marchio senza l'uso del marchio può essere dannoso. 

Cosa fare se il tuo marchio è stato violato

Affidati a un avvocato specializzato in marchi che agisca per tuo conto e avrai la possibilità di concentrarti sul tuo lavoro. La trasmissione di una lettera di diffida è il primo passo per comunicare la violazione all'autore della violazione.

Una lettera di cessazione e desistenza rende il trasgressore consapevole dei tuoi diritti sui marchi, evidenzia la violazione e comunica che la violazione sta per terminare o che verrà intrapresa un'azione legale.  

Come fermare o citare in giudizio i trasgressori di marchi

Se la parte in violazione ignora la lettera di cessazione e desistenza, il passaggio successivo è presentare un reclamo. Sebbene un'azione legale formale possa potenzialmente costare un bel centesimo e consumare una notevole quantità di tempo, l'investimento è giustificato in quanto impedisce all'azienda incriminata di trarre profitto dal marchio in questione. Inoltre, se non intraprendi alcuna azione, rischi la possibilità di perdere definitivamente il tuo marchio.

Se una domanda di marchio viene depositata presso l'USPTO (ufficio marchi), è possibile presentare un avviso di opposizione se la domanda viene pubblicata. Se l'autore della violazione ha già registrato un marchio simile in modo confuso prima che tu potessi presentare l'atto di opposizione, puoi presentare un'istanza di annullamento. Sia l'atto di opposizione che l'istanza di annullamento passano attraverso il Trademark Trial and Appeal Board. Il processo è più rapido ed economico rispetto al deposito presso il tribunale federale. Tuttavia, il Trademark Trial and Appeal Board non assegna compensi monetari né spese legali. Se stai cercando di recuperare i profitti persi, le spese, le spese legali e i danni, allora il tribunale federale è la tua unica opzione.

Affrontare la violazione del marchio su Amazon

La violazione del marchio è diffusa su Amazon poiché la piattaforma online costituisce quasi la metà di tutte le transazioni di e-commerce negli Stati Uniti. La sfida sta nell'identificare la violazione del marchio e fermarla.

Una registrazione del marchio federale può salvaguardare il tuo marchio. La registrazione costituisce una prova da parte del governo federale che possiedi il marchio e sei l'unica parte autorizzata a utilizzare il marchio in relazione ai servizi/beni in questione. Inoltre, Amazon protegge i titolari di marchi attraverso il suo registro per marchi unici, fornendo in ultima analisi una protezione che impedisce alle aziende concorrenti di utilizzare marchi simili o replicati. Senza una registrazione del marchio, Amazon e altri siti Web commerciali di terze parti non intraprenderanno alcuna azione. È importante registrare il tuo marchio per assicurarti di poter rimuovere le inserzioni in violazione.

Parla con un avvocato specializzato in violazione dei marchi

Se sai o sospetti che un'altra parte stia violando il tuo marchio, agisci immediatamente. Il nostro team legale è qui per aiutarti a una tariffa fissa con il fastidio di ore fatturabili o costi imprevedibili. Contattaci oggi per programmare una consulenza gratuita con uno dei nostri esperti avvocati specializzati in marchi.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://arapackelaw.com/litigation/trademark-infringement/infringement-of-a-trademark/