MHC interpreta l'interazione della Sezione 39 con le domande di brevetto di aggiunta

Ripubblicato da Platone

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In questo post parlerò Tecnologia Selfdot. v. Controllore generale dei brevetti approvata dall'Alta Corte di Madras. Mi occuperò delle argomentazioni sollevate dal ricorrente e dal convenuto per quanto riguarda il brevetto di addizione, la domanda di brevetto principale e l'ambito di applicazione Sez. 39. Inoltre, analizzerò il ragionamento utilizzato dalla Corte nel creare un diverso standard di trattamento per le domande divisionali e i brevetti sulle aggiunte. Ritengo che la Corte restringa la portata dell'art. 39 alla luce delle sue finalità creando una distinzione tra violazione sostanziale e procedurale della stessa e creando così una tutela per autentico errori.

Giudizio

In Tecnologia Selfdot., MHC ha dovuto decidere se il mancato ottenimento dell'autorizzazione preventiva u/s. 39 per “Brevetto di aggiunta” da parte dell'Ufficio Brevetti può far sì che esso venga considerato abbandonato u/s 40. Le disposizioni di legge al riguardo sono abbastanza semplici. Sez. 39 impone a una persona che richiede un brevetto internazionale di (i) depositare tale domanda in India e attendere sei settimane prima che l'Ufficio Brevetti e il governo centrale possano determinare se la domanda era rilevante ai fini della difesa; oppure (ii) ottenere il permesso di effettuare il Deposito Estero dopo aver depositato il Modulo 25 presso l'Ufficio Brevetti.

Nel caso di specie, la domanda madre (di brevetto) era stata debitamente depositata presso l'Ufficio Brevetti indiano ed è stata depositata fuori dall'India solo dopo la scadenza delle sei settimane. La Corte ha inoltre osservato al paragrafo 5 che la domanda principale "non era rilevante ai fini della difesa né era correlata all'energia atomica". Qual era il problema allora?

Dopo che la domanda madre è stata accolta l'11.09.2018 dall'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti, i ricorrenti hanno inoltre presentato domanda di "Continuazione in parte" (equivalente al brevetto di aggiunta) presso l'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti senza ottenere la previa autorizzazione u/s. 39.

Successivamente quando la ricorrente depositò una domanda di brevetto di aggiunta presso l'Ufficio Brevetti Indiano, la stessa fu ritenuta abbandonata u/s 40 per aver violato l'art. 39. In tal modo, il convenuto ha valutato se il termine “qualsiasi domanda” ai sensi dell'articolo 39 includesse o meno le domande di brevetto aggiuntivo e le domande divisionali. Su questo punto, il convenuto ha argomentato che la “domanda divisionale” non richiede un'autorizzazione preventiva nella misura in cui l'oggetto della domanda divisionale è già divulgato nella domanda principale. D'altro canto, il brevetto aggiuntivo rivela informazioni aggiuntive rispetto alla domanda madre che non sono state precedentemente divulgate all'ufficio brevetti. Pertanto, mentre l'autorizzazione per la domanda principale coprirebbe le domande divisionali, è necessaria un'autorizzazione preventiva separata ai sensi della Sez. 39 per il brevetto delle aggiunte prima dell'ottenimento del brevetto internazionale.

MHC, parzialmente d'accordo con quanto sopra, nota al paragrafo 12, “un brevetto aggiuntivo, cioè che comporta un miglioramento o una modifica dell'invenzione madre o principale, richiederebbe invariabilmente ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nella descrizione completa dell'invenzione principale. " MHC ha ritenuto che leggendo congiuntamente il sez. 54(1) e (2) (che consente solo al titolare del brevetto della domanda principale di depositare un brevetto di modifica in relazione ad essa) e riserva alla sez. 55(1)(un brevetto aggiuntivo può sopravvivere come brevetto indipendente se la domanda madre viene revocata) significa che “il brevetto aggiuntivo si trova su un piano diverso da una domanda divisionale”. Il ragionamento sopra esposto è in linea con le ragioni e le finalità per cui l'art. 39 è stato inserito nel Patent Act ossia per consentire al Titolare di applicare indicazioni che impediscano il flusso di informazioni sensibili relative alla sicurezza del Paese, al di fuori dell'India (qui).

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che vi era ambiguità nel par. 39 se il suo ambito di applicazione comprendesse tale applicazione. Ha infatti ammesso che il quadro normativo supporta la conclusione secondo cui il brevetto di aggiunta è fortemente legato alla domanda di brevetto in molteplici modi che hanno portato i ricorrenti alla autentico ritenendo che l'autorizzazione ex art. 39 non era obbligatorio per il primo qualora al secondo fosse concesso lo stesso.

Infrazioni sostanziali e procedurali

La violazione dell'art. 39 comporta l'abbandono del brevetto u/s. 40 ovvero il rigetto totale del Brevetto. La corte rileva inoltre che le conseguenze del “presunto abbandono” sono drastiche. Potrebbe la Corte, dopo aver riconosciuto l'ambiguità soggiacente all'art. 39 e autentico convinzione dei ricorrenti, imporre una sanzione così grave?

La corte in questo caso era a conoscenza del problema. Era riluttante a prescrivere una punizione così dura ai ricorrenti per a autentico errore che fosse necessaria la previa autorizzazione per la loro domanda quando la domanda madre è stata accolta la stessa.

Pertanto, la Corte ha osservato che l'infrazione di cui all'art. 39 può essere qualificato come (i) infrazione procedurale; e (ii) infrazione sostanziale. I primi includerebbero irregolarità procedurali, violazioni tecniche, errori minori e lacune che non dovrebbero portare al rifiuto totale della domanda di brevetto. Pertanto, mera violazione tecnica dell'art. 39 non porterà ad un presunto abbandono. D’altro canto, quest’ultima costituisce “una chiara violazione dell’obbligo di autorizzazione scritta per le invenzioni in tutti i campi, compreso, nel contesto specifico delle invenzioni rilevanti per scopi di difesa o per l’energia atomica, l’obbligo del previo consenso del governo centrale .” Affinché una violazione possa essere qualificata come infrazione sostanziale, deve risultare chiaro "dai fatti e dalle circostanze che il richiedente interessato non intendeva abbandonare la domanda". In altri termini, gli atti della domanda di brevetto devono essere volti ad 'eludere' le prescrizioni dell'art. 39, e conseguentemente di abbandonare il ricorso.

In questo caso, la corte ha giustamente ritenuto che il ricorrente non si qualificherebbe per violazione sostanziale poiché operava ai sensi dell'a autentico convinzione che risultava evidente dallo schema statuario.

Conclusione

MHC in questo caso chiarisce l'ambiguità e la portata del sez. 39 della legge sui brevetti. Valuta correttamente lo schema statuario che non prevede alcuna eccezione per i brevetti di aggiunta o di applicazione divisionale. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 39 è molto ampio per comprendere sia le domande divisionali che la domanda di brevetto per aggiunta. Tuttavia, leggendo la stessa alla luce delle sue finalità e delle sanzioni irrogate in violazione della stessa, l'ordinanza ne restringe la portata. MHC nel caso di specie fornisce una tutela minima prevedendo tale violazione dell'art. 39 deve essere solo un'infrazione sostanziale perché il tribunale possa imporre conseguenze drastiche u/s. 40.