“Legalmente superfluo e dannoso per l'economia del procedimento”. Un'opportunità per cambiare la prassi dell'EUIPO in materia di conversione?

Una recente decisione della Quarta commissione di ricorso (BOA) dell'EUIPO relativa alla trasformazione merita un esame più approfondito di questo strumento e della prassi dell'EUIPO relativa alla trasformazione (decisione del 26 settembre 2022, causa R 1241/2020-4) .

Ricapitolando: quando una domanda di MUE fallisce o un MUE registrato viene annullato, può essere convertito in domande nazionali in quegli Stati membri dell'UE in cui non si applica il motivo di rifiuto o cancellazione. Questa è una "rete di sicurezza" che attenua le conseguenze della "regola del tutto o niente" relativa ai MUE: o li ottieni per l'intera UE o non li ottieni affatto. La trasformazione è possibile anche a seguito di ritiro o rinuncia di un MUE (domanda) e, in tal caso, può essere richiesta per tutti gli Stati membri in quanto non esiste alcuna decisione dell'EUIPO che stabilisca un motivo di rifiuto o di annullamento.

In caso di ritiro di una domanda, la domanda di trasformazione, secondo le Linee guida dell'EUIPO, è respinta se la domanda è ritirata durante il periodo di ricorso successivo a un rifiuto da parte dell'Ufficio, se non è stato presentato ricorso (cfr. Linee guida dell'EUIPO per esame, Parte E, Operazioni di registro, §4.3). In altre parole, la presentazione di un ricorso è un prerequisito per presentare una conversione, ed è un prerequisito costoso, dato che le spese di ricorso dell'EUIPO sono di 720 euro.

La decisione BOA discussa qui ha sollevato seri dubbi su questa pratica.

Senza giri di parole, la BOA ha ritenuto che la presentazione di un ricorso non possa essere richiesta affinché una richiesta di conversione possa essere accolta. Secondo la BOA, “richiedere la presentazione di un ricorso non farebbe che complicare le cose e sarebbe legalmente inutile. Sarebbe dannoso per l'economia del procedimento se una parte del procedimento fosse tenuta a presentare un ricorso al solo fine di chiedere la conversione dopo aver ritirato una domanda” (§44-45).

La BOA ha ritenuto che, con il ritiro della domanda di MUE, il richiedente avesse posto fine al procedimento di esame e, poiché non vi era stato un rifiuto definitivo, la conversione fosse possibile. Non vi è alcuna base giuridica per il requisito di un ricorso effettivo. Il recesso che consente la conversione non può essere visto come un abuso processuale. Infatti, la BOA ha aggiunto che, anche supponendo che “il richiedente intendeva presentare un ricorso contro la decisione di rigetto e quindi ritirare la sua domanda solo dopo quel momento, la Commissione avrebbe dichiarato nella sua decisione che il richiedente aveva chiuso il procedimento ritirando la sua domanda di MUE […] e, di conseguenza del ritiro della domanda di MUE, il procedimento di esame e di ricorso era divenuto privo di scopo. Inoltre, la Commissione avrebbe dichiarato chiusi entrambi i procedimenti e ritenuto non definitiva l'impugnata decisione dell'esaminatore. Tuttavia, entro tre mesi dalla revoca, la ricorrente avrebbe comunque avuto la possibilità di depositare la propria domanda di trasformazione […]".

Una singola decisione di una BOA di solito non cambia la prassi dell'EUIPO, ma possiamo aspettarci che altri richiedenti, basandosi su questo precedente, tenteranno di presentare richieste di conversione durante il periodo di ricorso senza presentare (e pagare) alcun ricorso. Sarà quindi interessante vedere se l'EUIPO mantiene la sua interpretazione rigida e rifiuta le richieste di trasformazione e cosa diranno gli altri Consigli. Se confermano questa decisione, l'EUIPO potrebbe essere costretta a cambiare la sua prassi (a meno che non lo faccia da sola, prima che vengano depositate altre cause).

Infine, sarà interessante sapere se tale approccio (che nel caso in esame ha riguardato un ex parte procedura, vale a dire un rifiuto per impedimenti assoluti) si applica anche in tra le parti procedimenti, in particolare quando l'opposizione inizialmente accolta si basava su un MUE che impediva la trasformazione in tutti gli Stati membri (poiché un MUE come motivo di rifiuto si applica ovunque nell'UE). Teoricamente non ci dovrebbero essere ostacoli, poiché i principi sono gli stessi, ovvero una decisione è “definitiva” solo dopo che è trascorso il periodo di ricorso, indipendentemente dal fatto che sia stato presentato o meno un ricorso. Ma ovviamente, dovremo aspettare e vedere.

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