Evidenti domande procedurali derivanti da un recente procedimento giudiziario sui brevetti  

Idealmente, è responsabilità dell'Ufficio Brevetti verificare che ogni richiedente che desidera ottenere una registrazione di brevetto rispetti le regole obbligatorie e le formalità procedurali e, in caso di lacune, l'ufficio deve adottare le misure appropriate. Tuttavia, un caso recente solleva interrogativi allarmanti sul modo in cui vengono effettuati questi controlli. In un caso in cui il richiedente presentava depositi ritardati apparentemente trascurati, una domanda di brevetto è stata improvvisamente trasferita da un funzionario a un altro, ignorando un avviso di opposizione esistente. Discutendo i retroscena del caso in questo guest post, Suriya Balakanthan, evidenzia come si sono verificati questi errori procedurali e sottolinea l'impatto che questo caso può avere sull'organizzazione del procedimento giudiziario sui brevetti. Suriya è un'analista brevettuale di Salem Tamil Nadu. Le opinioni espresse sono quelle esclusive dell’autore.

Evidenti domande procedurali derivanti da un recente procedimento giudiziario sui brevetti

Di Suriya Balakanthan

Un'invenzione intitolata "THIAZOLIDIN-3-YL-IMIDAZO-PYRIDINE-3-CARBOXAMIDE AS ANTIMALARIAL AGENTS" recante la domanda di brevetto n. 202221034803 è stata depositata il 17/06/2022 dalla Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University (richiedente) del Gujarat. Il rapporto d'esame (FER) è stato rilasciato il 29/08/2022 dal vicecontrollore dei brevetti e dei modelli dell'ufficio brevetti di Calcutta (il primo ufficiale) e la risposta è stata depositata il 17/11/2022. Successivamente, a opposizione pre-concessione è stata depositata il 09/01/2023 dal Sig. T. Iyer (primo avversario) da Madurai, Tamil Nadu.

Il curioso caso di due avvisi di opposizione da parte di due ufficiali

In data 30/01/2023 è stato emesso un atto di opposizione da parte del primo Funzionario al quale avrebbe dovuto ricevere risposta da parte del Richiedente entro 3 mesi come da Regola 55 (4) dell'Indian Patent Act 1970. Sorprendentemente, un altro avviso di opposizione è stato emesso il 24/03/2023 da un altro vice controllore di brevetti e modelli dell'ufficio brevetti di Mumbai (secondo ufficiale) senza indicare il motivo del primo avviso di opposizione (datato 30 /01/2023) non può essere registrato. Come da prassi dell'Ufficio Brevetti indiano, i Controllori inviano la notifica sotto forma di e-mail insieme a una copia fisica dell'avviso. Ecco, l'1^st L'ufficiale ha comunicato l'atto di opposizione al richiedente e all'opponente il 30/01/2023 solo tramite un'e-mail che non è stata caricata dall'Ufficio brevetti indiano, mentre il 2^nd Il funzionario ha comunicato la notifica tramite e-mail insieme a una copia fisica su carta intestata dell'Ufficio brevetti indiano il 24/03/2023 caricata nel modulo (vedi qui (pdf) per l'istanza cautelare tramite atto notorio del 10/06/2023 depositata dal 1^st L'avversario mostra l'e-mail datata 30/01/2023 e qui (pdf) per l'opposizione da parte del 2^nd Ufficiale).

Per quanto riguarda la questione del trasferimento del caso da un ufficiale a un altro, l'ufficiale che ha archiviato la richiesta (vale a dire, il secondo ufficiale) ha menzionato nella sua decisione (pdf) Quello-

"Il trasferimento della pratica da un Titolare all'altro avviene secondo quanto previsto al punto n Sezione 73 (4) della legge sui brevetti da parte del controllore dei brevetti e l'opponente prima dell'esito della sua opposizione pre-concessione ne ha avuto una visione ristretta. Tuttavia, preso atto della tesi dell'opponente, senza rinviare l'udienza fissata al 15/06/2023, l'argomentazione dell'opponente avrebbe dovuto essere discussa in udienza. Per questo problema è necessario nessuna motivazione avrebbe dovuto essere comunicata al ricorrente per la replica. Né l'opponente si è presentato all'udienza né è stata data alcuna informazione al controllore della sua assenza all'udienza. La decisione dell'opponente di non comparire in udienza senza addurre alcuna motivazione appare un tentativo di dilazione il procedimento. Secondo lo schema, l'udienza si è svolta come previsto.

Tuttavia, il controllore ha commesso un errore nelle sue conclusioni di cui sopra poiché, indipendentemente dalla comparizione dell’opponente in udienza, il controllore avrebbe dovuto considerare il fatto che esistono due atti di opposizione sussistenti per la stessa opposizione pre-concessione. Pertanto, anziché ritenere responsabile il ritardo nel ricorrente, il Titolare avrebbe dovuto valutare se la replica depositata dal ricorrente alla luce dei due avvisi sussistenti sia stata depositata entro i termini o meno.

Tale constatazione è determinante anche in quanto la ricorrente ha depositato replica all'avviso del secondo funzionario dt. (24/03/2023), lo stesso giorno della sua emissione. Coloro che hanno familiarità con il nocciolo della questione dei procedimenti giudiziari sui brevetti sapranno che è abbastanza improbabile esaminare la rappresentazione in modo critico, preparare l'argomentazione e depositare la dichiarazione di risposta lo stesso giorno. Ciò porta quindi a una domanda, ovvero se il richiedente è a conoscenza in anticipo dell'atto di opposizione? E se sì, il termine previsto dall’articolo 55 non dovrebbe essere calcolato a partire dalla data del primo atto di opposizione?

Presentazione ritardata della presentazione scritta

È stata fissata l'udienza per il giorno 15/06/2023 da parte del secondo Ufficiale senza considerazione e dismissione dell'istanza cautelare presentata dal primo resistente. Nella decisione non è stato discusso il motivo per cui l'istanza cautelare è stata ignorata. Il richiedente si è presentato all'udienza come previsto e ha caricato la propria memoria scritta il 22/07/2023. Tuttavia, secondo Regola 28 (7) delle norme sui brevetti, devono essere archiviate le comunicazioni scritte e i documenti pertinenti entro 15 giorni (indipendentemente dalla modalità di compilazione ovvero online o fisica) dalla data dell'udienza. Come sopra indicato, la data dell'udienza è il 15/06/2023 e la data del presentazione scritta come caricato sul portale è il 22/07/2023 ovvero oltre il termine di 15 giorni. Per quanto riguarda il modulo elettronico relativo alla procedura di procedimento sui brevetti, la data di caricamento di qualsiasi documento sul portale dell'Ufficio Brevetti è considerata come la data di deposito di tale documento. Alcuni lettori potrebbero pensare che sia possibile che la risposta sia stata depositata tramite una copia cartacea che avrebbe potuto essere successivamente caricata dall'Ufficio Brevetti. Ma non è questo il caso in questo caso perché se esiste un documento viene archiviato fisicamente, l'IPO indica una data e un'ora nella parte inferiore di quel documento come di seguito:

(Si prega di consultare il documento (pdf) che è stato archiviato fisicamente e caricato il 28/08/2023). Tuttavia, la presentazione scritta del richiedente non contiene tali segni che attestino chiaramente che il documento è stato caricato direttamente da lui dopo il termine di 15 giorni. Inoltre, il Richiedente ha menzionato la data 24/06/2023 sulla lettera di accompagnamento ma lo stesso è "archiviato' on 22/07/2023 cioè dopo la scadenza dei 15 giorni.

È anche molto sorprendente che, di solito, se i documenti non vengono depositati entro il periodo di tempo previsto (vale a dire entro 15 giorni), il modulo elettronico/portale (l’Ufficio Brevetti) generalmente non accetta il documento in una data successiva. Tuttavia, nel caso di specie, l'Ufficio Brevetti ha accettato il tardivo deposito di tale documento senza che sia stata avanzata alcuna richiesta di proroga da parte della Richiedente. 

Problemi sostanziali con l'applicazione

Un altro opposizione pre-concessione è stata depositata il 10/07/2023 da Omprakash Singh Barkhamba di Meerut, Uttar Pradesh (secondo avversario) alzando la voce in merito al collegamento tra l'Ufficio brevetti indiano, incluso il Controllore generale dei brevetti, disegni e marchi e il richiedente/inventore con sede nel Gujarat, oltre ad altri tecnici obiezioni tra cui la novità e l'attività inventiva dell'invenzione.

Anche il secondo oppositore ha menzionato alle pagine n. 9-10 della dichiarazione che “poiché il richiedente stesso ha ammesso che il composto (Formula I) della domanda impugnata è un effetto di ispirazione/motivazione della Formula 2-6, la presunta invenzione è ovvia e può essere respinta solo per questo motivo”.  

Dopo aver ricevuto la rappresentazione depositata dal secondo oppositore, l'atto di opposizione è stato emesso il 14/09/2023 dal secondo funzionario e il richiedente ha depositato la risposta alla rappresentazione il 28/09/2023 ma non ha contrastato la suddetta affermazione dell'opponente . In data 09/10/2023 il secondo Funzionario ha emesso un avviso di udienza fissata per l'08/11/2023. La domanda scritta è stata presentata dal Richiedente il 21/11/2023 spiegando la novità e l'attività inventiva dell'invenzione contestata come segue:

Per la motivazione sollevata dal secondo oppositore, il Controllore (secondo Ufficiale) ha citato nell'ordinanza lo stesso "non regge bene. " E ha ritenuto che al Controllore avrebbero potuto essere fornite prove sufficienti. Si deve tuttavia osservare che una volta che la Richiedente ha ammesso che: 1) si è ispirata allo stato della tecnica;

2) il composto rivendicato è una porzione combinata di 4-tiazolidinoni a base di imidazolo-piridina e chinolina per attività antimalarica.

3) Se il richiedente non ha replicato allo stesso nella sua dichiarazione di risposta e nella comunicazione scritta, non è chiaro il motivo per cui il controllore abbia bisogno di prove sufficienti per un fatto autoammesso.

Inoltre, al fine di "differenziare" l'invenzione, il Richiedente afferma [dopo aver citato il documento (colonna di sinistra come sopra) che l'invenzione ora si trova sulla sostituzione arilica (come evidenziato nella colonna di destra come sopra) mentre come depositato specificazione (3^rd par, Pagina n. 11, Descrizione dettagliata dell'invenzione) dice:

La pagina n. 9, figura 2, descrizione dettagliata dell'invenzione afferma:

Ora è da notare che lo stesso Richiedente afferma nella parte di fondo che essi sono ispirati perché la frazione imidazolo-piridina e il 4-tiazolidinone sono buoni componenti per la malaria. La formula rivendicata (come sopra) dice chiaramente che si tratta di una combinazione della porzione imidazo-piridinica e 4-tiazolidinone. Se esiste un concetto inventivo di inserimento della porzione tiazolidinone in 3^rd posizione dell'anello imidazolo-piridina attraverso un linker ammidico, allora ci devono essere alcuni difetti in altre posizioni (come 2^nd, 4^th…..). Tuttavia, nelle specifiche non è previsto alcun insegnamento/discussione di questo tipo. Coloro che hanno familiarità con il campo sapranno che la posizione dell'inserimento non ha importanza, ciò che conta è piuttosto la combinazione delle porzioni.

Ora, lasciatemi spiegare come la formula rivendicata attiri chiaramente novità e obiezioni inventive e sezione 3(d) alla luce dell'Allegato 3 dell'Oppositore II:

Il richiedente afferma che l'"invenzione" risiede nella combinazione della frazione imidazolo-piridina e 4-tiazolidinone per la malaria. Ma le specifiche lo fanno. Non specificare in che modo il “sostituente arilico” (come sopra evidenziato in rosso) possa essere considerato un'attività inventiva. 

Tale chiarimento è necessario poiché, fatta eccezione per la sostituzione arilica, il composto è strutturalmente lo stesso (anche questo è stato accettato dal Richiedente come discusso sopra) e l'incorporazione della sostituzione arilica sarà ovvia per una persona esperta nel settore. Inoltre, è pertinente notare che questo chiarimento sulla sostituzione arilica è stato fatto nella dichiarazione scritta e non nella risposta alla FER.

Pertanto, sembra che il richiedente sia stato catturato ora e stia cercando di ottenere questo brevetto affermando questa semplice differenza (sostituzione dell'arile) e l'Ufficio brevetti indiano ha "considerato" il punto del richiedente, quindi quello che diremo agli altri richiedenti/inventori.

Conclusione

Dall'immagine sopra, mi è venuta in mente una domanda: proceduralmente, se l'Ufficio Brevetti indiano trascura la scadenza oggi, allora chiunque non rispetti la scadenza verrà domani e chiederà l'indennità citando questo caso come esempio, influenzando così l'intero sistema dei brevetti. nel nostro Paese. Inoltre, se oggi questo tipo di invenzione viene consentito dall'Ufficio Brevetti indiano, domani chiunque potrà chiedere un brevetto utilizzando questo tipo di sostituzione, citando questo caso come precedente. Allora qual è il valore di Sezione 2(1)(j) rispetto all’interpretazione della Sezione 3(d) [sempre più green] nel nostro Paese? Da un lato, il mondo intero sa che l’India è forse la giurisdizione più difficile per ottenere un brevetto composto [a causa della Sezione 3(d)] e, dall’altro, questo tipo di caso composto è stato concesso dallo stesso Ufficio al richiedente ora, il che pone una seria domanda sulla reputazione del paese.

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/01/glaring-procedural-problems-arising-out-of-a-recent-patent-prosecution-proceeding.html