In una recente decisione (T-726/21), il Tribunale ("GC") ha confermato che Rolex SA ("Rolex") non poteva impedire al marchio di moda danese "Junk de Luxe" (di proprietà della società PWT A/S ) dalla registrazione di un marchio per il loro logo raffigurante una corona.
Il segno contestato è stato tra l'altro depositato per prodotti di abbigliamento, calzature e cappelleria della classe 25, mentre il marchio precedente di Rolex è stato registrato per orologi della classe 14.
La questione era se Rolex potesse dimostrare una reputazione sufficiente nell'UE e se l'uso del marchio contestato avrebbe, senza giusta causa, tratto indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.
La divisione di opposizione ha accolto l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, concludendo che il marchio contestato trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ROLEX composto. Di conseguenza, la divisione di opposizione ha rifiutato la registrazione del marchio contestato per tutti i prodotti e servizi applicati nelle classi 3, 9, 18, 25 e 35. PWT A/S ha impugnato tale decisione, ma solo in relazione ai prodotti della classe 25, ovvero abbigliamento, calzature e cappelleria.
La commissione di ricorso accoglieva il ricorso. Ha rilevato che non vi era alcun rischio di confusione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e che, sebbene il marchio ROLEX composito (costituito sia dalla corona che dalla parola ROLEX) godesse di notorietà per gli orologi da polso, il pubblico di riferimento avrebbe non creare un collegamento tra i segni. Di conseguenza, non è stato dimostrato alcun rischio di lesione della notorietà del marchio composito anteriore.
Rolex ha portato la decisione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale.
Rischio di confusione
La commissione di ricorso aveva ritenuto che abbigliamento, calzature e cappelleria coperti dal marchio contestato fossero dissimili dai gioielli e dagli orologi coperti dai marchi anteriori a causa delle caratteristiche dissimili e degli usi previsti. Il primo viene utilizzato per vestire il corpo mentre il secondo è pensato per l'ornamento personale. Inoltre, è emerso che questi prodotti non erano distribuiti attraverso gli stessi canali e non erano in concorrenza o complementari tra loro.
La Rolex ha contestato alla commissione di ricorso di aver confrontato i prodotti in questione senza aver tenuto conto della loro origine abituale o della prassi di mercato abituale seguita in relazione ad essi. Inoltre, Rolex ha sostenuto che i prodotti appartengono a segmenti di mercato collegati e che il loro acquisto può essere motivato dalla ricerca di una complementarietà estetica.
Il Tribunale rigettava tutte le argomentazioni avanzate da Rolex e riteneva che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i due marchi ai sensi dell'art. 8(1)(b) RMUE.
Violazione del marchio notorio
In relazione alla notorietà del marchio ROLEX, era stato accertato che il marchio composito, costituito sia dalla corona che dalla parola ROLEX, aveva acquisito notorietà all'interno dell'Unione Europea. In relazione alla somiglianza tra tale marchio e il marchio richiesto, la commissione di ricorso aveva concluso che tutt'al più i marchi erano visivamente simili in misura molto ridotta e che la somiglianza concettuale risultante dalla presenza comune di una corona aveva una portata molto limitata impatto. Ne ha dedotto che il pubblico di riferimento non avrebbe effettuato un collegamento tra tali marchi, con la conseguenza che non è stato dimostrato alcun rischio di lesione della notorietà del marchio composto anteriore.
Il Tribunale non si è pronunciato sulla decisione della commissione di ricorso in termini di prossimità dei prodotti in questione e di creazione di un legame nella mente dei consumatori (accettando così il ragionamento della commissione di ricorso al riguardo). Il Tribunale ha concentrato il proprio ragionamento sul requisito relativo alla prova che l'uso del marchio richiesto trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o che sarebbe lesivo di tale carattere distintivo o di tale notorietà.
A questo proposito, il GC ha concluso che Rolex non aveva dimostrato che vi fosse un serio rischio che si verificasse un danno al loro marchio in futuro. Nella sua valutazione il Tribunale si è concentrato sull'onere della prova e ha affermato che Rolex si era limitata a richiamare alcune pagine delle sue osservazioni dinanzi alla divisione di opposizione e aveva argomentato solo in termini generali in relazione all'esistenza del danno al marchio notorio. Tale argomentazione non è stata ritenuta sufficiente dal Tribunale.
Di conseguenza, Rolex non aveva dimostrato che l'uso del marchio contestato trarrebbe indebito vantaggio o recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato dal Tribunale.
Commento
La decisione è particolarmente interessante in relazione alla questione della prossimità dei beni in questione alla luce della valutazione dell'ambito di protezione per un marchio notorio.
Sebbene la giurisprudenza abbia precedentemente affermato che non vi è alcuna somiglianza tra abbigliamento e, ad esempio, gioielli e orologi in termini di valutazione del rischio di confusione, sembra essere un approccio piuttosto rigoroso adottato dal Tribunale nella presente questione in quanto stiamo trattando con un rinomato marchio di lusso come ROLEX e poiché gli articoli di moda, quando si tratta di marchi di lusso e rinomati, molto probabilmente agli occhi dei consumatori possono coprire vari tipi di prodotti (di diverse categorie) come abbigliamento, gioielli e orologi. Si deve presumere che anche il carattere debole dell'elemento della corona in collisione abbia svolto un ruolo importante nel constatare che non si è verificata alcuna violazione.
Inoltre, la decisione sottolinea che non è sufficiente riferirsi semplicemente alla reputazione di un marchio e in termini generali affermare che esiste un rischio di pregiudizio. Questo rischio deve essere motivato con forti argomentazioni e prove.
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