Paten Perangkat Lunak Setelah Alice: Nasihat Mantan Penguji USPTO untuk Mengamankan Perlindungan Paten

Paten Perangkat Lunak Setelah Alice: Nasihat Mantan Penguji USPTO untuk Mengamankan Perlindungan Paten

Stempel Waktu: 16 September 2022 9
Node Sumber: 1791192

Artikel ini ditulis bersama oleh mantan pemeriksa utama USPTO, Shawn Joseph.

Sementara banyak orang di industri paten perangkat lunak lama khawatir bahwa gema akan hilang Alice berarti "ciuman kematian" untuk aplikasi paten perangkat lunak, kenyataannya saat ini lebih banyak paten perangkat lunak yang dikeluarkan daripada sebelumnya. Yang benar adalah komunitas perangkat lunak telah membuat langkah luar biasa dalam delapan tahun terakhir sejak pergolakan setelahnya Alice keputusan, dan panduan Pemeriksa USPTO yang baru telah dikeluarkan tentang cara terbaik untuk menentukan kelayakan subjek dari aplikasi paten perangkat lunak. 

Hasil dari pedoman baru ini telah meningkatkan jumlah aplikasi paten perangkat lunak yang diberikan lebih dari 22% dalam tiga tahun terakhir dengan lebih dari 60% dari semua aplikasi yang diberikan pada tahun 2020 merupakan perangkat lunak atau teknologi yang diimplementasikan komputer. Pada artikel ini kami membahas paten perangkat lunak setelah Alice dari sudut pandang mantan Pemeriksa Utama USPTO dan memberikan tip tentang cara menghindari dan mengatasi 35 USC § 101 “AlicePenolakan.

Apakah Paten Perangkat Lunak Dapat Diberlakukan?

Meskipun terus ada tajuk utama yang menunjukkan bahwa penemuan terkait perangkat lunak dan yang diimplementasikan komputer tidak dapat dipatenkan atau ditegakkan, argumen ini bertentangan dengan USPTO dan data pengadilan baru-baru ini. Tidak diragukan lagi bahwa teknologi terkait perangkat lunak tidak hanya dapat dipatenkan, tetapi juga dapat diterapkan, dan dapat bertahan dari tantangan validitas di Patent Trail and Appeal Board atau pengadilan federal. 

Kemampuan pemegang paten untuk menegakkan hak patennya dimulai pada saat patennya diterbitkan. Jika pihak yang melanggar membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor subjek yang diklaim dalam paten yang diterbitkan, pemilik paten akan memiliki jalur hukum melawan pihak yang melanggar. Ruang lingkup dan luasnya hak paten Anda ditentukan oleh klaim yang diberikan dalam paten Anda. 

Jika paten Anda mencakup bahasa klaim yang luas, maka hak Anda untuk mengecualikan orang lain jauh lebih besar daripada hak paten dengan klaim sempit. Sementara paten yang dikeluarkan pada awalnya dianggap sah, masih dapat dikenakan tantangan masa depan di USPTO melalui Ulasan Antar Bagian (IPR) proses atau tindakan pembatalan di pengadilan federal.

Apa itu Alice dan Apa Artinya untuk Paten Perangkat Lunak?

Alice Corp v. CLS Bank Internasional, 573 US 208 (2014) adalah keputusan penting Mahkamah Agung yang mengguncang fondasi paten perangkat lunak sampai ke intinya. Dalam keputusan bulat yang ditulis oleh Justice Clarence Thomas, Mahkamah Agung menyatakan bahwa klaim paten yang diberikan untuk layanan escrow elektronik yang diimplementasikan komputer diarahkan ke ide abstrak dan bukan materi pelajaran yang dapat dipatenkan.

Grafik Alice keputusan telah berdampak besar pada cara Penguji di Organisasi Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) memeriksa paten perangkat lunak. Keputusan tersebut menyusun analisis dua langkah, di mana penentuan pertama kali dibuat, apakah pokok bahasan yang diklaim dalam paten diarahkan ke gagasan abstrak. Jika ya, klaim perlu menambahkan "lebih banyak lagi" yang mewujudkan "konsep inventif".

Sementara Mahkamah Agung memasukkan beberapa contoh dari apa yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi syarat sebagai "lebih signifikan", ambiguitas keputusan dan kurangnya panduan menyebabkan masalah dalam menerapkan standar yang jelas dan konsisten oleh pengadilan yang lebih rendah dan selama pemeriksaan oleh Penguji USPTO. Efek dramatis dari keputusan Mahkamah Agung membuat banyak orang di industri perangkat lunak bertanya-tanya apakah paten perangkat lunak mereka menjadi tidak berguna dan tidak dapat diterapkan.

Bagaimana Cara Mengatasinya Alice Keputusan Saat Mematenkan Ide Perangkat Lunak Anda?

Meskipun tidak ada jaminan keberhasilan saat mengajukan aplikasi paten perangkat lunak, ada langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kemungkinan aplikasi paten Anda akan menerima Pemberitahuan Tunjangan dari Penguji USPTO.

Pertama, pertimbangkan pencarian seni sebelumnya (kadang-kadang disebut "pencarian paten"). Namun, ingatlah bahwa hasil pencarian Anda hanya sebaik pengungkapan informasi yang digunakan untuk melakukan pencarian. Oleh karena itu, pastikan Anda memberikan informasi pengungkapan, referensi, dan dokumen cetak secara menyeluruh, sebelum melakukan pencarian.

Ketika disediakan dengan pengungkapan menyeluruh, pencarian seni sebelumnya yang baik tidak hanya akan membantu Anda menentukan apakah penemuan Anda dapat dipatenkan, tetapi juga akan membantu memberi Anda gagasan tentang seberapa luas Anda dapat menyusun klaim apa pun dalam aplikasi, berdasarkan pada yang relevan. seni di bidang teknologi. Ingatlah untuk meninjau hasil pencarian sebelumnya dengan pengacara Anda dan berikan umpan balik atau "poin perbedaan" lebih lanjut antara platform perangkat lunak Anda dan referensi referensi sebelumnya yang ditemukan dalam pencarian.

Kedua, penting untuk memahami apa yang dianggap oleh Penguji USPTO sebagai "subjek yang tidak dapat dipatenkan" sebelum merancang penemuan perangkat lunak, metode bisnis, atau proses yang diterapkan komputer Anda. Penolakan materi pelajaran yang tidak dapat dipatenkan terjadi ketika Penguji berpendapat bahwa materi pelajaran dari penemuan yang diklaim tidak memenuhi syarat untuk perlindungan paten karena diarahkan ke ide abstrak atau materi pelajaran lain yang tidak dapat dipatenkan (di bawah 35 USC § 101).

Di bawah 35 USC § 101, ada empat kategori undang-undang atau jenis penemuan yang memenuhi syarat untuk perlindungan paten: proses, mesin, pembuatan, atau komposisi materi (atau perbaikan baru dan berguna daripadanya). Penemuan terkait perangkat lunak dan SaaS bisa dibilang termasuk dalam kategori penemuan "proses". Dan jika penemuan diklaim sebagai mesin (yaitu, komputer) yang mengimplementasikan proses, suatu aspek dari penemuan akan termasuk dalam kategori "mesin".

Pengadilan telah menafsirkan empat kategori undang-undang penemuan untuk mengecualikan "hukum alam, fenomena alam, dan gagasan abstrak". Istilah-istilah ini, biasanya disebut sebagai "pengecualian yudisial" untuk kelayakan paten, umumnya mengacu pada pengetahuan dasar yang tidak memenuhi syarat untuk perlindungan paten, seperti prinsip-prinsip ilmiah (misalnya, bahwa gaya sama dengan percepatan kali massa, atau F = mA), terjadi secara alami fenomena (misalnya, petir, gravitasi, sinar matahari), proses mental, dan algoritma matematika. Dalam sebagian besar kasus, dua pengecualian terakhir (proses mental, dan algoritme matematika) yang menjadi dasar dari sebagian besar penolakan terkait perangkat lunak.

Untuk membantu pelamar menavigasi perubahan untuk mengklaim interpretasi di bidang komputer, perangkat lunak, dan teknologi SaaS, USPTO telah mengeluarkan pembaruan panduan tentang kelayakan materi pelajaran. Panduan ini juga telah dimasukkan ke dalam berbagai bagian dari Manual Prosedur Pemeriksaan Paten USPTO (MPEP). MPEP § 2106 saat ini menyatakan tes kelayakan materi pelajaran melibatkan langkah-langkah berikut (sering disebut sebagai Alice Tes Dua Langkah)

  • Langkah 1: Periksa apakah klaim diarahkan ke kategori undang-undang (proses, mesin, manufaktur, komposisi materi, atau perbaikannya). Jika “tidak”, maka klaim diarahkan ke pokok permasalahan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan paten. Jika “ya”, lanjutkan ke Langkah 2A.
  • Langkah 2A: Periksa apakah klaim diarahkan pada pengecualian undang-undang (hukum alam, fenomena alam (produk alam), atau ide abstrak). Jika “tidak”, maka klaim diarahkan ke pokok permasalahan berhak untuk perlindungan paten. Jika “ya”, lanjutkan ke Langkah 2B.
  • Langkah 2B: Periksa apakah klaim menyebutkan elemen tambahan yang jumlahnya “lebih banyak secara signifikan” daripada pengecualian yudisial. Jika "tidak", maka klaim diarahkan ke materi pelajaran tidak memenuhi syarat untuk perlindungan paten. Jika “ya”, maka klaim diarahkan ke pokok permasalahan berhak untuk perlindungan paten.

Ketiga, jika Anda menerima penolakan Office Action, saya merekomendasikan langkah-langkah berikut saat menyiapkan dan menyusun Amandemen Office Action Anda:

  1. Menganalisis penalaran Penguji untuk setiap langkah tes kelayakan materi pelajaran. Hancurkan penolakan untuk memetakan dengan jelas setiap tuduhan Penguji ke Langkah masing-masing di atas.
  • Temukan kelemahan dalam penalaran Penguji untuk setiap Langkah dalam analisis:
  1. Apakah Penguji gagal menerapkan langkah-langkah dengan benar?
  2. Berkali-kali, kita telah melihat bahwa Penguji telah menyesuaikan secara paksa klaim yang ditetapkan ke dalam cetakan "ide abstrak". Periksa dengan seksama apakah ada pernyataan Penguji untuk memetakan klaim atas subjek yang tidak memenuhi syarat adalah non-faktual atau salah karakterisasi dari penemuan. Juga periksa dengan seksama apakah Pemeriksa tidak menyebutkan bagian tertentu dari klaim saat mengajukan argumennya. Kita juga sering melihat bahwa Pemeriksa menahan diri untuk berbicara tentang batasan klaim yang paling melemahkan argumennya. Terkadang, yang lebih penting dari apa yang dikatakan adalah apa yang tidak dikatakan;
  • Tinjau dan manfaatkan contoh kelayakan materi pelajaran dalam Pedoman Pemeriksaan USPTO, dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan berikut:
  1.  Apakah klaim Anda memiliki lebih banyak kesamaan dengan contoh yang "layak" atau "tidak layak"?
  2. Bisakah klaim Anda dibuat agar lebih sesuai dengan cetakan dari salah satu contoh yang "memenuhi syarat"? Dengan mempelajari pembenaran yang digunakan dalam contoh "layak", Anda akan memiliki alat yang ditambahkan ke sabuk alat Anda untuk berhasil membantah posisi Penguji;
  • Apakah klaim memberikan “konsep inventif” yang tidak dibahas dalam Office Action?
  • Apakah mungkin untuk menjelaskan bagaimana klaim tersebut termasuk dalam kategori undang-undang?
  • Menanggapi, dan berdebat, jika mungkin, analisis Penguji untuk setiap Langkah berdasarkan hal di atas;
  • Teliti Penguji Anda:
  1. Kurang umum diketahui bahwa Anda dapat mencari kasus yang sebelumnya diizinkan oleh Penguji Anda menggunakan alat seperti Pencarian Lanjutan di PatFT. Bagaimana ini bisa membantu? Karena Anda dapat menemukan contoh kasus yang diizinkan oleh Penguji yang SAMA. Anda akan menemukan bahwa Penguji sering menerapkan gaya penolakan yang sama untuk banyak kasus (hampir potong dan tempel). Jika Anda memiliki Alice penolakan, lihat contoh tanggapan yang diajukan orang lain terhadap penolakannya yang mengatasi penolakan mereka Alice penolakan dalam kasus mereka. Strategi yang sama sering berhasil lagi karena cocok dengan paradigma operasi Pemeriksa khusus Anda dan secara otomatis menyelesaikan ketidakkonsistenan pemeriksa-ke-pemeriksa dalam menerapkan standar.
  • Klaim Kerajinan untuk Menghindari Art Unit 3600

Berbicara tentang inkonsistensi pemeriksa, inkonsistensi unit seni juga ikut berperan dan harus dipertimbangkan saat menyusun permohonan paten Anda. Bukankah lebih baik menghindari penguji atau unit seni di mana peluang uang saku Anda lebih buruk sama sekali? Bukan rahasia lagi di antara para praktisi bahwa aplikasi paten yang masuk dalam metode bisnis art unit 3600 memiliki tingkat penyisihan yang jauh lebih rendah. Praktisi yang terampil mungkin dapat membantu Anda menghindari pemasangan ke unit seni 3600 yang terkenal.

Namun, dengan “targeted drafting” yang tepat, pemahaman dasar tentang proses klasifikasi USPTO merupakan persyaratan. Baru-baru ini, USPTO telah menggunakan sistem otomatis sebagai izin pertama untuk menyimpan kasus dalam unit seni. Sistem ini mencari istilah-istilah kunci dalam menyimpan bagian-bagian dalam aplikasi Anda untuk mengidentifikasi unit seni dan klasifikasi mana yang ditetapkan untuk aplikasi Anda. Yang paling penting dari bagian kunci ini adalah klaim dan abstrak Anda. Dan beberapa contoh kata kunci yang digunakan sistem ini untuk metode bisnis mungkin termasuk istilah perbankan, istilah permainan, istilah penetapan harga, dll. Lihatlah cara USPTO mendefinisikan metode bisnis untuk mendapatkan ide:

“Area Metode Bisnis USPTO adalah kumpulan bidang materi pelajaran di Pusat Teknologi 3600 yang memberikan paten terkait Pemrosesan Data: Keuangan, Praktik Bisnis, Manajemen, atau Penentuan Biaya/Harga.”

Jadi, jika invensi Anda terkait dengan salah satu kategori ini, mungkin ada baiknya, dalam permohonan paten awal Anda yang akan melalui pengklasifikasi, untuk menghindari istilah kunci di bagian penting tersebut. Harap diingat bahwa Anda selalu dapat mengubah klaim Anda di kemudian hari dalam penuntutan untuk memasukkan persyaratan tersebut, selama Anda memiliki dukungan dalam pengungkapan awal Anda.

Jangan Abaikan Nilai Wawancara Penguji

Wawancara Penguji adalah diskusi yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan Penguji, umumnya dilakukan melalui telepon, mengenai penolakan klaim dan/atau keberatan yang diuraikan dalam Tindakan Kantor dan potensi amandemen yang menangani masalah ini. Pemohon yang diwakili oleh Pengacara Paten dapat (tetapi umumnya tidak) berpartisipasi aktif dalam wawancara. Dalam beberapa kasus, Inventor dan/atau Pemohon mungkin tertarik untuk menghadiri Wawancara Penguji.

Namun, harap diingat bahwa mengatakan hal yang salah atau membuat pengakuan yang tidak benar selama Wawancara Pemeriksa dapat mempengaruhi peluang untuk mendapatkan pendaftaran paten. Dalam beberapa situasi, Wawancara mengarah ke Amandemen Pemeriksa, menempatkan klaim dalam aplikasi dalam kondisi tunjangan tanpa Pemohon harus mengajukan tanggapan formal untuk Tindakan Kantor yang belum selesai. Wawancara dapat diprakarsai oleh Penguji atau diminta oleh Pemohon.

Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan Wawancara Penguji adalah dengan sepenuhnya mempertimbangkan isu-isu yang diangkat dalam Tindakan Kantor dan cara terbaik untuk membingkai tanggapan Anda terhadap Tindakan Kantor. Kemudian Anda dapat menyiapkan agenda untuk didiskusikan. Selanjutnya, Anda dapat menghubungi Penguji dan menjadwalkan waktu yang tepat untuk membahas Tindakan Kantor dan tanggapan yang diusulkan dan mengirim email agenda dengan amandemen yang diusulkan kepada Penguji. Kemudian, Anda dapat berdiskusi dengan Penguji untuk lebih memahami alasan di balik penolakan mereka dan interpretasi mereka terhadap istilah dan frasa dan mengambil kesempatan untuk menyoroti dan mengklarifikasi kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi.

Namun, yang lebih penting, wawancara Penguji memberi Pelamar kesempatan untuk memilih otak Penguji dan/atau merasakan keramahan Penguji untuk mengizinkan klaim Anda saat ini. Banyak informasi dapat diperoleh dari percakapan singkat. Misalnya, jika Penguji tampak bersikukuh bahwa dia telah membuktikan penemuan Anda sudah ada, Anda mungkin lebih baik mengubah klaim Anda secara lebih signifikan untuk menghemat waktu dan uang Anda sendiri. Di sisi lain, jika Penguji tampaknya secara umum bersahabat dengan inovasi Anda, Anda mungkin dapat dengan mudah menanyakan modifikasi kecil apa yang harus dilakukan pada klaim Anda untuk membuat Anda mengatasi kesulitan.

Ingatlah bahwa Penguji adalah manusia, dan bersikap baik serta kooperatif bisa sangat bermanfaat.

Hindari Kesalahan Umum Ini Saat Menyusun Permohonan Paten Perangkat Lunak Anda

Menyusun aplikasi paten perangkat lunak merupakan tantangan karena sejumlah alasan. Pertama, perangkat lunak dan proses yang diimplementasikan komputer tidak termasuk dalam kerangka hukum untuk kelayakan paten. Meskipun perangkat lunak secara luas didefinisikan sebagai "program dan sistem operasi lain yang digunakan oleh komputer", jika perangkat lunak Anda hanya menjalankan fungsi rutin tertentu atau otomatisasi generik, kemungkinan besar terlalu "abstrak" untuk menjadi subjek yang dapat dipatenkan. 

Kunci saat menyusun aplikasi perangkat lunak adalah mengidentifikasi aspek baru/konsep inventif dari perangkat lunak Anda dan mengartikulasikan bagaimana perangkat lunak Anda meningkatkan fungsionalitas komputer. Anda juga harus memastikan bahwa Anda menjelaskan secara khusus semua sistem, sub-sistem, dan komponen yang digunakan untuk menjalankan proses baru Anda.

Hindari mendeskripsikan fungsionalitas umum atau sekadar melafalkan otomatisasi aktivitas manusia yang secara tradisional dilakukan secara manual atau melafalkan "tindakan konvensional dengan cara umum" saat menyusun rangkaian klaim dan deskripsi mendetail Anda. 

Jangan Lupakan Keunggulan Paten Desain 

Jangan mengabaikan nilai aplikasi paten desain untuk perangkat lunak Anda. Paten desain melindungi Antarmuka Pengguna Grafis (GUI), memuat perubahan layar, dan elemen hiasan lainnya dari perangkat lunak Anda. GUI Anda mungkin dapat dipatenkan dan dapat memenuhi persyaratan "artikel pembuatan" jika gambar dua dimensi GUI Anda ditampilkan di layar komputer, tablet, atau perangkat seluler.

Permohonan paten desain GUI Anda dapat mencakup beberapa perwujudan selama perwujudan tersebut terkait dengan satu desain GUI. Aplikasi harus menyertakan setidaknya satu area dalam garis putus-putus atau putus-putus, dan batas luar perangkat dalam garis putus-putus. Pernyataan garis putus-putus sangat penting dalam menentukan bagian mana dari GUI yang diklaim.

Paten desain untuk perangkat lunak menguntungkan karena sejumlah alasan termasuk: waktu penuntutan yang lebih cepat, tingkat tunjangan yang lebih tinggi, dan biaya pengacara yang lebih rendah serta biaya pengarsipan USPTO.

Bicaralah dengan Pengacara Paten Perangkat Lunak Berpengalaman dan Pelajari Lebih Lanjut Tentang Paten Perangkat Lunak Setelah Alice

Khawatir tentang bagaimana Alice keputusan dapat memengaruhi paten yang Anda berikan sebelumnya? Perlu nasihat hukum tentang menangani klaim paten? Grup Hukum Rapacke adalah hukum bisnis dan kekayaan intelektual yang berfokus pada kekayaan intelektual terkait perangkat lunak.

Pengacara kami termasuk mantan Penguji Utama USPTO dan pengembang yang bekerja dengan berbagai perusahaan rintisan AS dan asing untuk memastikan mereka memiliki pendekatan strategis terhadap perlindungan kekayaan intelektual mereka. Kami menawarkan layanan hukum paten dan kekayaan intelektual dengan biaya tetap yang transparan. Hubungi kami untuk menjadwalkan konsultasi gratis dengan salah satu pengacara berpengalaman kami.

Jadwalkan konsultasi gratis atau ambil kami Kuis Kekayaan Intelektual untuk memahami cara terbaik melindungi bisnis Anda dengan pengacara paten perangkat lunak yang berpengalaman.

Stempel Waktu:

Lebih dari Hukum Rapacke