"Secara hukum tidak perlu dan merugikan ekonomi proses". Peluang untuk mengubah praktik konversi EUIPO?

Keputusan baru-baru ini dari Dewan Banding Keempat EUIPO (BOA) yang berurusan dengan konversi perlu melihat lebih dekat pada instrumen ini, dan pada praktik EUIPO terkait dengan konversi (keputusan 26 September 2022, Kasus R 1241/2020-4) .

Untuk meringkas: ketika aplikasi EUTM gagal, atau EUTM terdaftar dibatalkan, itu dapat diubah menjadi aplikasi nasional di Negara-negara Anggota UE di mana dasar penolakan atau pembatalan tidak berlaku. Ini adalah "jaring pengaman" yang memuluskan konsekuensi dari "aturan semua atau tidak sama sekali" yang berkaitan dengan EUTM: Anda mendapatkannya untuk seluruh UE, atau tidak sama sekali. Konversi juga dimungkinkan setelah penarikan atau penyerahan EUTM (permohonan), dan dalam hal itu, dapat diminta untuk semua Negara Anggota karena tidak ada keputusan EUIPO yang menemukan alasan untuk penolakan atau pembatalan.

Dalam hal penarikan aplikasi, permintaan konversi, menurut Pedoman EUIPO, ditolak jika aplikasi ditarik selama periode banding setelah penolakan oleh Kantor, jika tidak ada banding yang diajukan (lih. Pedoman EUIPO untuk pemeriksaan, Bagian E, Daftar Operasi, §4.3). Dengan kata lain, mengajukan banding adalah prasyarat untuk mengajukan konversi, dan ini merupakan prasyarat yang mahal, mengingat biaya banding EUIPO adalah 720 Euro.

Keputusan BOA yang dibahas di sini telah menimbulkan keraguan serius atas praktik ini.

Tanpa basa-basi, BOA menyatakan bahwa pengajuan banding tidak diperlukan agar permintaan konversi dapat diterima. Menurut BOA, “mensyaratkan pengajuan banding hanya akan memperumit masalah dan tidak diperlukan secara hukum. Ini akan merugikan ekonomi proses jika salah satu pihak dalam proses diminta untuk mengajukan banding hanya untuk tujuan meminta konversi setelah menarik aplikasi” (§44-45).

BOA berpendapat bahwa dengan penarikan aplikasi EUTM, pemohon menghentikan proses pemeriksaan dan karena tidak ada penolakan akhir, konversi dimungkinkan. Tidak ada dasar hukum untuk persyaratan banding yang sebenarnya. Penarikan yang memungkinkan konversi tidak dapat dilihat sebagai penyalahgunaan proses. Memang, BOA menambahkan bahwa, bahkan dengan asumsi bahwa “pemohon bermaksud untuk mengajukan banding terhadap keputusan penolakan dan kemudian menarik permohonannya hanya setelah saat itu, Dewan akan menyatakan dalam keputusannya bahwa pemohon telah menghentikan proses dengan menarik permohonan EUTM-nya […] dan, sebagai akibatnya pencabutan permohonan EUTM, pemeriksaan dan proses banding menjadi tanpa tujuan. Selain itu, Dewan akan menyatakan kedua proses tersebut ditutup dan memutuskan bahwa keputusan penguji yang digugat tidak akan menjadi final. Namun, dalam waktu tiga bulan setelah penarikan, pemohon masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan permintaan konversi […]".

Satu keputusan oleh BOA biasanya tidak mengubah praktik EUIPO, tetapi kami dapat memperkirakan bahwa pemohon lain, dengan mengandalkan preseden ini, akan mencoba mengajukan permintaan konversi dalam periode banding tanpa mengajukan (dan membayar) banding apa pun. Dengan demikian akan menarik untuk melihat apakah EUIPO mendukung interpretasinya yang kaku dan menolak permintaan konversi dan apa yang akan dikatakan oleh Dewan lainnya. Jika mereka mengonfirmasi keputusan ini, EUIPO mungkin terpaksa mengubah praktiknya (kecuali jika melakukannya sendiri, sebelum kasus lain diajukan).

Akhirnya, akan menarik untuk mengetahui apakah pendekatan ini (yang dalam kasus yang dipermasalahkan dianggap ex parte prosedur, yaitu penolakan dengan alasan mutlak) juga berlaku di antar bagian proses, terutama di mana penentangan yang awalnya berhasil didasarkan pada EUTM yang mencegah konversi di semua Negara Anggota (karena EUTM menjadi dasar penolakan berlaku di mana pun di UE). Secara teoretis tidak boleh ada kendala, karena prinsipnya sama, yaitu putusan bersifat “final” hanya setelah lewatnya jangka waktu kasasi, terlepas dari ada atau tidaknya kasasi. Tapi tentu saja, kita harus menunggu dan melihat.

_____________________________

Untuk memastikan Anda tidak ketinggalan pembaruan rutin dari Blog Merek Dagang Kluwer, silakan berlangganan di sini.

UU HKI Kluwer

Grafik Survei Pengacara Siap Masa Depan 2022 menunjukkan bahwa 79% pengacara berpendapat bahwa pentingnya teknologi hukum akan meningkat untuk tahun depan. Dengan Hukum IP Kluwer Anda dapat menavigasi praktik hukum IP yang semakin global dengan informasi dan alat khusus, lokal dan lintas batas dari setiap lokasi pilihan. Apakah Anda, sebagai seorang profesional IP, siap menghadapi masa depan?

Pelajari bagaimana UU HKI Kluwer dapat mendukung Anda.