“Menjelajahi Persimpangan Merek Dagang dan Desain: Menjaga Elemen Visual dalam Kekayaan Intelektual”

Interaksi kompleks antara hukum merek dagang dan desain dalam konteks hukum kekayaan intelektual telah diperiksa oleh pengadilan dalam beberapa kesempatan. Karya ini mengkaji tindakan-tindakan yang dilakukan bersamaan dengan kasus-kasus pelanggaran desain, termasuk alasannya, kelemahan yang teridentifikasi, dan evolusi sikap mereka dari waktu ke waktu, menyoroti kasus-kasus tertentu untuk menjelaskan posisi hukum saat ini mengenai masalah ini.

Baru-baru ini dalam kasus tahun 2023 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha vs. Usaha Ritel Riddhi Siddhi^[1], soal persinggungan antara merek dan desain kembali muncul. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Delhi menguatkan perintah sementara yang melarang terdakwa menjual keyboard musik dengan desain yang mirip dengan Casio. Pengadilan menemukan bahwa keyboard terdakwa sangat mirip dengan desain Casio.

Casio telah mendaftarkan desain keyboardnya sebagai “Blueberry” pada tahun 2009, yang sangat terkait dengan merek tersebut. Penggugat berpendapat bahwa desain keyboard tergugat, yang dijual dengan merek “Nexus32”, hampir identik dengan milik mereka dan telah menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Pengadilan memutuskan bahwa desain keyboard tergugat jelas merupakan tiruan dari penggugat, sesuai dengan Designs Act. Beban untuk membuktikan kurangnya kebaruan atau orisinalitas ada pada tergugat, dan karena mereka tidak dapat memberikan bukti publikasi sebelumnya, pengadilan memutuskan bahwa desain penggugat tidak dapat dibatalkan.

Pengadilan Tinggi Delhi menguatkan perintah tersebut terhadap terdakwa, karena menemukan desain keyboard mereka tampak mirip dengan Casio dan menolak klaim kurangnya kebaruan atau orisinalitas.

Berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang tahun 1999[2], Merek dagang diartikan sebagai merek yang dapat direpresentasikan secara grafis dan mampu membedakan barang atau jasa seseorang dengan orang lain. Definisi ini secara tegas mencakup bentuk barang sebagai merek yang dapat didaftarkan.

Sebaliknya, UU Desain tahun 2000[3] mendefinisikan “desain” sebagai terbatas pada ciri-ciri bentuk, konfigurasi, pola, ornamen, atau komposisi garis atau warna yang diterapkan pada suatu benda. Pendaftaran desain memerlukan hal baru dan melarang publikasi sebelumnya. Tidak ada ketentuan mengenai hak hukum umum atau tindakan pelepasan merek desain, dan upaya hukum atas pelanggaran dibatasi pada kerangka undang-undang yang diuraikan dalam Bagian 22.[4] dari UU Desain.

Hal ini menciptakan tumpang tindih antara desain dan merek dagang, dimana bentuk dapat berfungsi sebagai keduanya. Pendaftaran merek dagang tidak memiliki persyaratan kebaruan yang sama dengan pendaftaran desain. Pengadilan telah memberikan tanggapan yang berbeda-beda mengenai adanya tindakan passing-off bersamaan dengan pelanggaran desain.

Meneliti Tanggapan Pengadilan yang Berkembang dan Kasus-Kasus Penting
Dalam kasus 1983 Perusahaan Tobu v Perusahaan Meghna^[5], pengadilan memperjelas bahwa ketika kedua belah pihak telah mendaftarkan desain, mereka tidak dapat meminta perintah pengadilan atau ganti rugi berdasarkan dua undang-undang secara bersamaan. Penggugat mengklaim pelanggaran desain dan penyerahan oleh tergugat, tetapi pengadilan memutuskan bahwa Undang-Undang Desain, 1911, tidak mengizinkan tuntutan penyerahan. Klaim semacam itu hanya diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang tahun 1958. Pengadilan menekankan bahwa hak untuk “mewariskan” adalah hak hukum umum tetapi tunduk pada ketentuan undang-undang tertentu. Karena Undang-Undang Desain tidak memberikan upaya hukum untuk melakukan passing off, tidak ada perintah yang dapat diberikan atas dasar tersebut.

Selanjutnya, di M/S Micolube India Limited v Rakesh Kumar Berdagang Sebagai Saurabh Industries & Ors^[6], pengadilan membuat pengamatan berikut:-

Mengenai Pelanggaran Desain Terdaftar:

• Tuntutan hukum atas pelanggaran desain tidak diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Desain jika kedua belah pihak adalah pemilik terdaftar, dan pendaftaran desain mencakup bentuk dan konfigurasi barang yang sama.

Mengenai Pass Off untuk Perlindungan Bentuk:

• Passing tidak dapat digunakan untuk menegakkan hak perlindungan bentuk berdasarkan Designs Act. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan terbatas tanpa memperluasnya menjadi bentuk perlindungan.

Mengenai Mengikuti Passing Off Dengan Pelanggaran Desain:

• Pengalihan dapat digunakan bersamaan dengan klaim pelanggaran desain, namun hanya dalam kasus yang terkait dengan elemen seperti merek dagang, tampilan dagang, atau fitur terkait perdagangan selain bentuk barang yang tercakup dalam pendaftaran desain.

Pengecualian untuk Melewatkan Perlindungan Bentuk:

• Pemberian perlindungan bentuk tetap tersedia selama dan setelah periode monopoli desain jika bentuk tersebut tidak tercakup dalam klaim kebaruan desain. Namun, setelah desain habis masa berlakunya, jika bentuknya merupakan bagian dari klaim kebaruan, maka bentuk tersebut menjadi bagian dari domain publik dan tidak dapat dilindungi melalui penyerahan.

Namun, dalam kasus Mohan Lal v. Sona Cat & Perangkat Keras^[7], bangku tiga hakim mengadakan yang berikut:

1. Cocok untuk Desain Terdaftar: Seseorang yang mempunyai desain terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang lain yang juga mempunyai desain terdaftar.
2. Lulus dengan Desain Terdaftar: Jika seseorang dengan desain terdaftar menggunakannya sebagai merek dagang dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, ia dapat mengambil tindakan hukum untuk membolos. Artinya mereka bisa menuntut jika ada orang lain yang menggunakan desainnya sebagai merek dagang.
3. Setelan Komposit: Namun, Anda tidak dapat menggabungkan gugatan atas pelanggaran desain terdaftar dengan tindakan passing-off. Tindakan tersebut harus merupakan tindakan hukum yang terpisah.

Sederhananya, jika seseorang memiliki desain terdaftar, maka orang tersebut dapat mengambil tindakan hukum terhadap orang lain yang memiliki desain terdaftar atau jika mereka menggunakan desainnya sebagai merek dagang. Namun jika orang tersebut ingin melakukan keduanya, maka mereka harus mengajukan dua tuntutan hukum yang terpisah: satu untuk pelanggaran desain dan satu lagi untuk pemalsuan.

Perbedaan utama antara kedua kasus ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan klaim pelanggaran desain terdaftar dengan klaim passing-off. Dalam kasus Micolube India, diklarifikasi bahwa tidak ada ketentuan untuk melakukan passing off berdasarkan Designs Act, sedangkan dalam kasus Mohan Lal, pengadilan mengizinkan tindakan terpisah tetapi tidak mengizinkan satu gugatan gabungan.

Namun pada tahun 2018, lima hakim Pengadilan Tinggi Delhi, di Kasus Pabrik Bir Carlsberg v. Pabrik Penyulingan dan Pabrik Bir Som[8], membalikkan preseden Mohan Lal sebelumnya. Keputusan baru ini memperbolehkan penggugat untuk menggabungkan dua tuntutan hukum dalam satu gugatan: satu atas pelanggaran desain terdaftarnya dan yang lainnya atas penyerahan barang-barangnya oleh tergugat.

Persoalan utamanya adalah apakah gugatan gabungan dapat mencakup baik klaim pelanggaran desain maupun klaim passing off dalam satu tindakan hukum. Pengadilan memutuskan bahwa pengadilan di Mohan Lal telah salah memahami preseden sebelumnya yang diandalkan dan bahwa kasus-kasus tersebut tidak membahas penggabungan penyebab gugatan dalam satu gugatan gabungan. Menurut putusan pengadilan, ketika klaim pelanggaran desain dan pelepasan desain muncul dari transaksi penjualan yang sama, maka hal tersebut melibatkan pertanyaan hukum dan faktual yang serupa. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya duplikasi proses hukum yang tidak perlu, sudah selayaknya kedua sebab gugatan tersebut digabungkan menjadi satu gugatan. Keputusan ini menyederhanakan proses hukum dengan memperbolehkan kombinasi hak desain dan penyerahan klaim dalam kasus-kasus tersebut.

Dalam kasus Symphony Ltd.v.Termo King India Pvt Ltd [9]., Symphony Ltd. mengajukan gugatan terhadap Thermo King India Pvt Ltd., terutama mengatasi dugaan pelanggaran hak desain dan merek dagang Symphony pada produk pendingin udara mereka. Di sisi lain, di Crocs Inc. AS v. Aqualite India & Lainnya [10], pengadilan mengklarifikasi bahwa desain terdaftar tidak dapat dijadikan merek dagang. Namun, jika fitur tambahan di luar desain terdaftar digunakan sebagai merek dagang dan telah membangun itikad baik, fitur tambahan tersebut dapat dilindungi sebagai merek dagang. Kasus-kasus ini secara kolektif menggambarkan lanskap hukum kekayaan intelektual yang terus berkembang di India.

Kasus yang sedikit berbeda, Havells India Ltd v.Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], mempertanyakan apakah satu tuntutan hukum dapat mencakup pelepasan pakaian dagang dan pelanggaran desain, dengan perselisihan yang timbul dari desain kipas yang serupa.

 Penggugat, yang memiliki registrasi desain untuk kipas langit-langit Enticer, meminta perintah pengadilan terhadap kipas angin Venice Prime tergugat, dengan tuduhan kesamaan. Pengadilan memutuskan bahwa menggabungkan klaim passing off dan pelanggaran desain untuk produk yang sama dalam satu tuntutan hukum diperbolehkan, mengikuti preseden Carlsberg. Hal ini menguntungkan penggugat, memberikan perintah sementara terhadap penggemar Venice Prime tergugat.

In Diageo Brands v. Pabrik Penyulingan Alcobrew[12], Diageo Brands, yang terkenal dengan wiski “Johnnie Walker”, memegang hak desain untuk bentuk botolnya yang unik. Mereka menggugat Pabrik Penyulingan Alcobrew, dengan tuduhan pelanggaran merek dagang dan desain karena penggunaan tanda “PILIHAN OFFICER” dan desain botol serupa oleh Alcobrew.

Pengadilan menilai kekhasan merek dagang, kesamaan desain botol, dan potensi kebingungan konsumen. Menyadari reputasi merek dan desain botol “JOHNNIE WALKER”, pengadilan memenangkan Diageo Brands. Mereka mengeluarkan perintah terhadap Alcobrew dan memberikan ganti rugi.

Kasus ini menggarisbawahi perlunya melindungi merek dagang dan desain serta upaya hukum yang tersedia bagi pemilik merek ketika kekayaan intelektual mereka menghadapi pelanggaran dalam industri minuman beralkohol.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas dan sifat hukum kekayaan intelektual yang terus berkembang di India. Perjanjian ini mencakup berbagai permasalahan, termasuk diperbolehkannya menggabungkan klaim dalam satu tuntutan hukum, perbedaan antara hak desain dan merek dagang, dan perlindungan fitur produk yang unik di pasar yang kompetitif.

---

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. v. Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] UU Merek Dagang,1999 (UU 47 Tahun 1999), S.2(1)(zb)

[3] Undang-Undang Desain,2000, S.2(d)

[4] UU Desain,2000, S.22

[5] Perusahaan Tobu v Perusahaan Meghna,(1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited v. Rakesh Kumar Trading sebagai Saurabh Industries & Lainnya, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal v. Sona Paint & Hardwares,2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Pabrik Bir Carlsberg v. Pabrik Penyulingan dan Pembuatan Bir Som,CS(COMM) 690/2018 & IA No.11166/2018

[9] Symphony Ltd. v. Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. USA v. Aqualite India & Lainnya, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd v.Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands v. Pabrik Penyulingan Alcobrew, [CS(COMM) 30/2022].

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/