Les brevets logiciels après Alice : les conseils d'un ancien examinateur de l'USPTO sur la protection des brevets

Les brevets logiciels après Alice : les conseils d'un ancien examinateur de l'USPTO sur la protection des brevets

Horodatage: 16 septembre 2022 9:57 AM
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Cet article a été co-écrit par l'ancien examinateur principal de l'USPTO, Shawn Joseph.

Alors que de nombreux acteurs de l'industrie des brevets logiciels craignaient depuis longtemps que les répercussions laissées par Alice signifiait le « baiser de la mort » pour les demandes de brevets logiciels, la réalité est aujourd'hui que plus de brevets logiciels sont délivrés que jamais auparavant. La vérité est que la communauté du logiciel a fait d'énormes progrès au cours des huit dernières années depuis les conséquences turbulentes de la Alice décision, et de nouvelles directives pour les examinateurs de l'USPTO ont été publiées sur la meilleure façon de déterminer l'éligibilité de l'objet des demandes de brevets logiciels. 

Le résultat de ces nouvelles directives a augmenté le nombre de demandes de brevets logiciels accordées de plus de 22 % au cours des trois dernières années, plus de 60 % de toutes les demandes accordées en 2020 étant des logiciels ou des technologies mises en œuvre par ordinateur. Dans cet article, nous discutons des brevets logiciels après Alice du point de vue d'un ancien examinateur principal de l'USPTO et fournissons des conseils sur la façon d'éviter et de surmonter un 35 USC § 101 "Alice« Rejet.

Les brevets logiciels sont-ils exécutoires ?

Bien qu'il continue d'y avoir un titre qui indique que les inventions liées aux logiciels et mises en œuvre par ordinateur ne sont pas brevetables ou exécutoires, cet argument est contraire aux données récentes de l'USPTO et des tribunaux. Il ne fait aucun doute que les technologies liées aux logiciels sont non seulement brevetables, mais exécutoires, et peuvent survivre à une contestation de validité devant la Commission du sentier des brevets et d'appel ou la Cour fédérale. 

La capacité d'un titulaire de brevet à faire valoir ses droits de brevet commence au moment où son brevet est délivré. Si une partie contrevenante fabrique, utilise, vend ou importe l'objet revendiqué dans le brevet délivré, le titulaire du brevet aura un recours légal contre la partie contrevenante. La portée et l'étendue de vos droits de brevet sont définies par les revendications accordées dans votre brevet. 

Si votre brevet comprend un langage de revendication large, alors votre droit d'exclure d'autres personnes est beaucoup plus large qu'il ne le serait dans le cas d'un brevet avec des revendications étroites. Bien qu'un brevet délivré soit initialement présumé valide, il peut toujours faire l'objet de contestations futures à l'USPTO par le biais de la Revue Inter Partes (DPI) ou action en invalidation devant un tribunal fédéral.

Qu’est ce qu' Alice et qu'est-ce que cela signifie pour les brevets logiciels ?

Alice Corp contre CLS Bank International, 573 US 208 (2014) était une décision historique de la Cour suprême qui a profondément bouleversé les fondements des brevets logiciels. Dans une décision unanime rédigée par le juge Clarence Thomas, la Cour suprême a statué que les revendications de brevet accordées pour des services de dépôt électronique mis en œuvre par ordinateur visaient des idées abstraites et non un objet brevetable.

Les Alice décision a eu un impact profond sur la manière dont les examinateurs de l'Organisation américaine des brevets et des marques (USPTO) examinent les brevets logiciels. La décision énonce une analyse en deux étapes, dans laquelle une décision est d'abord prise quant à savoir si l'objet revendiqué dans un brevet concerne une idée abstraite. Si oui, les revendications doivent ajouter "beaucoup plus" qui incarne un "concept inventif".

Bien que la Cour suprême ait inclus plusieurs exemples de ce qui peut ou non être qualifié de « sensiblement plus », l'ambiguïté de la décision et le manque d'orientation ont entraîné des problèmes dans la mise en œuvre de normes claires et cohérentes par les tribunaux inférieurs et lors de l'examen par les examinateurs de l'USPTO. L'effet dramatique de la décision de la Cour suprême a laissé de nombreux acteurs de l'industrie du logiciel se demander si leurs brevets logiciels étaient devenus inutiles et inapplicables.

Comment pouvez-vous surmonter le Alice décision lors du brevetage de vos idées logicielles ?

Bien qu'il n'y ait aucune garantie de succès lors d'une demande de brevet logiciel, vous pouvez prendre certaines mesures pour améliorer les chances que votre demande de brevet reçoive un avis d'acceptation de l'examinateur de l'USPTO.

Considérons tout d'abord une recherche sur l'état de la technique (parfois appelée « recherche de brevetabilité »). Cependant, rappelez-vous que les résultats de votre recherche ne sont aussi bons que les informations de divulgation utilisées pour effectuer la recherche. Par conséquent, assurez-vous de fournir des informations détaillées, des références et des documents imprimés avant d'effectuer votre recherche.

Lorsqu'elle est fournie avec une divulgation complète, une bonne recherche sur l'état de la technique vous aidera non seulement à déterminer si votre invention est brevetable, mais vous aidera également à vous faire une idée de la manière dont vous pouvez rédiger les revendications dans la demande, en fonction des éléments pertinents. l'art dans le domaine de la technologie. N'oubliez pas d'examiner les résultats de la recherche d'antériorité avec votre avocat et de fournir des commentaires ou d'autres « points de distinction » entre votre plate-forme logicielle et les références d'antériorité citées trouvées dans la recherche.

Deuxièmement, il est important de comprendre ce que l'examinateur de l'USPTO considère comme un « objet non brevetable » avant de rédiger votre invention logicielle, votre méthode commerciale ou votre processus mis en œuvre par ordinateur. Les rejets d'objets non brevetables se produisent lorsque l'examinateur fait valoir que l'objet de l'invention revendiquée n'est pas éligible à la protection par brevet parce qu'il concerne une idée abstraite ou un autre objet non brevetable (en vertu de 35 USC § 101).

En vertu de l'article 35 USC § 101, il existe quatre catégories ou types statutaires d'inventions éligibles à la protection par brevet : procédé, machine, fabrication ou composition de matière (ou toute amélioration nouvelle et utile de celle-ci). Les inventions liées aux logiciels et SaaS relèvent sans doute de la catégorie des inventions « de processus ». Et si l'invention est revendiquée comme une machine (à, ordinateur) qui met en œuvre le procédé, un aspect de l'invention relèverait de la catégorie « machine ».

Les tribunaux ont interprété les quatre catégories statutaires d'inventions pour exclure « les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites ». Ces termes, communément appelés « exceptions judiciaires » à l'éligibilité aux brevets, font généralement référence à des connaissances de base qui ne sont pas éligibles à la protection par brevet, telles que des principes scientifiques (par exemple, que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération, ou F = mA), d'origine naturelle. phénomènes (par exemple, la foudre, la gravité, la lumière du soleil), les processus mentaux et les algorithmes mathématiques. Dans la majorité des cas, ce sont les deux dernières exceptions (processus mentaux et algorithmes mathématiques) qui sont à la base de la plupart des rejets liés aux logiciels.

Pour aider les candidats à naviguer dans les changements pour réclamer des interprétations dans les domaines de l'informatique, des logiciels et de la technologie SaaS, l'USPTO a publié une mise à jour conseils sur l'éligibilité de la matière. Ces directives ont également été incorporées dans diverses sections du Manuel de procédure d'examen des brevets (MPEP) de l'USPTO. MPEP § 2106 stipule actuellement que le test d'éligibilité à la matière implique les étapes suivantes (souvent appelées Alice Test en deux étapes)

  • Étape 1 : Vérifier si la revendication porte sur une catégorie légale (procédé, machine, fabrication, composition de matière ou amélioration de celle-ci). Si « non », la revendication porte sur l'objet inéligible pour la protection par brevet. Si « oui », passez à l'étape 2A.
  • Étape 2A : Vérifiez si la revendication porte sur une exception statutaire (lois de la nature, phénomènes naturels (produit de la nature) ou idée abstraite). Si « non », la revendication porte sur l'objet admissibles pour la protection par brevet. Si « oui », passez à l'étape 2B.
  • Étape 2B : Vérifiez si la demande énonce des éléments supplémentaires qui représentent « nettement plus » que l'exception judiciaire. Si « non », la revendication porte sur l'objet inéligible pour la protection par brevet. Si "oui", la revendication porte sur l'objet admissibles pour la protection par brevet.

Troisièmement, si vous recevez un rejet d'action administrative, je recommande les étapes suivantes lors de la préparation et de la rédaction de votre amendement d'action administrative :

  1. Analysez le raisonnement de l'examinateur pour chaque étape du test d'admissibilité de la matière. Décomposer le rejet pour mapper clairement chacune des allégations de l'examinateur à l'étape respective ci-dessus.
  • Trouvez toute faiblesse dans le raisonnement de l'examinateur pour chaque étape de l'analyse :
  1. L'examinateur a-t-il omis d'appliquer correctement l'une des étapes ?
  2. Plusieurs fois, nous avons vu qu'un examinateur a forcé un ensemble de réclamations dans un moule « d'idée abstraite ». Vérifiez attentivement si l'une des déclarations de l'examinateur pour faire correspondre la revendication à un objet inéligible n'est pas factuelle ou constitue une mauvaise caractérisation de l'invention. Vérifiez également de près si l'examinateur n'a tout simplement pas mentionné des parties particulières de la demande lors de son argumentation. Nous voyons aussi souvent qu'un examinateur s'abstient de parler des limitations de revendication qui affaibliraient le plus son argumentation. Parfois, plus important que ce qui a été dit est ce qui n'a pas été dit ;
  • Examinez et utilisez les exemples d'éligibilité de la matière dans le Guide d'examen de l'USPTO, en gardant à l'esprit les questions suivantes :
  1.  Vos revendications ont-elles plus de choses en commun avec les exemples « éligibles » ou « inéligibles » ?
  2. Vos revendications peuvent-elles être mieux adaptées au moule de l'un des exemples « éligibles » ? En apprenant les justifications utilisées dans les exemples "éligibles", vous aurez des outils ajoutés à votre ceinture d'outils pour argumenter avec succès contre la position de l'examinateur ;
  • Les revendications fournissent-elles un « concept inventif » qui n'est pas abordé dans l'Office Action ?
  • Est-il possible d'expliquer comment la réclamation relève d'une catégorie légale?
  • Répondre et argumenter, si possible, à l'analyse de l'examinateur pour chaque étape sur la base de ce qui précède ;
  • Recherchez votre examinateur :
  1. Il est moins connu que vous pouvez rechercher des cas précédemment autorisés par votre examinateur à l'aide d'outils tels que la recherche avancée dans PatFT. Comment cela peut-il aider ? Parce que vous pouvez trouver des exemples de cas autorisés par le même examinateur. Vous constaterez que les examinateurs appliquent souvent le même style de refus à de nombreux cas (presque copier-coller). Si vous avez un Alice rejet, jetez un coup d'œil aux exemples de réponses que d'autres ont déposées à ses rejets qui ont surmonté leur Alice rejets dans leurs dossiers. Les mêmes stratégies fonctionnent souvent à nouveau car elles correspondent au paradigme de fonctionnement de votre examinateur particulier et résolvent automatiquement les incohérences entre examinateurs dans l'application des normes.
  • Réclamations artisanales pour éviter l'unité d'art 3600

En parlant d'incohérences des examinateurs, les incohérences des unités artistiques entrent également en jeu et doivent être prises en compte lors de la rédaction de votre demande de brevet. Ne serait-il pas préférable d'éviter un examinateur ou une unité d'art où vos chances d'allocation sont pires ? Ce n'est un secret pour personne parmi les praticiens que les demandes de brevet déposées dans l'unité 3600 d'art des méthodes commerciales ont un taux d'allocation considérablement inférieur. Des praticiens qualifiés pourront peut-être vous aider à éviter d'être rattaché à la tristement célèbre unité d'art 3600.

Cependant, avec la bonne "rédaction ciblée", une compréhension de base du processus de classification de l'USPTO est une exigence. Récemment, l'USPTO a utilisé des systèmes automatisés comme première passe pour inscrire des affaires au sein des unités artistiques. Ces systèmes recherchent des termes clés dans les parties conservées de votre application pour identifier l'unité artistique et la classification attribuées à votre application. Les plus importants de ces éléments clés sont vos revendications et votre résumé. Et quelques exemples de mots clés que ces systèmes utilisent pour les méthodes commerciales peuvent inclure des termes bancaires, des termes de jeu, des termes de tarification, etc. Jetez un œil à la façon dont l'USPTO définit les méthodes commerciales pour vous faire une idée :

"Le domaine des méthodes commerciales de l'USPTO est un ensemble de domaines thématiques du Technology Center 3600 qui accorde des brevets liés au traitement des données : finances, pratiques commerciales, gestion ou détermination des coûts/prix."

Donc, si votre invention est liée à l'une de ces catégories, il peut être judicieux, dans votre demande de brevet initiale qui passera par le classificateur, d'éviter les termes clés dans ces parties clés. Veuillez garder à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos revendications à un stade ultérieur de la poursuite pour inclure ces termes, tant que vous avez eu un soutien dans votre divulgation initiale.

Ne négligez pas la valeur d'un entretien avec un examinateur

Une entrevue avec l'examinateur est une discussion préprogrammée avec l'examinateur, généralement menée par téléphone, concernant les rejets de réclamation et/ou les objections décrites dans l'action du Bureau et les modifications potentielles répondant à ces préoccupations. Les demandeurs représentés par un conseil en brevets peuvent (mais généralement ne le font pas) participer activement à l'entretien. Dans certains cas, l'inventeur et/ou le demandeur peuvent être intéressés à assister à l'entretien avec l'examinateur.

Cependant, veuillez garder à l'esprit que dire la mauvaise chose ou faire une admission inappropriée lors d'un entretien avec un examinateur peut affecter les chances d'obtenir un enregistrement de brevet. Dans certaines situations, l'entretien conduit à une modification de l'examinateur, plaçant les revendications dans la demande en condition d'une indemnité sans que le demandeur ait à déposer une réponse formelle à une action administrative en suspens. Les entrevues peuvent être initiées par l'examinateur ou demandées par le demandeur.

L'une des meilleures façons de se préparer à un entretien avec un examinateur consiste à examiner pleinement les problèmes soulevés dans l'action de l'Office et la meilleure façon de formuler votre réponse à l'action de l'Office. Ensuite, vous pouvez préparer un ordre du jour des points à discuter. Ensuite, vous pouvez contacter l'examinateur et planifier un moment opportun pour discuter de l'action de l'Office et de la réponse proposée et pour envoyer l'ordre du jour avec toutes les modifications proposées à l'examinateur. Ensuite, vous pouvez discuter avec l'examinateur pour mieux comprendre le raisonnement derrière ses rejets et son interprétation des termes et des phrases et en profiter pour mettre en évidence et clarifier tout malentendu ou différence d'interprétation.

Mais, plus important encore, les entretiens avec l'examinateur donnent aux candidats l'occasion de choisir le cerveau de l'examinateur et/ou d'avoir une idée de l'amabilité de l'examinateur à autoriser vos réclamations actuelles. Beaucoup d'informations peuvent provenir d'une conversation rapide. Par exemple, si l'examinateur semble catégorique sur le fait qu'il a prouvé que votre invention existe déjà, vous feriez peut-être mieux de modifier vos revendications de manière plus significative pour économiser du temps et de l'argent. D'un autre côté, si l'examinateur semble généralement favorable à votre innovation, vous pourrez peut-être simplement demander quelles modifications mineures devraient être apportées à vos revendications pour vous aider à passer le cap.

N'oubliez pas que les examinateurs sont des humains et qu'être gentil et coopératif peut faire beaucoup.

Évitez ces erreurs courantes lors de la rédaction de votre demande de brevet logiciel

La rédaction d'une demande de brevet logiciel est difficile pour un certain nombre de raisons. Premièrement, les logiciels et les processus mis en œuvre par ordinateur ne s'inscrivent pas parfaitement dans le cadre légal de l'admissibilité aux brevets. Bien que les logiciels soient définis au sens large comme des « programmes et autres systèmes d'exploitation utilisés par un ordinateur », si votre logiciel exécute simplement certaines fonctionnalités de routine ou une automatisation générique, il est probablement trop « abstrait » pour être un objet brevetable. 

La clé lors de la rédaction d'une application logicielle consiste à identifier les nouveaux aspects / concepts inventifs de votre logiciel et à expliquer comment votre logiciel améliore les fonctionnalités de l'ordinateur. Vous devez également vous assurer de décrire avec précision tous les systèmes, sous-systèmes et composants utilisés pour exécuter votre nouveau processus.

Évitez de décrire une fonctionnalité générique ou simplement de réciter l'automatisation de l'activité humaine qui a traditionnellement été effectuée manuellement ou de réciter des « actions conventionnelles de manière générique » lors de la rédaction de votre ensemble de revendications et de votre description détaillée. 

N'oubliez pas les avantages d'un brevet de conception 

Ne négligez pas la valeur d'une demande de brevet de conception pour votre logiciel. Les brevets de conception protègent les interfaces utilisateur graphiques (GUI), les changements d'écran de chargement et d'autres éléments décoratifs de votre logiciel. Votre GUI peut être brevetable et répondre à l'exigence d'« article de fabrication » si l'image bidimensionnelle de votre GUI est affichée sur un écran d'ordinateur, une tablette ou un appareil mobile.

Votre demande de brevet de conception d'interface graphique peut inclure plusieurs modes de réalisation tant que ces modes de réalisation se rapportent à une seule conception d'interface graphique. La demande doit inclure au moins une zone en pointillés ou en pointillés, et la limite extérieure de l'appareil en pointillés. Une déclaration de ligne brisée est essentielle pour définir quelles parties de l'interface graphique sont réclamées.

Les brevets de conception de logiciels sont avantageux pour un certain nombre de raisons, notamment : un délai de poursuite plus rapide, des taux d'allocation plus élevés et des frais d'avocat et des frais de dépôt auprès de l'USPTO réduits.

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