À notre avis, ils le devraient, mais le Tribunal en a décidé autrement le 27 janvier 2021 dans l'affaire T-817/19, concluant essentiellement que la coïncidence dans un élément non distinctif conduira toujours à une conclusion de risque de confusion.
OmniVision GmbH, propriétaire d'une MUE «HYLO-VISION» enregistrée, entre autres, pour des préparations médicales, a formé une opposition contre la demande de MUE «HYDROVISION» (figurative) d'Olimp Laboratories sp. z oo, désignant, entre autres, les produits pharmaceutiques, notamment ceux destinés aux maladies des yeux.
HYLO-VISION contre
La division d'opposition a constaté un risque de confusion et la chambre de recours (BOA) a confirmé. La BOA a considéré que l'élément « vision » des marques en conflit et l'élément « hydro » de la marque demandée avaient un faible caractère distinctif par rapport aux produits en cause, alors que l'élément « hylo » de la marque antérieure était distinctif par rapport à ces produits; puis elle a considéré que les deux signes dans leur ensemble étaient visuellement dans une mesure moyenne, phonétiquement très similaires et que, sur le plan conceptuel, soit ils étaient partiellement similaires, soit la comparaison conceptuelle était neutre.
La candidature d'Olimp Laboratories au GC n'a pas été retenue. Le GC a convenu avec la BOA que l'élément « vision », commun aux marques en conflit, avait un faible caractère distinctif ; elle a également admis que le préfixe « hydro » avait un faible caractère distinctif car il serait perçu par le public pertinent comme faisant référence à l'eau et, en tant que telle, aux caractéristiques des produits en cause, à savoir l'hydratation des yeux. Enfin, le GC a considéré que HYLO était distinctif.
Par conséquent, le Tribunal a considéré que les signes en cause différaient conceptuellement en raison de la présence des préfixes « hylo » et « hydro », alors qu'ils étaient, pour la partie du public pertinent qui comprend le terme « vision », conceptuellement similaires en partie. Le demandeur a fait valoir et le GC a convenu qu'en principe, les consommateurs ont tendance à se concentrer davantage sur le premier élément d'une marque. Néanmoins, dans une appréciation globale, le GC a constaté que la similitude visuelle et phonétique des signes était très élevée, notamment en raison des terminaisons identiques « vision ». Ceci, combiné à l'identité entre les produits, conduirait à un risque de confusion. Les différences entre les éléments initiaux « hylo » et « hydro » ne pouvaient éviter la confusion.
Ce raisonnement semble toutefois quelque peu incompatible avec la jurisprudence de la CJUE.
Pris isolément, il est très discutable de savoir si HYLO et HYDRO seraient jamais considérés comme similaires (même visuellement) de manière à prêter à confusion uniquement en raison du « HY » initial et du « O » final. Cela s'explique principalement par le fait que la signification conceptuelle de HYDRO est claire et spécifique (pour reprendre les termes de la CJUE) de sorte qu'elle peut être saisie immédiatement par le public concerné, et donc la différence conceptuelle entre HYDRO et HYLO "peut contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques entre eux » (voir dernières C‑449/18 P et C‑474/18 P – MESSI, précité, § 85), à supposer même que ces similitudes visuelles et phonétiques existaient en premier lieu. Cependant, l'ajout d'un terme comme VISION, que le même GC reconnaît faible et descriptif, change l'équation et l'appréciation globale sur la confusion.
Bien que ce ne soit pas la première fois que les tribunaux de l'UE constatent un risque de confusion en raison d'éléments faibles (ici commenté "UE : Marques pharmaceutiques et cosmétiques – confusion en raison d'éléments faibles »), cette décision est remarquable car la marque antérieure était composée d'un élément supposé distinctif (HYLO) et, d'une manière générale, lorsque des marques partagent un élément présentant un faible (ou aucun) degré de caractère distinctif, l'appréciation du risque de confusion doit porter sur l'élément impact des éléments non coïncidents sur l'impression d'ensemble des marques (cf. Pratique Commune CP5). Ainsi, s'il est vrai que, dans l'appréciation globale, les marques doivent être considérées comme un « ensemble », en ne tenant compte que des éléments négligeables, cette affaire semblerait indiquer que pour des signes qui se trouvent partager la même longueur et le même motif, la « valeur » de éléments communs non distinctifs/faibles/descriptifs est supérieur à celui des éléments distinctifs. Ce n'est pas tout à fait convaincant, même si ce n'est pas nouveau dans la sagesse luxembourgeoise.
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